domingo, 9 de junio de 2013

ESPAÑA. marca farmacéutica. Confundibilidad. Riesgo de confusión.


Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

STS 5285/2012

Nº de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012




I  -  COMENTARIO
 
Autor: Noelia Abreu


Las titulares de la marca “botox” interpusieron demanda de juicio ordinario contra Cosmética Tecnica S.A,  alegando que esta ultima había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca “botuxyne”, ya que la misma esta imitando a la marca  registrada “botox”  con la finalidad de inducir a engaño al consumidor.

Como primer punto a resaltar debemos decir que la marca “botox” es una marca notoria conocida en buena parte del mundo. Por lo tanto, a mi entender, al pertenecer a dicha categoría de marcas con una trayectoria conocida a nivel internacional y un gran mérito fruto del trabajo y esfuerzo por parte de sus titulares, puede existe una clara intención de explotar la reputación de dicha marca por parte de los demandados, apropiándose del esfuerzo ajeno para obtener ganancias. Lo antes explicado constituye uno de los supuestos de competencia desleal. Al existir presunta intención, es que se alega la mala fe y citando el articulo 51 inciso b de la ley 17/2001 el cual establece como causal de la nulidad absoluta de la marca el hecho de actuar de mala fe al solicitarla. Si afirmamos esto, y dados los motivos antes fundados Podemos justificar la acertada solución de declarar la anulación de la marca.

Por otro lado cabe hacer una apreciación que en la sentencia no se exteriorizo y es el hecho de que el prefijo “BOT” utilizado al comienzo de dichas marcas, refiere a una  toxina botulínica, por lo tanto es de uso común y no es procedente que una marca se adueñe de el. Por lo tanto al igual que el caso anterior cabe  tenerse en cuenta el resto de los vocablos “ox” y “uxyne”, cuya similitud radica únicamente en la utilización de la letra “X”.

Una vez hechas las anteriores precisiones debemos afirmar  que, por mas que las marcas compartan el prefijo BOT  que es de uso común y solo la letra x al final, la marca botox posee las características mencionadas y como tal debe ser tomada en cuenta especialmente y con mas delicadeza que el resto de las marcas, ya que dada su trayectoria puede inducir a imitaciones y aprovechamientos de reputación ajena, cosa que creo que ocurrió en la sentencia analizada.




II - TEXTO DE LA SENTENCIA


Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

STS 5285/2012

Nº de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012

Casación

Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL





En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Allergan, Inc y Allergan, S.A.U., representadas por la Procurador de los Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial

de Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megias, en representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., en concepto de parte recurrente. La parte recurrida Cosmética Técnica, SA, no se ha personada ante esta Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Procurador de los Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, obrando en representación de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U., interpuso demanda de juicio ordinario contra Cosmética Técnica, SA. En dicha demanda, la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera sociedad citada producía especialidades farmacéuticas, las cuales comercializaba en más de cien países en el mundo. Que, entre los productos que elaboraba dicha sociedad, se encontraba un medicamento, producido a partir de la toxina botulínica, con eficacia para variadas patologías, entre ellas, la consistente en eliminar las arrugas. Que dicho producto era vendido con la marca " botox ", de extraordinaria notoriedad, en buena parte del mundo. Que Allergan S.A.U.

era una filial de la anterior, titular de todas sus acciones.

También alegó que Allergan Inc. era titular de las marcas españolas números 1652789, "Botos ", 1737252, " Allergan B o tox ", 1999812, " B o tox ", 2351365, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2365582351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex", 2351366, " B o tox " con un dibujo, y de las marcas comunitarias números 1923986, "Bo tox " B o toxBotulinun Toxin Type a Purified Naurotoxin Complex " , 199481, " B o tox ", 2015832, " B o tox " con un dibujo, 2575371, " It,s not magic, its B o tox ", con un dibujo, y 3700317, " B o tox ". Que la especialidad farmacéutica conocida como " Botox " se obtenía de una neurotoxina producida por la bacteria clostridium botulinum, y estaba indicada para el tratamiento de trastornos neuromusculares. Que la misma cubría el noventa por ciento del mercado mundial de neuromoduladores.

Añadió la representación procesal de las demandantes que la marca "Botox " era notoria, como habían declarado numerosas sentencias y evidenciaba su publicidad.

También alegó que la demandada, Cosmética Técnica, SA, había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca española número 2606725, " Botuxyne ", solicitada el quince de julio de dos mil cuatro, ya que había imitado sus preferentes marcas registradas para engañar al consumidor del producto y aprovecharse de la notoriedad de aquellas.

Afirmó la representación procesal de las demandantes que era aplicable el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, por haber obtenido la demandada el registro de mala fe. Que también lo era el artículo 55.1.e) de la misma Ley , al proceder la declaración de caducidad de la marca por mala fe. Que el registro era, además, nulo por riesgo de confusión, de conformidad con los artículos 6 y 8 de la citada Ley .

Y que, finalmente, debía ser aplicado el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

En el suplico de la demanda interesó la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que " declare: 1.1. Que Allegarn Inc. Ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo <Botox>. 1.2. Que la marca <D.Botuxyne> ha sido solicitada de mala fe. 1.3. Que la marca <D.Botuxyne> es susceptible de generar engaño. 1.4. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad o, en su defecto, la caducidad de la marca <D.Botuxyne>. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare que el uso que la demandada hace de la marca la marca <D.Botuxyne> constituye un acto de violación de la marca prioritaria <Botox>. 2. Condene a la demanda: 2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.2. A abstenerse

en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulta confundible con la marca <Botox>. 2.3. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo objeto de la acción. 2.4. A indemnizar a Allergan Inc. en concepto de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados. 3. Ordene en su día la cancelación de la marca <D.Botuxyne> remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada ".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil seis , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 616/06.

La demanda fue ampliada por escrito registrado el veinticinco de octubre de dos mil seis. En él, la representación procesal de las demandantes interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, además de los pedimentos contenidos en aquella, la condena de la demandada a "indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de treinta mil euros (30.000 #), (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el ocho por ciento a la cifra de negocio realizada por la demandada con la marca litigiosa, (iii) y, en todo caso, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados ".

Cosmética Técnica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta Sánchez Vallecillos.

La representación procesal de dicha litigante contestó la demanda, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que no eran ciertos los hechos afirmados en la demanda, salvo los que expresamente reconociera ella. Que, en todo caso, había actuado de buena fe y con transparencia total al registrar su marca. Que, además, eran muchas las marcas con la sílaba " Bot " en el comienzo de su denominativo. Que quien había obrado de mala fe habían sido las demandantes.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona una sentencia que desestime "íntegramente la demanda suscitada de contrario y todo ello con expresa condena en costas a la parte actora ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona dictó sentencia, con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva:

" Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Lorena Moreno Rueda, Procurador de los Tribunales, y de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra Cosmética Técnica, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta Sánchez Vallecillos, debo acordar y acuerdo: 1º) Declarar la nulidad de la marca 2606725 <D.Botuxyne>. 2º) Condenar a la demandada al cese en el uso de la citada marca y de cualquier otro que resulta confundible con la marca de la actora <Botox>, retirando del mercado cualquier producto o material publicitario y comercial en los que figure dicho signo. 3º) Condenar a la parte demandada al pago de mil ochocientos ochenta y siete euros, con cuarenta y dos céntimos (1887,42 #), en concepto de daños y perjuicios. 4º) Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales ".

CUARTO. La representación procesal de las dos sociedades demandantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, de veinticuatro de julio de dos mil siete, posteriormente impugnada también por la demandada.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se repartieron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 894/07, y dictó sentencia, con fecha nueve de octubre de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra la sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y estimando íntegramente la impugnación formulada a su vez por la demandada Cosmética Técnica, SA, revocamos parcialmente la sentencia, en el sentido de eliminar la condena en costas a la demandada, debiendo cada parte pagar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Las costas de la alzada

derivadas de la desestimación del recurso de la actora le son impuestas a ésta. No se hace condena en costas en la alzada por las costas derivadas de la estimación de la impugnación de la demandada ".

QUINTO. La representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Dicho Tribunal de apelación, por providencia de trece de enero de dos mil nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dos de febrero de dos mil diez , decidió: " 1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 894/2007 , dimanante de los autos de juicios ordinario número 616/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona ".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

ÚNICO. La infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia - sentencias de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil siete -.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no se ha personado.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el siete de junio dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

En las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D- Botuxyne") , inscrita a nombre de la demandada, Cosmética Técnica, SA. Dicha acción la había ejercitado en la demanda Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto

con Allergan S.A.U., su filial en España -.

Dos fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados declararon la nulidad de la marca "D-Botuxyne " de la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas; y la absoluta que introdujo el artículo 51, apartado 1, letra b), de la misma Ley .

Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se examinan.

SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de las

demandantes.

El Juzgado de Primera Instancia condenó a Cosmética Técnica, SA, conforme a lo pretendido en la demanda, a indemnizar a Allergan Inc. y a Alergan S.A.U, por los daños producidos por el uso de la marca luego anulada.

En concreto, lo hizo en la medida establecida en el artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2001 , dada la falta de prueba de los daños y perjuicios alegados por las demandantes.

La Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación de las actoras, en reclamación una mayor extensión cualitativa de la condena a la indemnización de daños - como se ha dicho, causados por haber estado usando la demandada una marca que luego fue anulada con alcance retroactivo - consideró que la misma no estaba prevista en la Ley 17/2001 y, por ello, que las perjudicadas deberían haber ejercitado las acciones previstas, a tal fin, ya en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, ya en el artículo 1902 del Código Civil .

Sin embargo, para no incurrir en una " reformatio in peius ", dado que el pronunciamiento de condena sólo había sido recurrido por las demandantes, mantuvo la condena de la demandada a la indemnización establecida en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y tan sólo modificó el régimen de las costas.

Allergan Inc. y Allergan S.A.U. no están conformes con dicha argumentación ni con la medida de la indemnización determinada en la sentencia de primera instancia, razón por la que, en el único motivo de su recurso de casación, acusan la infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Afirman que la jurisprudencia - sentencias 29/2007, de 25 de enero , y 74/2007, de 8 de febrero -, en los casos en que se hubiera anulado una marca con declaración de mala fe del solicitante de su registro, ha establecido la procedencia de la condena de quien usó la anulada a indemnizar daños y perjuicios al titular de la prioritaria.

TERCERO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

I. Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que

ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril -.

Las sentencias números 169/1995, de 6 de marzo , 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del registro de cobertura se acumule la de violación de la marca prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone que la declaración de nulidad no opera " ex nunc ", sino " ex tunc ", como regla, lo que implica entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley.

Las sentencias 29/2007, de 25 de enero , y 74/2007, de 8 de febrero , en aplicación del artículo 50, apartado 2, de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre , declararon procedente la condena del titular del signo anulado a indemnizar al de la marca prioritaria perjudicado por el uso de aquel, al haber actuado de mala fe.

Conforme a la mencionada doctrina y por concurrir en el caso enjuiciado los indicados requisitos objetivos y subjetivos, procede declarar que era conforme a derecho la estimación de la acción de indemnización de daños ejercitada en la demanda por Allergan Inc. y Allergan S.A.U contra Cosmética Técnica, SA, por razón de que su marca fue anulada por haberla solicitado de mala fe - en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

A ello hay que añadir - aunque sólo sea a mayor abundamiento - que, en la aplicación de la vigente Ley 17/2001, la sentencia 177/2012, de 4 de abril , interpretó el apartado 2 del artículo 54 de dicha Ley en el sentido de que la mala fe a que la norma se refiere en su apartado 2 es exigible sólo en el caso que específicamente contempla, ya que, en los demás de anulación del registro de una marca y declaración de la infracción de otra prioritaria, deben ser aplicadas las reglas generales contenidas en el artículo 42 de la misma Ley , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, " en todo caso ", en los supuestos del apartado 1 y, si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada, en los supuestos previstos en

el apartado 2.

II. No obstante lo cual, como se expuso, la sentencia de apelación, pese a que declaró que el Juzgado de lo Mercantil debería haber desestimado la acción de condena de la demandada a la indemnización de daños, mantuvo en su integridad el correspondiente pronunciamiento para no incurrir en "reformatio in peius ".

Como pone de relieve la sentencia 345/2011, de 31 de mayo - con cita de varias - el recurso de casación no se da contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento ni sobre bases hipotéticas ni como meros "obiter dicta ", sino contra lo que es "ratio" y se refleja en el fallo que se recurre, de tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión

judicial son irrelevantes a los fines de la casación.

Ello sentado, lo que pretende la recurrente es que la medida de la indemnización se incremente respecto de la establecida en la primera instancia, al alegar que sufrió otros daños a los que no se había referido la sentencia apelada.

Tal alegación carece del necesario soporte probatorio, como declaró el órgano judicial de la primera instancia, por lo que procede mantener su decisión al respecto.

CUARTO. Régimen de las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sobre las costas del recurso de casación, que estimamos, no procede especial pronunciamiento, ya que la argumentación de la sentencia recurrida dotaba de incerteza a la justificación de la interposición del recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha nueve de octubre de dos mil ocho .

No formulamos pronunciamiento de condena en costas del recurso desestimado.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


COLOMBIA. Marca farmacéutica. Confundibilidad. Riesgo de confusión.


Pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, del Consejo de Estado.

Bogotá, 13 de setiembre de 2007

Radicación numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01


I - COMENTARIO

Autor: Noelia Abreu


La sentencia trata de dos marcas en cuestión, una que se registro primero en el tiempo, la misma es la marca XENICAL, y otra registrada con posterioridad XEGNAL. Se alega que ambas marcas son confundibles y que ambos signos distinguen productos farmacéuticos, es decir de la clase 5.

Al respecto cabe hacer un primer comentario relevante, el mismo es que en la determinación de dicha confusión  no se debe tener en cuenta el prefijo “XE” utilizado al comienzo de ambas marcas ya que este es de uso común, y por lo tanto no corresponde a ninguna marca adueñarse de el o querer imponer su uso exclusivo; por ello  no podemos basarnos en este para alegar la confusión entre ambas. Por lo tanto los vocablos en cuestión se reducen a “NICAL” Y “GNAL” entre los cuales se debe afirmar que si existe la alegada similitud, ya que si bien no cuentan con el mismo numero de letras (en una hay cinco letras y en la otra hay cuatro), existe una pronunciación similar y ambas terminan en “NAL”.

Un punto a resaltar es que al tratarse de productos farmacéuticos que pueden ser influyentes en la salud y hasta en la propia calidad de vida y bienestar de los consumidores, a mi entender,  es primordial tener en cuenta la protección  dichos derechos del consumidor y no dejar de hacer énfasis en ellos. Por lo tanto me parece acertada la exigencia rigurosa del examinador al tratarse de una materia tan delicada.

Dado esto, es esencial por lo tanto no perder de vista la impresión que el consumidor medio tiene sobre las mismas, y colocarse en su lugar, tomando en cuenta que por lo expresado en la sentencia, estamos ante una sociedad donde se da la “cultura curativa personal” donde muchas personas se auto recetan, en este contexto resulta aun mas arriesgado que ambas marcas presenten tales similitudes que pueden dar lugar a confusiones y errores con consecuencias graves a la salud y calidad de vida de estos.





II - TEXTO DE LA SENTENCIA



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO



Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)



Radicación numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01



Actor: SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



 

Referencia: ACCION DE NULIDAD



 

La SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 13998 de 30 de junio de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE UN REGISTRO”; 24164 de 28 de septiembre de 2000  “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 35228 de 28 de diciembre de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

1.- La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., por conducto de apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro de la marca nominativa XEGNAL para distinguir un producto farmacéutico limitado a un medicamento formulado para la disfunción eréctil.

 

2.- Señala que la anterior solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 486 de 29 de noviembre de 1999 y frente a la misma la actora presentó observaciones con base en el registro previo de la marca XENICAL, certificado núm. 157.955, que distingue “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, clase 5.

 

Explica que la observación se fundó en que las marcas XEGNAL y XENICAL son confundibles y que ambos signos distinguen “productos farmacéuticos”, es decir, los mismos productos.

 

4.- Afirma que mediante Resolución 13998 de 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la observación propuesta, declarándola infundada y concedió el registro de la marca XEGNAL para distinguir un “producto farmacéutico” limitado a un “medicamento formulado para disfunción eréctil”, acto frente al cual interpuso los recursos de reposición y de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 81 y 83 de la Decisión  344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

A su juicio, el artículo 83, literal a) contempla dos presupuestos de hecho: que los signos sean confundibles  por ser idénticos o por la semejanza que existe entre ellos ; o que los signos distingan los mismos productos o  productos de los cuales el uso de la marca puede inducir al publico a error.

 

Explica que la confusión resulta de la primera impresión de conjunto que despiertan los signos y que no es de recibo fraccionarlos para efectuar el análisis.

 

Que, conforme a lo anterior, la comparación entre los signos XENICAL y XEGNAL evidencia el riesgo de confusión. Esta similitud se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica; y fonética. por ser la voz el medio como el usuario demanda el producto distinguido con la marca.

 

Manifiesta que fonéticamente el riesgo de confusión es mayor por cuanto las dos letras iniciales de las marcas son las mismas y tienen la misma pronunciación; y que igual ocurre con las dos letras finales; y la participación intermedia en ambas marcas de la letra “N” complementa la semejanza.

 

Expresa, en lo que tiene que ver con la violación del artículo 81 de la Decisión 344, que el signo XEGNAL es perceptible por los sentidos y se representa gráficamente, pero que carece de distintividad, ya que su uso respecto de productos farmacéuticos induce al público a error.  

 

Explica que la marca XEGNAL  carece de especialidad, entendida por tal como la capacidad de un signo para ser distintivo, en función de otros previamente solicitados o registrados para distinguir los mismos productos.

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

 

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

 

II.1.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, por el contrario, se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

 

Manifiesta que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado, al acoger los pronunciamiento que sobre el punto ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen que se haga de las marcas farmacéuticas es diferente  del que se hace frente a las demás, pues muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo a un químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar la naturaleza del producto comercializado. Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al sufijo o  prefijo, sino a la otra parte de la expresión.

 

Señala que en este caso al efectuar el análisis de confundibilidad sin tener en cuneta el prefijo XE, que es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica AL, se tiene que  la marca solicitada es estructurada por seis letras, diferenciándose en la terminación GNAL haciéndose la estructura visualmente diferente.

 

Reitera que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica pues, de lo contrario, absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionadas entre sí.

 

A su juicio, la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través del expendedor especializado.

 

II.1.2.- La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio y contestó la demanda aduciendo lo siguiente:

 

 

Manifiesta que no es cierto, como se demostró ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que las marcas XENICAL y XEGNAL sean similares, y menos aún que se presente error o confusión por parte de los consumidores.

 

Argumenta que al hacer la comparación de las marcas, mirándolas como un todo, se establece que efectivamente las mismas son completamente diferentes entre sí.

 

A su juicio, se pueden notar desde todo punto de vista las diferencias entre las marcas, mientras que las similitudes son muy pocas.

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Los actos acusados concedieron, a favor de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., el registro de la marca XEGNAL, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, particularmente, producto farmacéutico limitado a un medicamento formulado para disfunción eréctil.

 

En la actuación administrativa intervino la actora para presentar observaciones, por ser titular de la marca XENICAL, que distingue productos de la misma clase 5ª, y que, en su criterio, dada su similitud con aquella induce al público consumidor a confusión.

 

En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm.  131-IP-2005, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente:

 

- Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.     

 

-  El consultante, al comparar la marca “XENICAL” con la marca “XEGNAL” deberá determinar si contiene partículas de uso común en relación con las marcas farmacéuticas y, de ser así, si los elementos no comunes del nuevo signo tienen la suficiente  calidad distintiva a fin de no generar confusión en el público consumidor (folio 305).

 

Lo anterior implica considerar que si en un signo existe una denominación genérica, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada.

 

Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en  sentencias de  27 de abril de 2006 (Expediente 7145, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429 (00387), Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) y de 16 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 00266, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

 

A folio 309 del expediente, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, en el ordinal quinto de las conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirma que “….En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (La negrilla fuera de texto).

 

La partícula de uso común a que alude la interpretación prejudicial es XE, conforme se infiere del listado de productos farmacéuticos de la Superintendencia de Industria y Comercio que utilizan dicho prefijo (58).

 

Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogidas en las sentencias antes señaladas, la comparación debe hacerse en relación con los siguientes vocablos y en aplicación de las reglas diseñadas para el correspondiente cotejo:

 

NICAL     GNAL                                                                                        

Del análisis de los signos diferentes adicionales NIC y GN advierte la Sala que existe similitud.

 

En efecto, según se precisa en la Interpretación Prejudicial del proceso, debe tenerse en cuenta en el cotejo o comparación la posición de la sílaba tónica; la ubicación de las vocales y la dimensión de las palabras (folio 302).

 

En este caso, las marcas en conflicto si bien no tienen la misma longitud, pues el número de letras que las componen difiere, ya que “N I C A L” consta de 5 letras, en tanto que “G N A L”, tiene 4, no lo es menos que toda la entonación en ambas marcas recae en la terminación A L,  amén de que en la  expresión “G N A L”  la consonante “G” unida a la consonante “N” se pierde en la pronunciación para hacer prevalecer a esta última.

Y desde el punto de vista gráfico la coincidencia de las letras N A L en ambas marcas acentúa aún más la similitud.

 

De otra parte, no puede perderse de vista que tratándose de marcas farmacéuticas la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso es enfática en exigir por parte del examinador y juzgador un criterio más riguroso, en atención a la protección de la salud y la vida del consumidor, criterio éste que en este caso no puede obviarse ante el hecho de que los productos amparados con la marca XENICAL son de uso y aplicación terapéutica totalmente diferente de los que se amparan con la marca XEGNAL, al punto que frente a estos últimos las contraindicaciones y precauciones son mayores, por lo que las consecuencias pueden ser nefastas.

 

Aunado a lo anterior, Colombia es de los países a que alude el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación como de “cultura curativa personal”, en el que un gran número de pacientes se “autorecetan”; amén de que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y de poco sirve que el expendedor de los productos no sea neófito en el tema, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

En consecuencia, tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

                                                            F A L L A :                          

 

           

DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

 

ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca XEGNAL.

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del día 13 de septiembre de 2007.

 

 

 

 MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN       CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

         Presidenta                           Aclara voto                       

  

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

            

           

 

 

A C L A R A C I O N     D E     V O T O

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil siete (2007)

REF.: Expediente 2001- 00236-01

Autoridades Nacionales

ACTORA: F. Hoffman-La Roche A.G.

Es acertada la anulación del registro marcario de «XEGNAL» por ser confundible con «XENICAL», marca registrada con anterioridad para los mismos productos (medicamentos).

Sin embargo, considero que estos signos debieron compararse tal como son, apreciándolos en su conjunto, sin fraccionarlos, o sea, enfrentado sucesivamente XENICAL / XEGNAL / XENICAL / XEGNAL, situándose el juez en el lugar del comprador, quien recibe la impresión del conjunto de la marca y no apenas de alguna de sus partes.

La circunstancia de que los prefijos de común utilización no sean apropiables con carácter exclusivo  no significa que el cotejo de las marcas que los empleen  recaiga únicamente los elementos que se les adicionan. Esta es la regla de comparación de las marcas por su visión de conjunto, reiterada así por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

«1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente:

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcarlo.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos

Entonces, debieron compararse XENICAL / XEGNAL, tal como el comprador percibe estas marcas; y en ningún caso NICAL/ GNAL, pues el comprador no las fracciona ni retira de sus sentidos la partícula XE. 

De otro lado, la partícula de uso común que está presente en estas marcas es «AL» (cloral, mejoral, pentotal, fenobarbital, doxical, etc.) y no «XE».

Con todo respeto,

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

 

 

 


viernes, 7 de junio de 2013

Marca. Denominación genérica. Marca genérica.


TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
Nº 271/07, de 6 de noviembre de 2007


MINISTRO REDACTOR: Dra. Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello





I – COMENTARIO

Autor: Miguel Bonomi Santurio



La presente sentencia corresponde a una segunda instancia procesal ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de Séptimo Turno. En primera instancia se falla en contra de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF (demandado) impidiendo que ésta utilizara la marca “futsal”.

La AUF atento a lo dispuesto en primera instancia recurre el fallo ante el TAC, argumentó ampliamente que la denominación “futsal” no constituye una marca en el concepto del art. 1 de la ley 17.011, sino que corresponde a una denominación genérica y universal para designar una concreta modalidad de fútbol. El término en cuestión no figura en el Diccionario de la Real Academia (DRAE) por lo que se concedió a la parte promotora el registro de la marca, lo que se concreta por resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, sin que la parte accionada promoviera la nulidad de dicho acto. AUF sostuvo que no se trataba de una actividad vinculada con los servicios de la Clase 41 del Nomenclator de Niza (actividades de recreación. esparcimiento y educación) lo que faculta en caso de acreditarse la aplicación de del art. 4 numeral 10 de la ley 17.011; los fundamentos de AUF no pudieron ser acreditado ante el Tribunal.

El Tribunal entendió que la demandada no logró demostrar que la expresión “futsal” fuera un término usualmente empleado para denominar un deporte, con relación a esto el Tribunal añade un comentario doctrinario:

...no necesariamente debe tratarse de nombres o vocablos ampliamente conocidos por todo el público, sino que a veces podrá tratarse de los conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos por su especialidad o carácter técnico. Pero aún así, es imprescindible que se trate de un vocablo ampliamente extendido dentro de ese ámbito para admitir que no pueda utilizarse como marca.”

(Las Marcas en el Uruguay, pg. 20; en sentido similar, Lamas, Derecho de Marcas en el Uruguay, pg. 133 citado a fs. 84 y Gutiérrez, Manual? pg. 35)

Atento a que era carga de la accionada demostrar que el término “futsal” es de libre uso en relación a los servicios de la Clase Internacional 41 del Acuerdo de Niza, y no resultó suficiente los argumentos esgrimidos por AUF, el TAC de Séptimo Turno confirma la sentencia de primera instancia sin especiales condenaciones en el grado.







II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA



Nº 271/07
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
MINISTRO REDACTOR: Dra. Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello

Montevideo, 6 de noviembre de 2007

VISTOS:
Para definitiva de segunda instancia estos autos caratulados "MARTINEZ LUIS ALBERTO, FEDERACION URUGUAYA DE FUTBOL DE SALON c/ ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL - OTROS PROCESOS" IUE: 2-16151/2005, venidos a conocimiento de la Sede en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia Nº 13 de 27/2/07, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, Dra. Loreley Opertti.

RESULTANDO:
I

La recurrida (fs. 185/189), a cuya correcta relación de antecedentes remite la Sala, amparó la demanda y en mérito a ello, prohibió a la accionada la utilización de la marca FUTSAL, sin especiales condenaciones procesales.

II

Contra ella se agravió la Asociación Uruguaya de Fútbol (en adelante AUF) e impetró la revocatoria, según amplias manifestaciones a las que debe estarse en beneficio de la brevedad (fs. 192/197).
En lo medular, sostiene que el término FUTSAL no constituye una marca en el concepto del art. 1 de la ley 17.011, sino una denominación genérica y universal para designar una concreta modalidad de fútbol, el fútbol de salón, que se utiliza a nivel nacional e internacional.
Asimismo cuestiona la valoración probatoria que condujo a la prohibición en cuestión, pues a su juicio resulta claro que la utilización de la expresión involucrada no se realiza a efectos de identificar "productos o servicios" en el sentido legal, sino para identificar un deporte "desde hace muchos años, incluso desde antes que la actora "registrara" como marca la misma".

III

El traslado de rigor fue evacuado por la contraria abogando por la confirmatoria de la impugnada, también conforme a extensos desarrollos cuya reiteración resultaría ociosa (fs. 200/204).

Franqueada la alzada, elevados los autos y cumplido el estudio correspondiente, se acordó dictar decisión anticipada (fs. 206, 208, 209, 213 y ss.; arts. 344, 200.1 numerales 1) y 2) del Código General del Proceso).

CONSIDERANDO:

I

Se confirmará la sentencia apelada, cuyos sólidos fundamentos se comparten íntegramente y no resultan conmovidos por los cuestionamientos introducidos por la accionada, de acuerdo a las razones siguientes.

II

Inicialmente cabe precisar que la reclamante es la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón y el Sr. Martínez es representante de la misma, como específicamente se aclara y lo recibe la Sede A-quo, inclusive entendiendo se trata de una modificación de demanda, ordenando la modificación de la carátula en tanto se había ingresado a la persona física como accionante a título personal, lo que no fue tomado en cuenta, pese a notificarse correctamente el nuevo traslado (fs. 12/13, 14/15).

De la misma manera, en cuanto a la naturaleza de la acción incoada, se la identifica genéricamente como "Otros Procesos", pero el tema a dilucidar versa sobre uso de marca, impetrando la actora se decrete la prohibición a la AUF del uso de la que tiene registrada como FUTSAL. 

Frente a ello, la demandada alega que ese término no constituye una marca, sino la denominación universal usualmente utilizada para identificar al fútbol de salón y que en definitiva describe una actividad vinculada con los servicios de la Clase 41 del Nomenclator de Niza (actividades de recreación, esparcimiento y educación), por lo cual sería aplicable lo dispuesto en el art. 4 numeral 10) de la ley 17.011, cuyo acápite reza "A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta" las hipótesis que enumera, entre ellas la del numeral mencionado. 
También sostiene que en la especie, en tanto obra marca registrada y en virtud de la argumentación precedente, corresponde desaplicar el acto administrativo que concedió el registro, sin perjuicio de la eventual solicitud de anulación.

III

En ese marco, el análisis jurídico de la situación planteada debe partir de la efectiva existencia del registro del término FUTSAL (con mayúscula, a diferencia de la forma en que consta en el Revista FIFA de España 96 a fs. 23 vto.), sin dejar de advertir que el tema de si puede entenderse o no como marca aparece como dudoso ya en la esfera administrativa. 

Debe verse que la AUF se opuso en ese trámite y que también la Asesoría legal de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aconsejó deducir oposición de oficio, por entender que la marca propuesta está comprendida en las prohibiciones establecidas en el art. 2 numerales 5, 6 de la ley 9956 (fs. 152) entonces vigente, cuyo texto no difiere en esencia del actual numeral 10) del art. 4 de la Nº 17.011, e inclusive se formula consulta al Comité Olímpico.
Pero finalmente, y en tanto este último alude tan solo a tener conocimiento de algunas versiones periodísticas donde se utiliza el término "futsal" respecto a competencias de fútbol de salón, se produce un último informe de dicha Asesoría Jurídica que - valorando todos esos extremos - considera que lo contestado por el Comité Olímpico no resultó probado y teniendo en cuenta que el término en cuestión no figura en el Diccionario de la Real Academia, aconsejando levantar la oposición de oficio y conceder el registro solicitado en fecha 3/4/98, lo que efectivamente se concreta por resolución del 6/10/98 (fs. 159), sin que la AUF haya promovido la nulidad de ese acto como reconoce la contestar esta demanda. 

Sobre esas bases, la cuestión litigiosa se define en puridad tomando en cuenta las resultancias de la tramitación administrativa sustanciada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 117/162), cuyo análisis conduce sin esfuerzo a concluir en la existencia de resolución firme que otorgó la solicitud del registro de la marca FUTSAL a favor de la actora, desestimando la oposición de la AUF, ahora demandada y apelante, quien consintió aquella decisión.

Sin perjuicio, cabe agregar que el tema aquí debatido no ingresa en la hipótesis del numeral 10) del art. 4 de la ley 17.011 como alegara la accionada en sustento de su defensa, lo que sella la suerte de la impugnación en examen. 

En efecto, esa norma estatuye que irrogarán nulidad absoluta a los efectos de la ley especifica "Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen" (numeral 10) citado), pero la demandada no logró acreditar que la expresión FUTSAL fuera una expresión usualmente empleada para denominar un deporte, como con acierto señala la A-quo.

A esos efectos, conforme sostienen Merlinsky-Salaverry, no necesariamente debe tratarse de nombres o vocablos ampliamente conocidos por todo el público, sino que a veces podrá tratarse de los conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos por su especialidad o carácter técnico. Pero aún así, es imprescindible que se trate de un vocablo ampliamente extendido dentro de ese ámbito para admitir que no pueda utilizarse como marca (Las Marcas en el Uruguay, pg. 20; en sentido similar, Lamas, Derecho de Marcas en el Uruguay, pg. 133 citado a fs. 84 y Gutiérrez, Manual?, pg. 35). 

IV

De acuerdo a lo reseñado y tal como se planteó la contestación de la demanda (fs. 85/86), era carga de la accionada demostrar esos extremos, en particular al sostener que el término FUTSAL es de libre uso en relación a los servicios de la Clase Internacional 41 del Nomenclator de Niza y usualmente empleada para identificar un deporte, pero la probanza que aportara no resultó suficiente en punto a la generalidad de la expresión y el uso de la misma en forma alegada.

Ello por cuanto, en el acta de constitución de la denominada Comisión Delegada de Futsal de la AUF, de fecha 11/5/195 (fs. 165 vto.), se alude únicamente a "Fútbol 5", no a Futsal, y por otra parte, un organismo con la obvia trascendencia del Comité Olímpico Uruguayo, expresamente consultado responde "tenemos entendido que en algunas informaciones periodísticas, se utiliza el término FUTSAL, respecto a las competencias de Fútbol de Salón" (fs. 150), lo cual no aporta luz alguna para la dilucidación de la litis, sobre todo cuando no se aportan o prueban "las informaciones" aludidas, una de las circunstancia que determinó el levantamiento de la oposición de oficio en sede administrativa
Tampoco una única publicación en la revista de la FIFA, que alude al informe técnico del Campeonato Mundial de Futsal donde Uruguay compitió (fs. 18/80), es suficiente a los efectos pretendidos, si se advierte que la publicación data del año 1996, en tanto la actora había iniciado el trámite para registrar la marca en mayo de 1992 (fs. 119, donde consta "fecha de entrada" y fs. 120, donde rea la fecha del 22/5/1992 como de solicitud de la marca). 

Entonces, no puede tenerse como acreditado que se trate de un término utilizado usualmente desde mucho antes de su registro, como se afirmó, y - si así ocurría - era a la AUF a quien correspondía probarlo conforme a los principios generales de distribución (art. 139 del Código General del Proceso), máxime cuando también se expresa que hace más de diez años se compite en torneos nacionales e internacionales utilizando pacíficamente ese término (fs. 86, 195).

En suma, analizada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de lo que normalmente acaece (arts. 140, 141 del Código mencionado), así como del principio de razonabilidad que debe guiar cualquier decisión judicial - y habida cuenta que la ley exige para que un signo pueda se adoptado como marca, que debe ser creado por la fantasía y presentar características de especialidad o novedad (Breuer Moreno citado por Gutiérrez en op, cit, pg. 39) - en la especie se coincide con lo resuelto en la impugnada pues el término en cuestión puede reputarse de fantasía como afirma la actora, teniendo presente que el producto que pretende distinguir presenta las características de novedad y especialidad antes referidas. 
Solución que exime de ingresar al examen del tema de la desaplicación del acto administrativo, propuesto sin perjuicio o en subsidio al contestarse la demanda.

IV

Conforme a las pautas de los arts. 261, 56 del Código General del Proceso y 688 del Código Civil, la conducta procesal de los litigantes no amerita la imposición de sanciones en gastos causídicos de la instancia.

Por tales fundamentos y disposiciones citadas, el Tribunal FALLA:
Confírmase la sentencia apelada, sin especiales condenaciones procesales en el grado.
Oportunamente, devuélvase.