Título de obra. Título de periódico. Registro marcario. "Tribuna Salteña"

J ROU – Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia Nº 232, del 15 de marzo de 2006.-
Min. Red.: Dr. Preza.


I - INTRODUCCIÓN


El título de la obra constituye objeto de protección del derecho de autor. Expresamente lo enumera el artículo 5 de la Ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937.

Puede suceder que el título de una obra tenga, a la vez, fuerza distintiva del producto cultural que identifica. En ese caso, habrá interés en protegerlo como marca. Aunque, de pleno derecho, por la circunstancia de su uso, si estuviera identificando una actividad comercial, por sí es nombre comercial.

En el caso se plantea una situación en la cual el nombre, título, de un periódico de extenso conocimiento que se había dejado de publicar, fue registrado por un tercero en el Registro de Marca, sin consentimiento ni conocimiento del legítimo titular de los derechos de autor.

Aplicada la normativa legal, fue reconocido debidamente el derecho del titular del derecho de autor al título, que era el titular de los derechos para la publicación del periódico que, por más que ya no se publicara, mantenía la titularidad autoralista.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA


Montevideo, 15 de marzo de 2006.
VISTOS :
          Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "Llan­tada Fabini, Modesto J. con Estado (Ministerio de In­dustria, Energía y Minería) - Acción de nulidad" (Nº 518/02).
RESULTANDO:
          I)       Que a fs. 1 comparece el actor interponiendo acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 31 de octubre de 2001, por la que se concediera el registro de "Tribuna Salteña" bajo el Nº 331.797 solicitado por Reg S.A. para distinguir productos de la clase internacional 16.
          Luego de reseñar brevemente cómo procedió a agotar la vía administrativa, expresa que "Tribuna Salteña" es signo distintivo, denominación y título de una reconocida publicación periodística del Departamento de Salto, editada continua e ininterrumpidamente por 84 años, desde 1906 hasta 1990.
          Procede a narrar cómo fue cambiando la titularidad de la empresa hasta quedar él como único titular, así como que, a fines de 1990, por razones económicas, se interrumpió su edición, pero espera poder retomarla a la brevedad.
          Sostiene que a fines de 2001, se vio sorprendido por la noticia de la reaparición del periódico. Habiendo procedido a indagar los hechos, constató que se habría solicitado y concedido el registro de la marca "Tribuna Salteña" para distinguir un producto idéntico al suyo, acto que no fuera publicado en el Diario Oficial.
          Expresa que dicho acto constituye una apropiación indebida, piratería registral y un intento de confundir al público consumidor, y de lesionar los derechos intelectuales y morales de sus titulares y sucesores.
          Agrega que quien solicitara el registro, titular también de una empresa competidora (Diario La República), pretende apropiarse del prestigio ajeno, el de la más reconocida publicación de Salto en toda la historia nacional.
          Manifiesta que el acto en proceso se constituye como un acto de concurrencia desleal (art. 5 numeral 7 de la ley Nº 17011, art. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, art. 16 del Acuerdo Trips y art. 9 numeral 6 del Protocolo de Normas del Mercosur). Alega que también es una reproducción o imitación exacta de un signo distintivo y notorio en nuestro país (art. 5 numeral 6 de la ley 17011), ya que su empresa goza de lo que doctrinariamente se conoce como notoriedad restringida, es decir el conocimiento por la generalidad o una porción importante de los probables consumidores, al ser reconocida por un sector importante del público uruguayo, no sólo por el medio periodístico.
          Se agravia además al entender que Tribuna Salteña es una falsa indicación del origen o procedencia del producto (artículo 4 numeral 4 de la ley Nº 17011, artículo 10 del Convenio de París), pues sugiere un origen geográfico y empresarial determinados: el Departamento de Salto y la empresa de Modesto J. Llantada.
          Por último considera que tal registro constituye una infracción a los derechos de autor sobre el título de una obra literaria (art. 5 ley Nº 9739 y art. 5 numeral 2 de la ley 17011).
          Sostiene que al ser solicitada y otorgada la nueva marca, se evidencia concurrencia desleal, al tratarse de idéntico producto, siendo el solicitante una empresa concurrente.
          Solicita en definitiva que se anule el acto impugnado.
          II)      Conferido el correspondiente traslado, a fs. 18 comparece la Administración demandada, evacuándolo.
          Expresa que el acto en proceso es en todo legítimo, así como el actor carece de legitimación activa al no tener un interés directo, personal y legítimo, pues Tribuna Salteña no se publica hace 13 años.
          Sostiene que es imposible que exista concurrencia desleal, ya que el actor no desarrolla actividad comercial, por lo que no se le puede privar de su clientela.
          Agrega que tampoco puede haber confusión en el consumidor, ya que el tiempo transcurrido desde la última publicación lo hace imposible.
          Controvierte la notoriedad de la marca Tribuna Salteña, que fuera una publicación limitada a un ámbito acotado, que insiste cesara hace 13 años.
          En cuanto a que la marca en cuestión constituye un nombre geográfico o indicación de procedencia, sostiene que el agravio debe desestimarse, pues la ley rechaza tales indicaciones cuando no son originales y distintivas respecto de los productos a que se aplican y puedan provocar confusión, agregando que también deben tenerse en cuenta las disposiciones de los artículos 74 y 75 de la ley 17011. Con respecto a la primera de estas normas, sostiene que Tribuna Salteña es marca suficientemente distintiva y original y es imposible sostener que los consumidores puedan ser confundidos. Con respecto al artículo 75, agrega que Tribuna Salteña no es nombre de ningún país, ciudad, región o localidad y no se percibe qué cualidad o característica pueda otorgar esa expresión.
          Concluye solicitando se confiera traslado al titular de la marca impugnada así como, en definitiva, el rechazo de la acción instaurada.
          III)     Dada la noticia del pleito al tercero denunciado (decreto 822/2003 a fs. 22), el mismo no compareció dentro del plazo fijado a esos efectos.
          IV)    Abierto el juicio a prueba (decreto 1787/2003 a fs. 24) se produjo la que luce certificada a fs. 71.
          Alegaron las partes, la actora de fs. 73 a 77 y la demandada a fs. 91 y vto.
          Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por dictamen N° 274/2005 (fs. 100).
          Se dispuso el pase a estudio y se citaron las partes para sentencia, la que fue acordada en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO:
          I.-      Que desde el punto de vista formal se han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas respectivas (artículos 4 y 9 de la ley Nº 15869), por lo que queda habilitado el ingreso al fondo del asunto.
          II.-     Se asiste en la especie, a un interesante caso, que promete ser un precedente jurisprudencial insoslayable, a poco que el tiempo haga su obra ineluctable; y ello porque, aquí, más que un problema específico del derecho marcario, está en juego la protección  de los derechos intelectuales de un autor. En la sub-causa está en disputa la utilización del nombre de un diario o periódico, no como marca (si bien erróneamente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial hizo lugar al registro impugnado), sino que se trata de proteger el derecho de autor, emanado de una creación literaria.
          En efecto, el registro de la marca "Tribuna Salteña" fue concedido para la clase Int. 16 (sin discriminar) omitiendo que, según lo prevé el art. 5 num. 2º de la ley 17011, no son registrables los elementos protegidos por el derecho de autor, como es el caso, sin duda, del título "Tribuna Salteña".
          III.-    La Sala no abriga la menor duda de que en la cuestión litigiosa que se ventila en autos, resultan ampa­ra­bles los derechos del autor intelectual y que el marco nor­mativo referencial, lo encontramos en la ley Nº 9739; este texto legal, en su art. 5º comprende en la producción intelectual, científica o artística, entre otros, los "Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación".
          Ahora bien, con la prohibición del registro marcario, se busca la protección de todos los bienes comprendidos en la ley Nº 9739 y en el Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas, aprobado por decreto Nº 275/67. Esta irregistrabilidad cesa únicamente cuando la solicitud respectiva sea formulada por el titular de la obra o con su consentimiento expreso. Comentando los referidos textos normativos, expresan Merlinski-Sala­verry que hay en ellos una diferente protección:
          "En la ley Nº 9739, se protegen esencialmente los aspectos intelectuales y morales o los derechos de esta índole, que se derivan para el propietario, de la creación literaria o artística; también algunos derechos de contenido económico, relativos a la reproducción y explotación económica de la obra en cuestión. El art. 9º num. 1º del citado Convenio, establece que los autores de obras literarias o artísticas protegidas por el convenio "gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma"; a su vez, el num. 2º del mismo artículo reserva a las legislaciones de los países de la Unión, la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, "con tal que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor".
          Pues bien, en nuestro país, la ley 9739 consagró este derecho exclusivo de "autorizar la reproducción", en particular en los arts. 1, 2 y 46.
          IV.-   La parte actora, en la etapa de prueba cumplida en este juicio, logró acreditar fehacientemente ser titular de un interés directo, personal y legítimo, que resulta violado por el acto administrativo que impugna, estando fuera de la controversia que se plantea en la litis, que el
Sr. Modesto Llantada Fabini ha sido el continuador, durante mucho tiempo, de la trayectoria y prestigio adquirido en el medio periodístico y particularmente en el departamento de Salto, por el mentado periódico (art. 309 de la Constitución Nacional). Por tanto, el acto administrativo impugnado ha sido dictado en abierta violación de una regla de derecho, desconociendo las normas internacionales y nacionales que, de rango legal, protegen los derechos de autoría intelectual. Esa autoría intelectual proyecta a toda la obra, incluyendo el título identificador de la misma. Piénsese tan solo por un instante, lo que significa para los uruguayos, la directa referencia a Diarios o Periódicos, que forman parte de la Historia Nacional; piénsese en nombres como "El Día", "El Diario", "La Mañana", "El Debate", "Acción", "Marcha" o "El Popular" y piénsese, por añadidura, si resulta moral y legítimo, que alguien, sin la debida autorización de los legítimos titulares de esos derechos intelectuales, pretendiere valerse del prestigio y fama adquiridas por ese tipo de obras intelectuales. La respuesta no admite dos alternativas: se está vulnerando un derecho individual, claramente protegido por la legislación nacional y quien permita tal atropello, da cima a un fallo anulatorio.
          Y como lo destaca en su voto uno de los Sres. Ministros firmantes del presente fallo, "ha sido convenientemente acreditado en autos, a partir de la agregación de los antecedentes administrativos, que el diario Tribuna Salteña fue publicado por la empresa del accionante por muy largos años, ganándose en el medio (Salto) un prestigio y notoriedad incontestable (fs. 25/28, 42, 49 y 65). Realmente considero, que para una publicación casi centenaria, una interrupción de 13 años no perjudica la noción de notoriedad, pensada ella en el restringido ámbito geográfico que la recibía (AA fs. 2/82, 91 y 95/107); ante lo cual, el registro cuestionado violenta sin duda, lo establecido en el art. 5 num. 6 de la ley 17011."
          "Pero, más allá de esta circunstancia indudable, es correcto lo que dice el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que según lo establecido en el art. 5 de la ley Nº 9739, la publicación de un periódico resulta ser una obra literaria, que recibe la protección del art. 5 num. 2 de la ley de Marcas."
          V.-     En otros términos, el acto administrativo impugnado se ha dictado en violación de una regla de derecho; específicamente, en abierta colisión con las previsiones normativas de los arts. 1, 2 y 46 de la ley Nº 9739; y ello porque en la ley 17011 la protección recae no sobre el contenido de la obra, sino sobre la utilización comercial de determinados elementos o aspectos individualizadores de esas obras. Estos elementos pueden ser, por ej., el propio título de la obra que se trate o el de algún personaje. Estos elementos son perfectamente pasibles de una explotación de índole o de contenido comercial, si se les utiliza, por ej., como marca de un producto o servicio y en los casos que la ley quiere evitar este tipo de explotación por un tercero no autorizado, según lo ponen de manifiesto los citados autores en su reconocida obra "Las Marcas en el Uruguay", p. 26.
          En cambio, en la sub-causa lo que está en juego es la protección de un derecho intelectual, que ha sido desconocido por el acto administrativo, dictado en abierta violación de normas legales que protegen los derechos de autoría intelectual.
          Por estos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y atento a lo pre­ceptuado en los arts. 309 de la Constitución Nacional, 1, 2 y 46 de la ley 9739 y art. 25 del decreto-ley 15524, el Tribunal FALLA :
          Acogiendo la demanda y en su mérito, decretando la nulidad del acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte acto­ra en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.”
Rochón - Battistella - Lombardi - Preza – Harriague.- Dra. Petraglia, Sec. Let.

TITULO de Obra y MARCA. Telecomedia y extensión de derechos marcarios.

Sentencia Nº 40/2002, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de 9º turno,17/6/2002

I - COMENTARIO

Beatriz Bugallo Montaño

La presente sentencia Nº 40/2002, dictada con fecha 17 de junio de 2002 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de 9º turno, versa sobre tres temas disímiles y de gran interés en materia marcaria: la especialidad de la acción de daños y perjuicios por uso de marca ajena, la extensión del derecho de marcas en función de la clase internacional por la que solicita la exclusiva y la protección marcaria del título de las obras. Esto se da en el marco de oposición de un derecho marcario registrado en el Uruguay desde el 9 de diciembre de 1994 por el actor del juicio que dio lugar al pronunciamiento que analizamos y el uso posterior de dicha expresión como título de una telenovela por parte del canal televisivo demandado. Analizaremos cada tema separadamente.

1. Especialidad de la acción de daños y perjuicios por uso de marca ajena

En relación con este tema, la sentencia - sin manifestarse directamente -, parece acoger las más modernas tendencias del derecho comparado, en posición tomada ya precedentemente por la jurisprudencia nacional.

Aún cuando no estamos ante un pronunciamiento específico, la inclusión de consideraciones en este sentido da mérito a nuestra referencia a esta temática.

2. Extensión del derecho de la marca y el principio de especialidad

En el caso, nos resulta sorprendente la afirmación de la sentenciante al vaciar a la opción por una clase internacional del Arreglo de Niza, de todo significado jurídico.

El derecho marcario uruguayo, integrando la norma legal y las disposiciones reglamentarias de aplicación (formuladas por la DNPI, organismo competente en la materia en el sistema nacional, art. 102 ley Nº 17.011), conceden un significado jurídico a la opción por el registro de una marca mediante la mención del número de la clase. Equivale a todos los productos relacionados en la clasificación internacional del Arreglo de Niza.

Como no hay exigencia de uso de la marca para mantener el derecho, no interesa en cuáles de dichos productos es usada, fue usada o podrá ser usada la marca. La protección corresponde a todos los productos o servicios que se encuentran incluidos o que puedan ser incluidos en dicha clase.

Si el organismo administrativo de ejecución en propiedad industrial impide el registro de una marca cuando el solicitante enunció uno por uno todos los productos o servicios que corresponden al contenido de la clase, evidentemente, hay un impedimento para el administrado pues no podrá realizar lo que la sentenciante en este caso exige. Es más, en la interpretación de la sentencia sería imposible para cualquier persona en nuestro país, ejercer su derecho de registrar y poder defender un signo marcario que corresponda a todos los productos o servicios de una clase: la DNPI no admite la enunciación expresa de la totalidad y según el criterio de esta sentencia si no se mencionan expresamente no habría cobertura marcaria. La DNPI no lo admite, porque no es necesario: la opción por una clase incluye la totalidad de productos o servicios que se encuentran en ella incluidos internacionalmente. Si alguien no quiere optar por una cobertura de la totalidad de la clase, entonces debe acotar su opción: en este caso sí es necesario que lo indique expresamente.

En este punto, pues, se daría una situación curiosa: cumpliendo las disposiciones de la DNPI, - en la tesitura de la sentencia - no se podría defender la marca, y la expresión total de los productos o servicios no es posible porque la Oficina responsable técnica del Registro no lo admite...

Pensamos que en este punto, la solución adoptada por la sentencia no se compatibiliza con la aplicación del derecho de marcas del Uruguay.

3. La protección del título de las obras

En el caso, se trata de una marca prerregistrada al título de una obra periódica.

Una cuestión muy interesante que deja planteada la sentencia es la relación entre los dos sectores normativos superpuestos en torno al título objeto del litigio: el derecho de autor y el derecho de marca.

En este sentido corresponde analizar los siguientes factores: i. el tipo de obra que se trata en el caso; ii. la prelación de existencia del registro marcario al título o a la propia obra.

i. La obra que tiene como título Calypso es una publicación periódica, típicamente caracterizable como producto para su comercialización en el mercado. Las telenovelas, además, se elaboran propiamente para ser comercializadas en el circuito televisivo. El título con el cual se presentan al público tiene una finalidad distintiva, para que sean distinguidas por el consumidor, televidente en este caso. El destino de una obra es indiferente para la protección por el derecho de autor, pero es fundamental para la determinación de la existencia de un producto o servicio de colocación en el mercado.

ii. La preexistencia del registro marcario a la obra descarta toda posibilidad de apropiación de la creación intelectual que pueda imputarse al titular de la marca nacional.

No existe primacía entre el derecho de marcas y el derecho de autor, que efectivamente constituyen dos sectores normativos independientes. La circunstancia de que preceda un derecho de autor en una creación como impeditiva de un derecho marcario posterior sobre esa misma creación (art. 5 ley 17.011), no determina que si se utiliza como título de una obra una expresión registrada como marca previamente, el titular marcario no tenga derecho a oponerse. Tampoco puede considerarse que el registro marcario de toda expresión pueda impedir el uso de dicha expresión como título de una obra. En definitiva, todo depende de la función que pueda atribuirse al título de la obra en cada situación. Tratándose de obras destinadas a su explotación en el mercado el título tendrá una función marcaria clara, mientras que podría argumentarse carencia de función marcaria – distinción de producto en un mercado – al título de algunas obras singulares.

En el caso, la calidad de “producto” de la obra y de uso marcario del título es evidente también en cuanto menciona la sentencia que éste fue cambiado: se usó Calypso un tiempo y luego se cambió por “Las Margaritas”. Tratándose de una obra singular, no podría haberse admitido dicho cambio, dado que atentando contra el derecho de integridad, hubiera afectado derechos morales del autor.

La temática de protección del título es indudablemente cuestión opinable y de análisis casuístico. Difícilmente puede afirmarse más que la acumulabilidad de la protección. En el caso del título Calypso, consideramos que: i. sería eventualmente objeto de protección por derecho de autor como parte de la obra, en cuanto pudiera considerarse original, pero no podemos afirmar dicha protección porque desconocemos la obra; ii. es objeto de protección por el derecho marcario, en tanto presenta carácter distintivo de un producto en el mercado. Desde esta última perspectiva, el uso o registro en el Uruguay se encuentra inhibido por la preexistencia de un derecho de marca de un tercero. Como el uso del título Capypso tiene efecto distintivo, es decir se identifica con la función de la marca, choca con una anterioridad y, por lo tanto, contradice al sistema normativo y no debería ser legalmente admitido.

4. Reflexión final

La sentencia analizada se ocupa de plantear o resolver diversos temas, bajo distintas consideraciones: algunas compartibles y otras no.

De todas maneras, nos pareció destacable el pronunciamiento puesto que constituye un ejemplo más de la preocupación creciente del mercado uruguayo en relación con la protección de las creaciones de la propiedad intelectual.

II - TEXTO DE LA SENTENCIA

Sent. N° 40/2002 Montevideo, 17 de junio de 2002

VISTOS: Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados “Paullier (Jacques) c/ Montecarlo TV Canal 4 F. 168/2001”.

RESULTANDO: I) Que a fs. 53 comparece el actor promoviendo demanda de daños y perjuicios contra la demandada expresando: es titular de la marca CALYPSO N° 265.641 para distinguir los servicios de la clase internacional 41 donde se comprenden los “servicios de esparcimiento” incluyendo “programas de televisión” entre otros; dicha marca fue solicitada el 30/9/93 y otorgada el 9/12/94. Afirma que ha constatado que Montecarlo TV Canal 4 ha venido emitiendo durante cuatro meses una telenovela bajo su marca registrada CALYPSO, en infracción a sus derechos marcarios; la telenovela se emite de lunes a viernes en el horario de la tarde y ha contado con patrocinadores importantes.

La demandada no tiene derecho a usar la marca en uno de sus programas televisivos lucrando con un término de fantasía registrado por otro comerciante como marca.

No puede alegar desconocimiento o buena fe porque tiene registradas más de 200 marcas. La gran mayoría de esas marcas cubren la clase internacional 41 clase que justamente abarca la marca Calypso. Pudo consultar el Registro de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

El uso de la maca demás de ser una infracción civil constituye un delito previsto por el art. 81 de la ley de marcas N° 17.011.

La conducta de la demandada le ha generado daños y perjuicios: se usó su marca sin autorización, y no se le abonaron los royalties por el uso de la maca habiendo obtenido la demandada ganancias importante en forma indebida.

Antes de iniciar las diligencias preparatorias tuvieron sus representantes negociaciones con la firma demandada; ante ello la demandada dejó de usar la marca CALYPSO cambiando el nombre de la telenovela por “Las Margaritas” en un claro reconocimiento de la infracción. La demandada se retiró de las negociaciones sin abonar nada.

Presente prueba y solicita se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios por el uso indebido de la marca Calypso que fueron estimados provisoriamente en U$S 120.000 y que habrán de liquidarse por el procedimiento del art. 378 del CGP.

II) Que por providencia N° 265/2001 (fs. 61) se dio traslado de la demanda el que fue evacuado a fs. 71 por el representante de la demandada manifestando: el actor no inscribió la marca Calypso para programas de televisión. En la clase 41 no están comprendidos los programas de televisión. El actor inscribió la marca en las clases 41 y 42.

El Decreto N° 340/83 determina la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios resultante del Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957; detalla lo que incluye la Clase 41 y 42 según dicho Arreglo.

El actor omite referirse al contenido de la Clase Internacional N° 38 que sería aplicable a un programa de televisión si Calypso pudiera ser considerada una marca registrable con derechos privativos.

En materia marcaria rige el principio de la especialidad.

Cita doctina.

No resulta de la exposición de la demanda qué bienes o servicios identificó con esa marca, no resulta que haya efectuado una publicidad de productos con la marca Calypso, que hubiera atraído usuarios o consumidores, ni se explica qué productos o servicios del actor fueron concurrenciales con productos o servicios del demandado; no menciona qué productos de su propiedad deberían ser distinguidos de la telenovela Calypso.

No se dan las circunstancias para plantear una demanda de daños y perjuicios.

La actor no registró la marca para la clase 38 que incluye programas de televisión. El registro de la marca confiere derechos exclusivamente sobre los productos o servicios de los cuales se solicitó.

En segundo lugar la demanda confunde marca con el nombre de una telenovela; ésta es una obra artística, cuyo régimen es el de la propiedad autoral. No puede aplicarse a las obras artísticas el régimen de la propiedad marcaria.

Una telenovela no es un nombre televisivo que puede ser objeto de una marca distintiva; la marca sería “Una tarde de novelas” pero eso no tiene nada que ver con el título de la telenovela.

La marca del programa la determina el canal el título de cada telenovela lo determina el autor.

El autor escogió el nombre CALYPSO.

Cita doctrina.

La utilización de ese nombre no tuvo por finalidad confundir a los consumidores sobre la individualización de un producto o un servicio.

El actor no hace referencia al producto o servicio por el explotado.

No ha existido concurrencia desleal, no se ha sustraído clientela o posibilidades comerciales al actor; debería ser titular de un programa televisivo con dicha denominación.

El actor afirma que su representada cambió el nombre de la telenovela admitiendo que se trata de un nombre. Se cambió el nombre para evitar cualquier problema con quien se presenta como actor.

Para el público uruguayo el cambio de nombre resulta absolutamente indiferente, no afectaba su comercialización.

El actor no probó estar registrado como comerciante, no probó ejercer ninguna actividad de producción de bienes o servicios.

No se inscribió la marca Calypso en la clase que cubre los programas televisivos ni que el actor produjera programas televisivos o proyectara hacerlo.

En cuanto a los daños y perjuicios expresa: No prueba el actor lo que habría dejado de ganar ni lo que usualmente se paga de royalties.

No prueba el daño.

El actor no realiza ninguna actividad comercial que pueda perjudicarse por la utilización del término Calypso.

Señala que existe falta de nexo causal entre helecho ilícito y el daño.

Presenta prueba y solicita que se desestime la demanda.

III) Que se realizó la audiencia preliminar (fs. 102), se diligenció la prueba, se alegó de bien probado y se señaló audiencia de lectura de sentencia para el día de la fecha.

CONSIDERANDO: I) Que en el subexámine se ha promovido una acción marcaria fundada en la ley N° 17.011.

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 87 de dicha ley los damnificados por contravención de las disposiciones contenidos en los arts. 81 a 85 de la ley podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Al respecto se ha expresado: “Para ello tiene que acreditar: Que la marca está inscripta en el Registro a su nombre. Que una persona sin autorización está usando una marca idéntica o confundible con la suya, para los mismos productos o servicios o productos o servicios similares. En cambio no tiene que acreditar ni que usar la marca, ni que se ha producido confusión en el mercado, ni que el demandado sabía o no sabía que la marca estaba registrada, ni que actuó de buena o mala fe, ni tampoco que, como consecuencia de la utilización de la marca en infracción, se produjo una desviación de la clientela de sus productos o servicios a los productos o servicios del infractor. En otras palabras la ventaja de tener registrada la marca es la de sustituir la necesidad de la apreciación subjetiva de las conductas por la objetividad que surge del Registro. Nadie puede alegar que no sabía la existencia de una marca ajena porque tiene la carga de consultar el Registro que es público y la inscripción en el mismo de un signo distintivo de productos o servicios, además, hace presumir que si lo signos son confundibles, existe violación de los derechos del titular de la marca” (Lamas “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Ed. Barbat & Cikato, 1999, pág. 277).

El actor adjuntó con la demanda testimonio notarial del Título de Marca a su nombre, N° 265.641, resolución del 9 de diciembre de 1994, respecto a la marca Calypso, para distinguir Clases Int. 41 y 42.

No se especifican artículos o servicios a proteger en la solicitud de marca (fs.5).

La vigencia de dicha titularidad surge del informe de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de fs. 119.

El actor ha sostenido que la demandada emitió una telenovela bajo su marca registrada Calypso.

II) Que el art. 11 de la ley N° 17.011 consagra el principio de especialidad de la marca.

El derecho del titular de la marca está limitado a los productos y/o servicios para los cuales solicitó el registro de la marca.

Al respecto expresa Merlinsky: “Así enunciado este principio funciona como una clara limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de productos o servicios, respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. Es en consecuencia posible que un mismo signo sea registrado por dos o más empresarios para distinguir productos o servicios no similares” (“Las marcas en el Uruguay”, Carlos Alvarez Editor, 2000, pág. 41).

El Decreto N° 340(83 que determina la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios resultante del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Ahora bien, como señala Merlinsky: “El principio de especialidad no se rige por esta clasificación internacional, la cual tienen un valor meramente orientador. Tal cual expresara el profesor venezolano Víctor Bentata, la clase es una mera técnica de registro sin consecuencias legales. En efecto y compartiendo el criterio sustentado por García Huidobro en Chile encada una de las 42clase de la Clasificación Internacional coexisten productos o servicios muy diferentes... Por otra parte se advierte que otros productos entre los que existe una clara vinculación entre productos o servicios deberá apreciarse su naturaleza, sus propiedades, sus fines y en especial los canales de comercialización de los mismos...Evidentemente que el riesgo de confusión será inobjetable cuando se pretenda registrar un signo marcario igual a otro preexistente para proteger productos o servicios idénticos.” (ob. cit., pág. 42).

Señala dicho autor como excepciones al principio de especialidad la posibilidad de confusión de unos productos con otros similares o conexos y el caso de marca notoria.

En la especie al registrarse la marca no se especificaron los artículos o servicios a proteger (fs. 5), solo se determinó las clases 41 y 42; tampoco se mencionó en el proceso en examen los productos o servicios que distingue la marca Calypso de la cual el actor es titular.

No es posible, en consecuencia, determinar si el producto o servicio del actor es idéntico, o no, ni tampoco si existe, o no, posibilidad de confusión con el usado por la demandada en la telenovela Calypso.

Consecuentemente con ello, no surge probado en el caso la existencia e un ilícito contra la marca registrada por el demandante.

Lo antedicho resulta compatible con la finalidad o función de la marca.

En este aspecto se ha señalado: “En el concepto legal de marca sobresale la referencia a la aptitud distintiva de productos o servicios de una persona frente a los de otras. De esta forma, indudablemente, la función de indicar la procedencia de productos o servicios se destaca como fundamental para la marca” (Bugallo, “Marcas”, FCU, 1999, pág. 23).

La ley exige expresamente que, para ser marca, el signo posea aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra. Esa aptitud distintiva es pues de la esencia misma de la marca” (Merlinsky, ob. cit., pág. 9).

III) Que a lo expresado cabe agregar que la telenovela emitida por la demandada tenía originalmente el nombre Calypso como surge de las declaraciones testimoniales y de la publicidad de fs. 65 y sigs.

“El Derecho marcario y el Derecho de autor son dos sistemas de protección de derechos incorporales independientes entre sí.... Una dificultad práctica la plantea la circunstancia de que los autores de una creación intelectual gozan de la protección legal sin necesidad de registro.”

La telenovela es una creación artística amparada por el Derecho de autor, aspecto que por su relevancia debió ser planteado en la demanda.

IV) Que no existe mérito para sanciones procesales especiales.

Por tales fundamentos, FALLO:

No ha lugar a la demanda, sin especial condenación procesal.

Ejecutoriada que sea y previo pago de los parotes adeudados (honorarios fictos – a los solos efectos fiscales - $U 10.000 para cada parte), archívense.

Dra. Ana Maria Maggi. Juez Letrado

Esc. Anabel Melar Grajales.Actuaria

ESPAÑA - Título de Obra “Ruta del Agua”. Presunto plagio.

Sentencia Audiencia Provincial Asturias núm. 265/2004 (Sección 1ª), de 13 julio de 2004

I - COMENTARIO

El Ayuntamiento de Gozón creó un itinerario turístico que denominó “Ruta del Agua”, consistente en la visita de diversas atracciones turísticas de la zona. Con ese mismo nombre designó un programa de rehabilitación de lavaderos. Frente a ello reclama una persona que tenía organizado un itinerario turístico también, incluso con inscripción registral en el Registro correspondiente a los derechos de autor.

En definitiva, se enfrentan títulos de creaciones de protección autoral, sobre la base de un presunto “plagio”.

En primera instancia ganó el reclamante, pero la Audiencia Provincial de Asturias, en la sentencia que reproducimos, desestima la demanda por considerar la expresión como “genérica”, “una denominación tan genérica como «Ruta del Agua», no puede ser reputada como título original susceptible de amparo contra terceros por el mero hecho de su inscripción, ni provoca confusión alguna”.

II - TEXTO DE LA SENTENCIA

... “En Oviedo a, trece de julio de dos mil cuatro.

VISTOS en grado de apelación por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los presentes autos de Procedimiento Ordinario 398/2003, procedentes del Jdo. 1a. Inst. e Instruccion N. 2 de Aviles, Rollo 226/2004, entre partes, como Apelante/s Ayuntamiento de Gozon representado por el procurador de los tribunales D. Luis de Miguel-Bueres Fernandez, y bajo la dirección letrada de Dª Mª Victoria Couce Calvo, y como Apelado/s D. Bernardo representado por el procurador de los Tribunales D. Angel Garcia-Cosio Alvarez, y bajo la dirección letrada de D. Francisco Ballesteros Villar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO El Juzgado 2 de Avilés dictó Sentencia en los autos referidos con fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que estimando la demanda formulada por D. Bernardo, debo condenar y condeno al Ayuntamiento de Gozón a que cese en el uso del nombre "Ruta del Agua" para la que así denomina en sus pasquines turísticos, debiendo retirar ese nombre de los pasquines, carteles, y demás medios informativos y de propaganda, condenando a dicho Ayuntamiento a que abone al actor la cantidad de 1.500 euros, en concepto de indemnización por daños morales, y todo ello con condena en costas a la parte demandada».

TERCERO Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO Dictándose Providencia con señalamiento para el dia doce de julio de dos mil cuatro, quedando los autos tras la votación y fallo para sentencia.

QUINTO En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, : siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Rafael Martín del Peso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Se suscita una cuestión jurídica ante esta Sala, cual es la de determinar si vulnera o no la Ley de Propiedad Intelectual ( RCL 1996\1382) la actuación del Ayuntamiento demandado al crear una ruta del agua con idéntica denominación a la registrada en 1997 por el actor, descrita en la documental, para fijar un itinerario que va desde Corvera hasta Pravia, señalando el ayuntamiento demandado que los hechos no infringen el artículo 10 de la LPI, la ausencia de relación entre la ruta registrada por el actor y la propaganda institucional (así lo califica el demandado) consistente en la creación de un taller de trabajo destinado a la rehabilitación de lavaderos, amén de la infracción del artículo 7º de la Ley de Marcas (RCL 1988\2267) , por cuanto el Ayuntamiento tienen inscrita esta marca desde el año 2001.

SEGUNDO Comenzando por los dos últimos motivos de recurso, ha de señalarse su manifiesta improcedencia, ya que el Ayuntamiento demandado, como se describe y detalla en los folletos explicativos que obran como documental en la litis, no se ha limitado a bautizar así la rehabilitación de lavaderos integrados en el seno del concejo, sino que aprovechando tal actuación ha creado un itinerario llamado ruta del agua, para su recorrido que forma parte de las atracciones turísticas que ofrece a sus visitantes(folios 56 y 57 etc.). Por otra parte no cabe ampararse en el registro de una marca posterior al efectuado en la Propiedad Intelectual por el actor, si aquella se prevale de un título original de una obra protegida, por cuanto, como declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2000 ( RJ 2000\8138) , la solución no puede ser otra que, el de la nulidad de la marca inscrita, por la incompatibilidad con el derecho de autor del creador del signo; «por lo que tanto aplicando las normas del Estatuto ( RCL 1930\759) como la de la Ley 32/1988 ( RCL 1988\2267) , la marca se inscribió contraviniendo las normas de marcas y a la misma le alcanza los efectos de nulidad», dice la referida sentencia en un supuesto de inscripción de una marca contraria a un signo, denominación dibujo u obra protegida por la LPI ya registrada anteriormente.

TERCERO Lo decisivo para resolver la impugnación es éste último aspecto que constituye el primero de los motivos de impugnación, puesto que el título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella, según reza el artículo 10 2º del RD Legislativo 12 de abril de 1996 ( RCL 1996\1382) . En este sentido es de destacar lo expuesto por la doctrina contenida en sentencia del Tribunal Supremo 26 de noviembre de 2003 ( RJ 2003\8098) , que concita jurisprudencia anterior, declaran que ya «la Sentencia de 28 de enero de 1995 [ RJ 1995\387] ) claramente establece que «por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo. No produce confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y el conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación posterior. Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales». Esta doctrina se reitera literalmente en las Sentencias de 17 de octubre de 1997 ( RJ 1997\7468) y 23 de marzo de 1999 ( RJ 1999\2005) , y se toma en cuenta en orden a la consideración del plagio como «copia en lo sustancial de una obra ajena» en la S. de 23 de octubre de 2001 ( RJ 2001\8660) » y añadimos que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo 2002 ( RJ 2002\6744) la protección dispensada por la LPI ampara a una actividad creativa con cargas de originalidad, que no puede encasillarse en cláusulas de estilo o usos tipográficos». Sentado lo anterior, la solución a adoptar en el caso enjuiciado sólo puede ser contraria a la de la recurrida, toda vez que una denominación tan genérica como «Ruta del Agua», no puede ser reputada como título original susceptible de amparo contra terceros por el mero hecho de su inscripción, ni provoca confusión alguna, a diferencia de otros que se refieren a localidades o puntos geográficos concretos, como la ruta del Cares, que precisamente cita el apelado en apoyo de su planteamiento, de ahí que la denominación de la senda como ruta del agua, al igual que ocurriría si se llamase de otra forma genérica o común (ruta de montaña, marítima etc.), no provoca confusión ni colisión alguna con una denominación idéntica para señalar una ruta existente en otro concejo, denominada así por estar relacionada con la rehabilitación de antiguos lavaderos. Los anteriores razonamientos obligan a revocar la recurrida y desestimar la demanda.

CUARTO Las costas de primera instancia se imponen a la demandante. No ha lugar a hacer especial declaración en orden a las del recurso (artículo 394 y 398 Ley de Enjuiciamiento Civil [ RCL 2000\34, 962 y RCL 2001, 1892] ).

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

FALLO

Acoger el recurso de apelación interpuesto por Ayuntamiento de Gozón, contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Aviles en autos de Procedimiento Ordinario número 398/2003. Y en su virtud, con revocación de la recurrida, desestimar la demanda formulada por Don Bernardo contra Ayuntamiento de Gozón, absolviendo al demandado de las pretensiones en ella contenidas, con imposición al demandante de las costas de instancia y sin declaración sobre las de la alzada.”