Trade dress. Marcas. Análisis de confundibilidad.

TAC 2º
Sentencia Nº 273 de 5 de setiembre de 2007
Ministros: Sassón, Sosa Aguirre, Chediak González (red)


I - INTRODUCCIÓN

En este pronunciamiento tratan la confundibilidad marcaria, referida específicamente a envases de barritas de cereales. Involucra aspectos de Trade Dress y cómo analizar si existe similitud, teniendo en cuenta que – en función del producto que se trate – hay elementos que es de uso o de estilo que se encuentren en el packaging indicando en qué consiste el contenido.

Destaco la sentencia porque hace una comparación interesante, como sistema, para llegar a una conclusión fundada.

No dispongo de las etiquetas que se comparan como para coincidir o no con la apreciación. Mi referencia es a aspectos formales del pronunciamiento.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA


Montevideo, 5 de septiembre de 2007.


VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados " ARCOR SAIC con EPSA ( PLUCKY SA). Daños y perjuicios." (Ficha 32-702/2002), venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 81 de fecha 17 de noviembre de 2006, dictada por el señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno doctor José Lobelcho.

RESULTANDO:

I ) Que por el fallo apelado se desestimó la demanda en todos sus términos; sin especial condenación procesal (fojas 645 a 650).
La Sala dará por aceptada y reproducida la relación fáctica y de actos procesales contenida en la sentencia, por ajustarse a las resultancias de autos. 
II ) Que contra dicho fallo se alzó la parte actora, mediante el recurso de apelación, agraviándose en esencia porque: 
a) no comprende como el Juez a quo se excusó de verificar los otros extremos que determinan la concurrencia desleal, cuando ni siquiera fue capaz de analizar si existía un o un hecho ilícito por parte el demandado y desestimó la demanda, supuestamente, por no existir el elemento del daño; 
b ) en definitiva el riesgo de confusión en el mercado entre ambos envases es irremediable, y es mayor aún si apreciamos la identidad total del producto protegido, "barras de cereales", no pudiendo existir entonces meras coincidencias, sino una intencionalidad evidente que conlleva a un claro acto de concurrencia desleal; 
c) el ilícito en la concurrencia desleal es de carácter objetivo, institucional, de peligro y de mercado, y no será necesario probar el daño o la intención de dañar, siendo suficiente que exista una conducta que infrinja normas objetivas de actuación;
d) los actos de Plucky SA fabricando un producto que es comercializado con una etiqueta idéntica a la de su producto, reconocido a nivel mundial, y a nivel del mercado uruguayo, ya es prueba suficiente de la configuración de una acción dolosa (fojas 659 a 666).
III ) Que la parte demandada evacuó el traslado conferido (fojas 670 a 678) y por auto 381 /2007 se franqueó la alzada (fojas 679).
Llegados los autos al Tribunal pasaron a estudio sucesivo de los señores Ministros.
Oportunamente se acordó en legal forma dictar decisión anticipada al amparo de lo dispuesto en el artículo 200.1 numerales 1o. y 2o. del CGP.

CONSIDERANDO:

I ) Que el Tribunal habrá de confirmar, por unanimidad , la sentencia impugnada.
En primer término, en relación a la apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria No. 2471 del 9 de junio de 2004 (fojas 271 a 272), anunciado con efecto suspensivo en audiencia (fojas 273) y franqueado con ese efecto por resolución No. 3395/2004 (fojas 284), es dable recordar que por sentencia interlocutoria de segunda instancia No. 309 de fecha 1o. de diciembre 2004 este Tribunal declaró mal franqueada la alzada, por entender que la apelación debe conferirse con efecto diferido conforme al artículo 342.2 del CGP (fojas 298 a 301).
Y conforme al artículo 251 numeral 3 del CGP el recurso de apelación con efecto diferido se limita a la simple interposición del recurso, en cuyo caso "se reservará fundamentarlo conjuntamente con el de la eventual apelación de la sentencia definitiva.".
Y en la especie, la parte actora resultó gananciosa en primera instancia, por lo cual no apeló la sentencia definitiva, ni tampoco adhirió a la apelación de la contraparte, limitándose al evacuar el traslado de la apelación a señalar su interés en que se franqueara la alzada al recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la sentencia interlocutoria 2471/2004, y que el Tribunal acogiera el excepción de prescripción oportunamente interpuesta.
Por ende, dejando de lado los errores formales de la recurrencia, el Tribunal no efectuara pronunciamiento sobre el excepcionamiento, al resultar ello innecesario dada la confirmatoria plena del fallo de primer grado, por razones de fondo (ausencia de agravio legítimo).
II) Que es cierto que en la impugnada no se analizó la existencia de hecho ilícito por parte de la demandada (pretendida copia del diseño de los envases), y que ello es lo decisivo, antes de entrar al análisis de la cuestión de la alegada competencia desleal.
En tal sentido, debe tenerse presente que en la demanda Arcor SAIC acreditó ser titular de las marcas " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX", "BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX CHOCOLATE"," BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX COCO & COOCKIES" y " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX DURAZNO" concedidas para proteger "barras de cereales" de la clase internacional 30, que son marcas complejas con combinación de elementos protegibles y banales( y en otros países también " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX MANZANA "; y alegó que Plucky SA es titular de la marca " MULTI CEREAL RICARD", y que bajo la misma comercializa, también, un producto "barra de cereales" que es envasado con una etiqueta prácticamente idéntica a las marcas de propiedad de Arcor SAIC (" MULTI CEREAL RICARD DURAZNO", "MULTI CEREAL RICARD MANZANA", " MULTI CEREAL RICARD CHOCOLATE y " MULTI CEREAL RICARD MIEL") (fojas 132 a 147).
En la contestación de la demanda, alegando en general la ausencia de confundibilidad, Plucky SA señaló que existieron varias reuniones entre las partes para solucionar el problema que se dilucida en autos, y que las comparaciones se hicieron entre las etiquetas por Arcor SAIC (que eran las efectivamente utilizadas en ese momento en el mercado) (fojas 180 a 189) y las de Plucky SA, y que Arcor SAIC posteriormente modificó sus etiquetas. Agregó, en particular, que respecto de la barra "Multi Cereal Ricard Miel" es imposible que se genere confusión entre los envases porque Arcor no produce cereales sabor miel, y si bien tiene un envase de color similar al de Plucky sabor miel, es para cereales sin sabor específico; que Plucky no comercializa cereales con sabor coco y cookies por lo cual no hay confusión posible con la barra "Arcor Cereal Mix Coco & Cookies"; y que en lo referente a la barra "Multi Cereal Ricard Chocolate" el envase es sustancialmente diferente, uno es blanco y el otro marrón, y la imagen de la barra de cereales es distinta (fojas 223 a 240).
Y entre las similitudes pueden destacarse las dimensiones del producto, las palabras cereal y barra de cereales, la foto o imagen de la barra de cereales y la ligera inclinación de la misma; y el peso de 23 gramos.
A su vez, existen varias diferencias: en una figura el logotipo ARCOR en letras blancas enmarcado en figura ovoide de color azul y borde amarillo (marca registrada), y en la otra el logotipo RICARD en letras blancas enmarcadas en figura rectangular redondeada de color rojo y borde amarillo (marca registrada); en una figura la denominación "Cereal Mix" en letras azules con borde blanco (y de mayor tamaño) y en la otra la denominación "Multi Cereal" en letras blancas con borde azul y amarillo (y de menor tamaño); en una el color de fondo es en degrade y en las otras es liso; en una figura Industria Argentina y en la otra Industria Uruguaya.
En lo atinente a las similitudes, las palabras que adjetivan como "cereales" y "barra de cereales" son designaciones usuales empleadas para indicar la naturaleza de los productos (artículo 4 literal 10 de la ley 17. 011); la imagen de la barra de cereales, es la del propio producto, un aglomerado; y éste para poder ser envasado en maquinaria análoga y comercializarse como "barra" es común que tenga esas dimensiones de largo, alto y ancho (como lo evidencian los envases de barras de cereales de otras compañías agregados en autos-fojas 190 a 192-) y un peso de algo más de 20 gramos; y las imágenes de las frutas son las correspondientes al sabor de cada barra o tableta.
La similitud en la ubicación e inclinación de la imagen de la barra de cereales sí existe, pues en ambos casos se encuentra en la parte superior derecha con una leve inclinación hacia arriba.
En cuanto a la imagen o dibujo-que representa el producto a distinguir- LAMAS (Derecho de marcas en el Uruguay, pág. 166) cita a Breuer Moreno quien dice: "Su registro, como emblema, no es posible. No podría adquirirse, con carácter privativo, el derecho de utilizar los emblemas "silla" o "mesa" para distinguir estos muebles carecerían de la especialidad y novedad requeridas por la ley. Pero estos dibujos pueden registrarse si se les da un aspecto característico y novedoso. Mejor dicho, puede registrarse esa forma característica y novedosa, pero no el emblema en sí. Otro comerciante podría registrar formas particulares diferente del mismo emblema.". En el caso de autos se trata de la simple imagen impresa o dibujo de la barra de cereales, no presentando palmariamente característica especial o novedosa alguna.
De la comparación puntual de las barras en función de los distintos sabores resulta que: a) las barras de sabor chocolate no presentan similitud cromática alguna (la de Arcor tiene fondo predominantemente marrón, y la de Plucky tiene fondo prácticamente blanco), y la imagen de la barra es disímil (la de Arcor presenta trozos de chocolate y la de Plucky es homogénea) (fojas 200); b) las barras de sabor manzana presentan poca similitud cromática (la de Arcor tiene fondo verde claro en degrade desde la derecha hacia la izquierda hasta un tono prácticamente blanco, y la de Plucky tiene fondo verde claro homogéneo), y la de Arcor tiene impresa la palabra "Light", que no figura en la de Plucky, en tanto que la imagen de la fruta está en extremos opuestos (fojas 199);c) la barra de sabor genérico "cereal mix" y la " multi cereal" de sabor miel, presentan bastante similitud cromática, pues en ambas el color de fondo es el azul (azul oscuro con amarillo en la parte izquierda en el caso de la barra de Arcor y azul más claro homogéneo, con bordes amarillos, en el caso de la barra de Plucky), pero en el envase de Plucky figura claramente la palabra " miel" y la imagen de una abeja libando una flor, que no existen en el envase de Arcor (fojas 198); y d) las barras de sabor durazno presentan alguna similitud cromática (la de Plucky es de color durazno homogéneo, y la de Arcor presenta un color terracota en el centro, con degrade hacia el amarillo en los extremos), con la imagen de la fruta en extremos opuestos, y una imagen del producto diferente, pues la barra de cereales de Plucky es más homogénea que la de Arcor (fojas 201).
En suma, solamente resulta opinable la confundibilidad de los productos en el caso de los literales c) y d); siendo que en el caso de los literales a) y b) la apariencia visual externa global o de conjunto es claramente disímil.
Conforme la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los criterios para la apreciación de la confundibilidad de las marcas son: a) la confusión resulta de la impresión del conjunto despertado por las marcas ;b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente ;c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; y d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas (Sentencia No. 77/2006, LJU caso 135 004).
Y como semejanza jurídicamente relevante del conjunto, sólo queda la ligera inclinación hacia arriba de la escritura principal y el dibujo o imagen de la barra de cereales, pues lo restante describe el producto y explica sus características.
Hay que estar al " trade dress" ( imagen o impresión visual de ese "empaque" como un todo). Se define como la apariencia visual externa con que un producto se presenta en el mercado, apariencia que tiene aptitud distintiva y complementa en ese sentido la función del signo marcario que individualiza el producto, pudiendo constituir una nueva forma de competencia desleal (Merlinsky-Salaverry, Las Marcas en el Uruguay, pág. 34). Se limita a los detalles que son fantasía o novedad (TCA, Sentencia No. 218/2004, LJU caso 130 040).
Resulta menester preguntarse si existe riesgo de confusión para el consumidor masivo, excluyendo la configuración en el caso del " secondary meaning"-cuando una denominación, originalmente descriptiva y genérica pasa a ser asociada exclusivamente con un producto en particular ( Merlinsky-Salaverry, obra citada, pág. 38), ya que no se alegó.
Y como lo relevara el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso donde existía clara diferencia de las marcas en la parte denominativa y ciertas similitudes en la presentación gráfica (imágenes, formas, colores), siguiendo al señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, "Existen ciertos elementos estructurales de la presentación gráfica que son algo similares como se advierte en la presencia de granos de café; la taza de color rojo; la coloración del fondo. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que las denominaciones de ambos cafés son sustancialmente diversas. Uno alude a NESTLÉ y el otro a MONTERREY en tamaños destacados"... "La comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importante que las semejanzas. Además, la mayor parte de la propaganda de los cafés utilizan la gráfica de lo granos de café lo que en si no supone a criterio del dictaminante una fantasía exclusiva". En su virtud, si bien el elemento figurativo en la comparación de las marcas enfrentadas se aprecia algo similar, a primera vista; también no se discute que la diferente DENOMINACIÓN entre uno y otro registro marcario, es clarísima. Aspecto que es considerado en muchos de los fallos de la Corporación, determinante para permitir la coexistencia registral en ciertos casos. En ese marcario mixto como la "etiqueta", el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el que atrae la atención del consumidor y se conservan su memoria, siendo en realidad el medio identificador del producto. ( Conf. Sentencia 160/95 del Tribunal)" (Sentencia No. 601/96)" (Sentencia No. 528 del 15 agosto de 2001 de fojas 216 a 222).
En el caso de autos, en conceptos trasladables, si bien existen elementos estructurales similares en la presentación gráfica (esencialmente entre los envases de las barras de sabor durazno entre sí, y los envases de las barras sabor miel y cereal mixto genérico, entre sí), fundamentalmente la ubicación espacial de las letras y la imagen del producto, así como algunos de los colores de fondo, no es menos cierto que las denominaciones son diferentes " MULTI CEREAL" de " RICARD" y " CEREAL MIX" de "ARCOR" (con diferencias tanto gráficas como fonéticas), y la comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importantes que las semejanzas; excluyéndose la confundibilidad, y en consecuencia la ilicitud.
No existe mérito para la imposición de sanciones procesales en el grado.

Por tales fundamentos el Tribunal FALLA:

Confirmase la recurrida; sin especial condenación en la alzada.
Y devuélvase.

Signos distintivos. Marca. Uso. Riesgo de confusión. Competencia desleal, no existió.

Suprema Corte de Justicia

Sentencia N° 666 de 6 de julio de 2012

Dres. Gutierrez Proto - Ruibal Pino - Larrieux Rodríguez - Chediak González - Pérez Manrique

I - INTRODUCCIÓN

Interesante sentencia para analizar el alcance de la comparación entre signos distintivos: “PROTECCIÓN ACTIVA” y “ACTIVA”.

Las sentencias que rechazan la pretensión de los titulares de la primera de los mencionados de que la segunda no se utilizara destacan que no hay competencia desleal en la utilización.

II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

Montevideo, 6 de julio de 2012

En autos caratulados:PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. Y OTRAC/GABENAR S.A.
Ficha 2-44417/2009

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se transcribe:

//tencia No. 666 MINISTRO REDACTOR: DOCTOR JORGE RUIBAL PINO Montevideo, veintinueve de junio de dos mil doce VISTOS: Para sentencia, estos autos caratulados: “PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. Y OTRA C/ GABENAR S.A. – DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACIÓN”; FICHA NO. 2-44417/2009, venidos a conocimiento de esta Corporación, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 304/2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno. RESULTANDO QUE: 1.- Por sentencia No. 70/2010 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno, a cargo de la Dra. Teresita Maccio, se falló: “Acogiendo parcialmente la demanda y en su mérito, condenando a Gabenar S.A. a cesar en el uso del nombre comercial ACTIVA, en un plazo de sesenta días, contados a partir del siguiente al que quede ejecutoriada la presente. No haciendo lugar a la demanda en lo demás. Las costas y los costos en el orden causado” (fs. 204/208). Decisión que fue revocada por la impugnada que, en su lugar, desestimó la demanda, sin especial condenación en el grado (fs. 246/249). 2.- A fs. 252/257vta., el representante de la parte actora interpuso recurso de casación. Sostuvo que la solución desestimatoria se fundó en la supuesta falta de legitimación de la reclamante, legitimación que sin dudas posee en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 17.011. La actora forma parte de un grupo empresarial reconocido por la comercialización de servicios de vigilancia, transporte y custodia de fondos, y alarmas tanto comerciales como residenciales, siendo titular de la marca “Protección Activa”, registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desde el 1.8.2000, tal como surge de la prueba documental de fs. 12 y 13. Asimismo, surge acreditado en autos que la demandada adquirió de Activa S.R.L. el uso del nombre comercial “Activa” el 30.10.2006, de acuerdo a la documentación acompañada a fs. 31, por lo que la marca registrada por la actora se obtuvo con anterioridad al uso del nombre comercial por la demandada. Por tanto, surge plenamente acreditada en autos la legitimación activa de la impetrante, puesto que probó la registración de la marca cuyo uso ilegítimo efectúa la demandada desde el 2006. Por otra parte, si la demandada entendía que la marca registrada por la actora “PROTECCIÓN ACTIVA” está viciada de nulidad, debió comparecer ante las autoridades administrativas correspondientes a fin de reclamar lo que consideraba correspondía a su derecho; sin perjuicio de señalar que su mandante utiliza las marcas registradas objeto de este accionamiento desde hace más de diez años, siendo absurdo el planteo fincado en la nulidad, por contrario al principio de seguridad jurídica. En suma, el cúmulo probatorio producido en autos permite sostener la utilización indebida por parte de la demandada de una denominación comercial de indudable similitud con la propia de la compareciente, para la realización de idénticos servicios, capaz de crear confusión entre los consumidores. En definitiva, solicitó se case la decisión recurrida y se acoja la demanda en su totalidad. 3.- Conferido traslado del recurso (auto No. 625/2011, fs. 259), el representante de Gabenar S.A. lo evacuó a fs. 261/266, postulando su rechazo con costas y costos a la contraria. 4.- Por resolución No. 675/2011 (fs. 267), el “ad-quem” dispuso el franqueo del recurso y la elevación de los autos para ante esta Corporación, donde fueron recibidos el 7 de diciembre de 2011 (nota de cargo, fs. 271). 5.- Cumplido el pasaje a estudio dispuesto por auto No. 230/2012 (fs. 272vta.) se acordó el dictado de sentencia en forma legal. CONSIDERANDO QUE: I.- La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación movilizado, en tanto los agravios articulados no logran conmover la bien fundada decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno. II.- Liminarmente corresponde señalar que los dos Tribunales de mérito coincidieron en cuanto a que la demandada no realizó actos de competencia desleal y a que la actora no se desembarazó satisfactoriamente de su carga de probar los daños y perjuicios que invocó, por lo que ambas cuestiones pasaron en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo ser revisadas, por ende, en esta etapa casatoria (art. 268 inc. 2 del CGP, en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243). Como se ha dicho reiteradamente por este Cuerpo y, “...como se sostuviera en sentencia 24/03 la ‘ratio legis’ del art. 268 del C.G.P. –con la redacción dada por el art. 37 de la Ley 17.243-, radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio...” (cfr. sentencia 38/2005). En conclusión, resultarían revisables en este grado de casación, exclusivamente, los agravios referidos a la procedencia o no de la condena impuesta a la demandada para que cese el uso del nombre comercial “Activa”. III.- El Sr. Ministro Dr. Daniel Gutiérrez, considera que en virtud de lo que viene de señalarse y en tanto la sentencia de segunda instancia confirmó, sin discordia, lo decidido por la Sede “a-quo” en cuanto se desestimó la reclamación ejercitada referida a los daños y perjuicios, no es procedente en casación pretender que la demandada cese en el uso del nombre comercial “Activa”. Ello, por cuanto dicha pretensión, en la demanda estaba religada al amparo de los daños y perjuicios reclamados, cuestión que fue desestimada en primera instancia y confirmada por el Tribunal “ad-quem”, sin discordia. IV.- En segundo lugar, debe señalarse que contrariamente a lo manifestado por el “ad-quem”, la impetrante es titular de legitimación activa para deducir la pretensión de autos. Si bien puede sostenerse que la actora registró un nombre genérico, incluido en las hipótesis de nulidades absolutas previstas en el num. 10mo. del art. 4 de la Ley 17.011, de conformidad con el informe de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fs. 138, lo cierto es que la misma D.N.P.I. autorizó y registró el nombre “Propiedad Activa” en el año 2000 para la actora por lo que, efectuado dicho registro, puede ejercer el derecho inherente a la protección de la marca comercial, tal como emerge del art. 14 de la referida ley. Sin perjuicio de señalar que, respecto de la mencionada inscripción registral, ni la demandada en autos ni ningún otro interesado instó administrativamente a efectos de obtener la revocatoria del acto administrativo por el cual se autorizó dicho registro. V.- Ahora bien, y respecto del mérito del asunto, la demanda no podía prosperar porque, como lo sostuvo escuetamente la impugnada en el Considerando IV a fs. 249, “...cabría sumar que tampoco la actora ha demostrado la ocurrencia de un interés que en alguna forma justificara otorgar la tutela que pretende, siendo que los hechos que imputara a la contraria en tal sentido no los ha probado ni, por ende, resulta de autos que proceda limitar lo que no es sino mero ejercicio legítimo de libertad”. Los hechos ilícitos imputados a la demandada se recogieron en el objeto del proceso, que quedó delimitado en audiencia preliminar a fs. 76 en “...determinar si procede acoger la pretensión de las actoras por darse una hipótesis de uso indebido de denominación comercial, configurándose competencia desleal, procediendo a disponer el cese del uso de la denominación Activa Alarmas por parte de la demandada...”. Tal como sostuvo el “ad-quem”, la actora no acreditó la existencia de uso ilegítimo de la marca comercial por parte de la demandada, en virtud de lo establecido en el art. 68 de la Ley No. 17.011, ya que la accionada utilizó una designación comercial visiblemente distinta a la preexistente adoptada por la actora. En efecto, la actora tiene registrada a su nombre en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. la marca comercial “PROTECCIÓN ACTIVA”, y la demandada utiliza la razón social denominada “GABENAR S.A.”, inscripta en el Registro de Comercio, Sección Personas Jurídicas, en el año 2006, utilizando como marca comercial no inscripta la denominación “ACTIVA” (ver documentos glosados a fs. 15 a 17, 46 a 47, 49 a 55 y 59). De la sola lectura de ambas marcas comerciales, no emerge similitud alguna que configure competencia desleal por confusión generada en los consumidores sino todo lo contrario, ya que la demandada utiliza designación comercial visiblemente distinta a la registrada por la actora. La Corporación en Sentencia No. 161/2005, sobre competencia desleal sostuvo que: “Los actos de competencia desleal (art. 10 Convenio de París ratificado por nuestra República), instancias especiales del abuso de derecho, son aquellos que se configuran frente a los competidores (denigración, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secreto, discriminación, etc.), a los consumidores (confusión, engaño) o al mercado (explotación de situación de dependencia, venta con pérdida, etc.) a partir de conductas contrarias a los usos honestos que provocan perjuicios indebidos (Cf. Merlinski-Carrión, en Anuario de Derecho Comercial, T. 10, págs. 412/413). En tal sentido señala Messineo que la competencia es desleal cuando ‘...se valga de medios que, por su cualidad y eficiencia, vayan más allá de su finalidad de batir a las empresas en competición, con las armas de la superioridad técnica o con el más bajo costo de producción, y lesionen el derecho del competidor afectándolo con tal competencia...’ (Tratado de Derecho Civil y Comercial, EJEA, 1979, Tomo VI, p. 573).” (...) Y cabe destacar que de acuerdo a la previsión genérica del art. 10 bis párrafo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial constituye competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (cfme. T.A.C. 5º, sent. del 31/5/98, L.J.U., c. 11.175)”. La marca comercial registrada en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la actora en nada coincide con la utilizada en los hechos como nombre de fantasía por la demandada, la que es visiblemente distinta, en los términos exigidos por el art. 68 de la la Ley No. 17.011. Como lo expresa Beatriz Bugallo, “El nombre comercial deberá ser ‘visiblemente distinto’ a los preexistentes. El legislador optó por calificar la exigencia de distintividad del nombre, desde la óptica del decisor de un conflicto: la diferencia entre un nombre comercial con los preexistentes deberá ser ‘visible’. En caso que un nombre comercial no sea visiblemente distinto, quien lo haya adoptado con posterioridad en el tiempo se encuentra obligado por la ley a cambiarlo por otro que implique una ‘clara modificación’ (Cf. Bugallo, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU 1era. ed. Octubre 2006, pág. 275). En cuanto a una eventual hipótesis de ilegitimidad del uso de la marca por la demandada por “trade dress” o apariencia similar (Cf. Lamas, Mario Daniel, “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Barbat & Cikato, ed. 1999, pág. 51), esto debe descartarse plenamente como posibilidad, ya que la actora no aportó en autos la apariencia comercial de la marca registrada como “PROTECCIÓN ACTIVA”, lo que suma un elemento más que abona la conclusión de que la marca utilizada por la demandada es “visiblemente distinta”. En efecto, para que resultara viable la protección impetrada por la actora respecto de su nombre comercial, debía acreditar que se trataban de signos efectivamente confundibles (Cf. Bugallo, op. cit., pág. 282) los utilizados por la demandada, lo que no surge probado ni remotamente -extremo que, por otra parte, resulta ajeno a esta grado- siendo además evidente que los nombres comerciales de referencia no se asemejan en lo absoluto. Por consiguiente, el actor no puede, por el hecho de haber registrado una marca comercial utilizando términos genéricos a efectos de definir su giro comercial, atacar el legítimo derecho de otra empresa a utilizar los mismos términos genéricos de forma diferente (designación visiblemente distinta, en términos del art. 68 de la Ley No. 17.011), so pretexto de que tal actitud configuraría competencia desleal, ya que tal entendimiento significaría la violación del principio de libertad, esencial en materia comercial. VI.- La conducta endoprocesal de las partes no ha dado mérito a especial condenación en gastos causídicos en el grado (art. 279 y 56.1 CGP, in ordine, art. 688 CC). VII.- Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA: DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. DR. DANIEL GUTIERREZ PROTO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE RUIBAL PINO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE T. LARRIEUX RODRÍGUEZ MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE O. CHEDIAK GONZÁLEZ MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. FERNANDO TOVAGLIARE ROMERO SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPAÑA. marca farmacéutica. Confundibilidad. Riesgo de confusión.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

STS 5285/2012

Nº de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012

I  -  COMENTARIO

 

Autor: Noelia Abreu

Las titulares de la marca “botox” interpusieron demanda de juicio ordinario contra Cosmética Tecnica S.A,  alegando que esta ultima había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca “botuxyne”, ya que la misma esta imitando a la marca  registrada “botox”  con la finalidad de inducir a engaño al consumidor.

Como primer punto a resaltar debemos decir que la marca “botox” es una marca notoria conocida en buena parte del mundo. Por lo tanto, a mi entender, al pertenecer a dicha categoría de marcas con una trayectoria conocida a nivel internacional y un gran mérito fruto del trabajo y esfuerzo por parte de sus titulares, puede existe una clara intención de explotar la reputación de dicha marca por parte de los demandados, apropiándose del esfuerzo ajeno para obtener ganancias. Lo antes explicado constituye uno de los supuestos de competencia desleal. Al existir presunta intención, es que se alega la mala fe y citando el articulo 51 inciso b de la ley 17/2001 el cual establece como causal de la nulidad absoluta de la marca el hecho de actuar de mala fe al solicitarla. Si afirmamos esto, y dados los motivos antes fundados Podemos justificar la acertada solución de declarar la anulación de la marca.

Por otro lado cabe hacer una apreciación que en la sentencia no se exteriorizo y es el hecho de que el prefijo “BOT” utilizado al comienzo de dichas marcas, refiere a una  toxina botulínica, por lo tanto es de uso común y no es procedente que una marca se adueñe de el. Por lo tanto al igual que el caso anterior cabe  tenerse en cuenta el resto de los vocablos “ox” y “uxyne”, cuya similitud radica únicamente en la utilización de la letra “X”.

Una vez hechas las anteriores precisiones debemos afirmar  que, por mas que las marcas compartan el prefijo BOT  que es de uso común y solo la letra x al final, la marca botox posee las características mencionadas y como tal debe ser tomada en cuenta especialmente y con mas delicadeza que el resto de las marcas, ya que dada su trayectoria puede inducir a imitaciones y aprovechamientos de reputación ajena, cosa que creo que ocurrió en la sentencia analizada.

II - TEXTO DE LA SENTENCIA

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

STS 5285/2012

Nº de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012

Casación

Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Allergan, Inc y Allergan, S.A.U., representadas por la Procurador de los Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial

de Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales don Rafael Gamarra Megias, en representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., en concepto de parte recurrente. La parte recurrida Cosmética Técnica, SA, no se ha personada ante esta Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Procurador de los Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, obrando en representación de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U., interpuso demanda de juicio ordinario contra Cosmética Técnica, SA. En dicha demanda, la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera sociedad citada producía especialidades farmacéuticas, las cuales comercializaba en más de cien países en el mundo. Que, entre los productos que elaboraba dicha sociedad, se encontraba un medicamento, producido a partir de la toxina botulínica, con eficacia para variadas patologías, entre ellas, la consistente en eliminar las arrugas. Que dicho producto era vendido con la marca " botox ", de extraordinaria notoriedad, en buena parte del mundo. Que Allergan S.A.U.

era una filial de la anterior, titular de todas sus acciones.

También alegó que Allergan Inc. era titular de las marcas españolas números 1652789, "Botos ", 1737252, " Allergan B o tox ", 1999812, " B o tox ", 2351365, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ", 2365582351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex", 2351366, " B o tox " con un dibujo, y de las marcas comunitarias números 1923986, "Bo tox " B o toxBotulinun Toxin Type a Purified Naurotoxin Complex " , 199481, " B o tox ", 2015832, " B o tox " con un dibujo, 2575371, " It,s not magic, its B o tox ", con un dibujo, y 3700317, " B o tox ". Que la especialidad farmacéutica conocida como " Botox " se obtenía de una neurotoxina producida por la bacteria clostridium botulinum, y estaba indicada para el tratamiento de trastornos neuromusculares. Que la misma cubría el noventa por ciento del mercado mundial de neuromoduladores.

Añadió la representación procesal de las demandantes que la marca "Botox " era notoria, como habían declarado numerosas sentencias y evidenciaba su publicidad.

También alegó que la demandada, Cosmética Técnica, SA, había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca española número 2606725, " Botuxyne ", solicitada el quince de julio de dos mil cuatro, ya que había imitado sus preferentes marcas registradas para engañar al consumidor del producto y aprovecharse de la notoriedad de aquellas.

Afirmó la representación procesal de las demandantes que era aplicable el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, por haber obtenido la demandada el registro de mala fe. Que también lo era el artículo 55.1.e) de la misma Ley , al proceder la declaración de caducidad de la marca por mala fe. Que el registro era, además, nulo por riesgo de confusión, de conformidad con los artículos 6 y 8 de la citada Ley .

Y que, finalmente, debía ser aplicado el artículo 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

En el suplico de la demanda interesó la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que " declare: 1.1. Que Allegarn Inc. Ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo <Botox>. 1.2. Que la marca <D.Botuxyne> ha sido solicitada de mala fe. 1.3. Que la marca <D.Botuxyne> es susceptible de generar engaño. 1.4. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad o, en su defecto, la caducidad de la marca <D.Botuxyne>. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare que el uso que la demandada hace de la marca la marca <D.Botuxyne> constituye un acto de violación de la marca prioritaria <Botox>. 2. Condene a la demanda: 2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.2. A abstenerse

en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulta confundible con la marca <Botox>. 2.3. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo objeto de la acción. 2.4. A indemnizar a Allergan Inc. en concepto de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados. 3. Ordene en su día la cancelación de la marca <D.Botuxyne> remitiendo al efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada ".

SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil seis , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 616/06.

La demanda fue ampliada por escrito registrado el veinticinco de octubre de dos mil seis. En él, la representación procesal de las demandantes interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, además de los pedimentos contenidos en aquella, la condena de la demandada a "indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de treinta mil euros (30.000 #), (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el ocho por ciento a la cifra de negocio realizada por la demandada con la marca litigiosa, (iii) y, en todo caso, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados ".

Cosmética Técnica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta Sánchez Vallecillos.

La representación procesal de dicha litigante contestó la demanda, alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que no eran ciertos los hechos afirmados en la demanda, salvo los que expresamente reconociera ella. Que, en todo caso, había actuado de buena fe y con transparencia total al registrar su marca. Que, además, eran muchas las marcas con la sílaba " Bot " en el comienzo de su denominativo. Que quien había obrado de mala fe habían sido las demandantes.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona una sentencia que desestime "íntegramente la demanda suscitada de contrario y todo ello con expresa condena en costas a la parte actora ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona dictó sentencia, con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete , con la siguiente parte dispositiva:

" Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Lorena Moreno Rueda, Procurador de los Tribunales, y de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra Cosmética Técnica, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta Sánchez Vallecillos, debo acordar y acuerdo: 1º) Declarar la nulidad de la marca 2606725 <D.Botuxyne>. 2º) Condenar a la demandada al cese en el uso de la citada marca y de cualquier otro que resulta confundible con la marca de la actora <Botox>, retirando del mercado cualquier producto o material publicitario y comercial en los que figure dicho signo. 3º) Condenar a la parte demandada al pago de mil ochocientos ochenta y siete euros, con cuarenta y dos céntimos (1887,42 #), en concepto de daños y perjuicios. 4º) Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales ".

CUARTO. La representación procesal de las dos sociedades demandantes recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, de veinticuatro de julio de dos mil siete, posteriormente impugnada también por la demandada.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se repartieron a la Sección Decimoquinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 894/07, y dictó sentencia, con fecha nueve de octubre de dos mil ocho , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra la sentencia dictada con fecha veinticuatro de julio de dos mil siete por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y estimando íntegramente la impugnación formulada a su vez por la demandada Cosmética Técnica, SA, revocamos parcialmente la sentencia, en el sentido de eliminar la condena en costas a la demandada, debiendo cada parte pagar las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Las costas de la alzada

derivadas de la desestimación del recurso de la actora le son impuestas a ésta. No se hace condena en costas en la alzada por las costas derivadas de la estimación de la impugnación de la demandada ".

QUINTO. La representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U., preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Dicho Tribunal de apelación, por providencia de trece de enero de dos mil nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de dos de febrero de dos mil diez , decidió: " 1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de dos mil ocho, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo de apelación número 894/2007 , dimanante de los autos de juicios ordinario número 616/2006 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona ".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

ÚNICO. La infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia - sentencias de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil siete -.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no se ha personado.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el siete de junio dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes.

En las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D- Botuxyne") , inscrita a nombre de la demandada, Cosmética Técnica, SA. Dicha acción la había ejercitado en la demanda Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto

con Allergan S.A.U., su filial en España -.

Dos fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados declararon la nulidad de la marca "D-Botuxyne " de la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas; y la absoluta que introdujo el artículo 51, apartado 1, letra b), de la misma Ley .

Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se examinan.

SEGUNDO. Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de las

demandantes.

El Juzgado de Primera Instancia condenó a Cosmética Técnica, SA, conforme a lo pretendido en la demanda, a indemnizar a Allergan Inc. y a Alergan S.A.U, por los daños producidos por el uso de la marca luego anulada.

En concreto, lo hizo en la medida establecida en el artículo 43, apartado 5, de la Ley 17/2001 , dada la falta de prueba de los daños y perjuicios alegados por las demandantes.

La Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación de las actoras, en reclamación una mayor extensión cualitativa de la condena a la indemnización de daños - como se ha dicho, causados por haber estado usando la demandada una marca que luego fue anulada con alcance retroactivo - consideró que la misma no estaba prevista en la Ley 17/2001 y, por ello, que las perjudicadas deberían haber ejercitado las acciones previstas, a tal fin, ya en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, ya en el artículo 1902 del Código Civil .

Sin embargo, para no incurrir en una " reformatio in peius ", dado que el pronunciamiento de condena sólo había sido recurrido por las demandantes, mantuvo la condena de la demandada a la indemnización establecida en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y tan sólo modificó el régimen de las costas.

Allergan Inc. y Allergan S.A.U. no están conformes con dicha argumentación ni con la medida de la indemnización determinada en la sentencia de primera instancia, razón por la que, en el único motivo de su recurso de casación, acusan la infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Afirman que la jurisprudencia - sentencias 29/2007, de 25 de enero , y 74/2007, de 8 de febrero -, en los casos en que se hubiera anulado una marca con declaración de mala fe del solicitante de su registro, ha establecido la procedencia de la condena de quien usó la anulada a indemnizar daños y perjuicios al titular de la prioritaria.

TERCERO. Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.

I. Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que

ejercite la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la sentencia 177/2012, de 4 de abril -.

Las sentencias números 169/1995, de 6 de marzo , 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del registro de cobertura se acumule la de violación de la marca prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone que la declaración de nulidad no opera " ex nunc ", sino " ex tunc ", como regla, lo que implica entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley.

Las sentencias 29/2007, de 25 de enero , y 74/2007, de 8 de febrero , en aplicación del artículo 50, apartado 2, de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre , declararon procedente la condena del titular del signo anulado a indemnizar al de la marca prioritaria perjudicado por el uso de aquel, al haber actuado de mala fe.

Conforme a la mencionada doctrina y por concurrir en el caso enjuiciado los indicados requisitos objetivos y subjetivos, procede declarar que era conforme a derecho la estimación de la acción de indemnización de daños ejercitada en la demanda por Allergan Inc. y Allergan S.A.U contra Cosmética Técnica, SA, por razón de que su marca fue anulada por haberla solicitado de mala fe - en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

A ello hay que añadir - aunque sólo sea a mayor abundamiento - que, en la aplicación de la vigente Ley 17/2001, la sentencia 177/2012, de 4 de abril , interpretó el apartado 2 del artículo 54 de dicha Ley en el sentido de que la mala fe a que la norma se refiere en su apartado 2 es exigible sólo en el caso que específicamente contempla, ya que, en los demás de anulación del registro de una marca y declaración de la infracción de otra prioritaria, deben ser aplicadas las reglas generales contenidas en el artículo 42 de la misma Ley , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, " en todo caso ", en los supuestos del apartado 1 y, si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada, en los supuestos previstos en

el apartado 2.

II. No obstante lo cual, como se expuso, la sentencia de apelación, pese a que declaró que el Juzgado de lo Mercantil debería haber desestimado la acción de condena de la demandada a la indemnización de daños, mantuvo en su integridad el correspondiente pronunciamiento para no incurrir en "reformatio in peius ".

Como pone de relieve la sentencia 345/2011, de 31 de mayo - con cita de varias - el recurso de casación no se da contra las consideraciones hechas a mayor abundamiento ni sobre bases hipotéticas ni como meros "obiter dicta ", sino contra lo que es "ratio" y se refleja en el fallo que se recurre, de tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión

judicial son irrelevantes a los fines de la casación.

Ello sentado, lo que pretende la recurrente es que la medida de la indemnización se incremente respecto de la establecida en la primera instancia, al alegar que sufrió otros daños a los que no se había referido la sentencia apelada.

Tal alegación carece del necesario soporte probatorio, como declaró el órgano judicial de la primera instancia, por lo que procede mantener su decisión al respecto.

CUARTO. Régimen de las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sobre las costas del recurso de casación, que estimamos, no procede especial pronunciamiento, ya que la argumentación de la sentencia recurrida dotaba de incerteza a la justificación de la interposición del recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por Allergan Inc. y Allergan S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha nueve de octubre de dos mil ocho .

No formulamos pronunciamiento de condena en costas del recurso desestimado.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

COLOMBIA. Marca farmacéutica. Confundibilidad. Riesgo de confusión.

Pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, del Consejo de Estado.

Bogotá, 13 de setiembre de 2007

Radicación numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01

I - COMENTARIO

Autor: Noelia Abreu

La sentencia trata de dos marcas en cuestión, una que se registro primero en el tiempo, la misma es la marca XENICAL, y otra registrada con posterioridad XEGNAL. Se alega que ambas marcas son confundibles y que ambos signos distinguen productos farmacéuticos, es decir de la clase 5.

Al respecto cabe hacer un primer comentario relevante, el mismo es que en la determinación de dicha confusión  no se debe tener en cuenta el prefijo “XE” utilizado al comienzo de ambas marcas ya que este es de uso común, y por lo tanto no corresponde a ninguna marca adueñarse de el o querer imponer su uso exclusivo; por ello  no podemos basarnos en este para alegar la confusión entre ambas. Por lo tanto los vocablos en cuestión se reducen a “NICAL” Y “GNAL” entre los cuales se debe afirmar que si existe la alegada similitud, ya que si bien no cuentan con el mismo numero de letras (en una hay cinco letras y en la otra hay cuatro), existe una pronunciación similar y ambas terminan en “NAL”.

Un punto a resaltar es que al tratarse de productos farmacéuticos que pueden ser influyentes en la salud y hasta en la propia calidad de vida y bienestar de los consumidores, a mi entender,  es primordial tener en cuenta la protección  dichos derechos del consumidor y no dejar de hacer énfasis en ellos. Por lo tanto me parece acertada la exigencia rigurosa del examinador al tratarse de una materia tan delicada.

Dado esto, es esencial por lo tanto no perder de vista la impresión que el consumidor medio tiene sobre las mismas, y colocarse en su lugar, tomando en cuenta que por lo expresado en la sentencia, estamos ante una sociedad donde se da la “cultura curativa personal” donde muchas personas se auto recetan, en este contexto resulta aun mas arriesgado que ambas marcas presenten tales similitudes que pueden dar lugar a confusiones y errores con consecuencias graves a la salud y calidad de vida de estos.

II - TEXTO DE LA SENTENCIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)

Radicación numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01

Actor: SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

La SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 13998 de 30 de junio de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE UN REGISTRO”; 24164 de 28 de septiembre de 2000  “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 35228 de 28 de diciembre de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

1.- La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., por conducto de apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro de la marca nominativa XEGNAL para distinguir un producto farmacéutico limitado a un medicamento formulado para la disfunción eréctil.

 

2.- Señala que la anterior solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 486 de 29 de noviembre de 1999 y frente a la misma la actora presentó observaciones con base en el registro previo de la marca XENICAL, certificado núm. 157.955, que distingue “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, clase 5.

 

Explica que la observación se fundó en que las marcas XEGNAL y XENICAL son confundibles y que ambos signos distinguen “productos farmacéuticos”, es decir, los mismos productos.

 

4.- Afirma que mediante Resolución 13998 de 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la observación propuesta, declarándola infundada y concedió el registro de la marca XEGNAL para distinguir un “producto farmacéutico” limitado a un “medicamento formulado para disfunción eréctil”, acto frente al cual interpuso los recursos de reposición y de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 81 y 83 de la Decisión  344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

A su juicio, el artículo 83, literal a) contempla dos presupuestos de hecho: que los signos sean confundibles  por ser idénticos o por la semejanza que existe entre ellos ; o que los signos distingan los mismos productos o  productos de los cuales el uso de la marca puede inducir al publico a error.

 

Explica que la confusión resulta de la primera impresión de conjunto que despiertan los signos y que no es de recibo fraccionarlos para efectuar el análisis.

 

Que, conforme a lo anterior, la comparación entre los signos XENICAL y XEGNAL evidencia el riesgo de confusión. Esta similitud se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica; y fonética. por ser la voz el medio como el usuario demanda el producto distinguido con la marca.

 

Manifiesta que fonéticamente el riesgo de confusión es mayor por cuanto las dos letras iniciales de las marcas son las mismas y tienen la misma pronunciación; y que igual ocurre con las dos letras finales; y la participación intermedia en ambas marcas de la letra “N” complementa la semejanza.

 

Expresa, en lo que tiene que ver con la violación del artículo 81 de la Decisión 344, que el signo XEGNAL es perceptible por los sentidos y se representa gráficamente, pero que carece de distintividad, ya que su uso respecto de productos farmacéuticos induce al público a error.  

 

Explica que la marca XEGNAL  carece de especialidad, entendida por tal como la capacidad de un signo para ser distintivo, en función de otros previamente solicitados o registrados para distinguir los mismos productos.

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

 

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

 

II.1.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, por el contrario, se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaría.

 

Manifiesta que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado, al acoger los pronunciamiento que sobre el punto ha hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen que se haga de las marcas farmacéuticas es diferente  del que se hace frente a las demás, pues muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo a un químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar la naturaleza del producto comercializado. Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al sufijo o  prefijo, sino a la otra parte de la expresión.

 

Señala que en este caso al efectuar el análisis de confundibilidad sin tener en cuneta el prefijo XE, que es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica AL, se tiene que  la marca solicitada es estructurada por seis letras, diferenciándose en la terminación GNAL haciéndose la estructura visualmente diferente.

 

Reitera que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica pues, de lo contrario, absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionadas entre sí.

 

A su juicio, la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través del expendedor especializado.

 

II.1.2.- La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó personalmente del auto admisorio y contestó la demanda aduciendo lo siguiente:

 

 

Manifiesta que no es cierto, como se demostró ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que las marcas XENICAL y XEGNAL sean similares, y menos aún que se presente error o confusión por parte de los consumidores.

 

Argumenta que al hacer la comparación de las marcas, mirándolas como un todo, se establece que efectivamente las mismas son completamente diferentes entre sí.

 

A su juicio, se pueden notar desde todo punto de vista las diferencias entre las marcas, mientras que las similitudes son muy pocas.

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Los actos acusados concedieron, a favor de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., el registro de la marca XEGNAL, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª, particularmente, producto farmacéutico limitado a un medicamento formulado para disfunción eréctil.

 

En la actuación administrativa intervino la actora para presentar observaciones, por ser titular de la marca XENICAL, que distingue productos de la misma clase 5ª, y que, en su criterio, dada su similitud con aquella induce al público consumidor a confusión.

 

En relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm.  131-IP-2005, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente:

 

- Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.     

 

-  El consultante, al comparar la marca “XENICAL” con la marca “XEGNAL” deberá determinar si contiene partículas de uso común en relación con las marcas farmacéuticas y, de ser así, si los elementos no comunes del nuevo signo tienen la suficiente  calidad distintiva a fin de no generar confusión en el público consumidor (folio 305).

 

Lo anterior implica considerar que si en un signo existe una denominación genérica, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada.

 

Así lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en  sentencias de  27 de abril de 2006 (Expediente 7145, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429 (00387), Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) y de 16 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 00266, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

 

A folio 309 del expediente, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, en el ordinal quinto de las conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirma que “….En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (La negrilla fuera de texto).

 

La partícula de uso común a que alude la interpretación prejudicial es XE, conforme se infiere del listado de productos farmacéuticos de la Superintendencia de Industria y Comercio que utilizan dicho prefijo (58).

 

Siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogidas en las sentencias antes señaladas, la comparación debe hacerse en relación con los siguientes vocablos y en aplicación de las reglas diseñadas para el correspondiente cotejo:

 

NICAL     GNAL                                                                                        

Del análisis de los signos diferentes adicionales NIC y GN advierte la Sala que existe similitud.

 

En efecto, según se precisa en la Interpretación Prejudicial del proceso, debe tenerse en cuenta en el cotejo o comparación la posición de la sílaba tónica; la ubicación de las vocales y la dimensión de las palabras (folio 302).

 

En este caso, las marcas en conflicto si bien no tienen la misma longitud, pues el número de letras que las componen difiere, ya que “N I C A L” consta de 5 letras, en tanto que “G N A L”, tiene 4, no lo es menos que toda la entonación en ambas marcas recae en la terminación A L,  amén de que en la  expresión “G N A L”  la consonante “G” unida a la consonante “N” se pierde en la pronunciación para hacer prevalecer a esta última.

Y desde el punto de vista gráfico la coincidencia de las letras N A L en ambas marcas acentúa aún más la similitud.

 

De otra parte, no puede perderse de vista que tratándose de marcas farmacéuticas la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso es enfática en exigir por parte del examinador y juzgador un criterio más riguroso, en atención a la protección de la salud y la vida del consumidor, criterio éste que en este caso no puede obviarse ante el hecho de que los productos amparados con la marca XENICAL son de uso y aplicación terapéutica totalmente diferente de los que se amparan con la marca XEGNAL, al punto que frente a estos últimos las contraindicaciones y precauciones son mayores, por lo que las consecuencias pueden ser nefastas.

 

Aunado a lo anterior, Colombia es de los países a que alude el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación como de “cultura curativa personal”, en el que un gran número de pacientes se “autorecetan”; amén de que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y de poco sirve que el expendedor de los productos no sea neófito en el tema, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto.

En consecuencia, tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

                                                            F A L L A :                          

 

           

DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

 

ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca XEGNAL.

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del día 13 de septiembre de 2007.

 

 

 

 MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN       CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

         Presidenta                           Aclara voto                       

  

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

            

           

 

 

A C L A R A C I O N     D E     V O T O

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil siete (2007)

REF.: Expediente 2001- 00236-01

Autoridades Nacionales

ACTORA: F. Hoffman-La Roche A.G.

Es acertada la anulación del registro marcario de «XEGNAL» por ser confundible con «XENICAL», marca registrada con anterioridad para los mismos productos (medicamentos).

Sin embargo, considero que estos signos debieron compararse tal como son, apreciándolos en su conjunto, sin fraccionarlos, o sea, enfrentado sucesivamente XENICAL / XEGNAL / XENICAL / XEGNAL, situándose el juez en el lugar del comprador, quien recibe la impresión del conjunto de la marca y no apenas de alguna de sus partes.

La circunstancia de que los prefijos de común utilización no sean apropiables con carácter exclusivo  no significa que el cotejo de las marcas que los empleen  recaiga únicamente los elementos que se les adicionan. Esta es la regla de comparación de las marcas por su visión de conjunto, reiterada así por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

«1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer Moreno ha manifestado adicionalmente:

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcarlo.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.»

Entonces, debieron compararse XENICAL / XEGNAL, tal como el comprador percibe estas marcas; y en ningún caso NICAL/ GNAL, pues el comprador no las fracciona ni retira de sus sentidos la partícula XE. 

De otro lado, la partícula de uso común que está presente en estas marcas es «AL» (cloral, mejoral, pentotal, fenobarbital, doxical, etc.) y no «XE».

Con todo respeto,

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE