España, plagio de software, insuficiente identidad en nombre de comandos

Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1,
Sentencia de 28 de abril de 2017
Roj: SAP CA 863/2017 - ECLI: ES:APCA:2017:863
Id Cendoj: 11012370012017100065
Ponente: MANUEL MARIA ESTRELLA RUIZ


S E N T E N C I A Nº 104/2017
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz
ILMOS SRES.
PRESIDENTE:
MANUEL ESTRELLA RUIZ
MAGISTRADOS:
MARIA OLIVA MORILLO BALLESTEROS
FRANCISCO JAVIER GRACIA SANZ
JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE CADIZ
APELACIÓN ROLLO NÚM. 39/2017
P.ABREVIADO NÚM. 397/2016
En la ciudad de Cádiz a veintiocho de abril de dos mil diecisiete.
Visto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz de esta Audiencia integrada por los
Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos de
Procedimiento Abreviado seguidos en el Juzgado de Lo Penal referenciado, cuyo recurso fué interpuesto por
la representación de SURINFO CADIZ SL. Es parte recurrida el MINISTERIO FISCAL, Julio y Mateo .
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Ilmo Sr. Magistrado Juez de lo Penal del JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE CADIZ, dictó sentencia
el día quince de noviembre de dos mil dieciséis en la causa de referencia, cuyo Fallo literalmente dice, "Que
debo absolver y ABSUELVO a Julio y Mateo de toda responsabilidad penal por los hechos que se les imputaban
en esta causa, declarando de oficio las costas.".
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, por la representación
de SURINFO CADIZ SL y admitido el recurso y conferidos los preceptivos traslados, se elevaron los autos a
esta Audiencia, donde se formó el rollo, quedando pendiente de resolución.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
Ha sido Ponente el Ilmo Sr. Magistrado D. MANUEL ESTRELLA RUIZ, quien expresa el parecer del Tribunal.
HECHOS PROBADOS
Se acepta la declaración de hechos probados de la Sentencia apelada .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- El recurso de apelación, en la esfera penal, viene caracterizado por la nota específica de la plena
jurisdicción, de manera que el tribunal puede revisar los hechos probados y sustituir los establecidos por la
sentencia de instancia por aquellos que resulten acreditados del estudio de los antecedentes y alegaciones
vertidas en los escritos de recurso y de impugnación, o en la eventual vista oral; sin embargo, a consecuencia
de la inmediación observada en el Juicio Oral, con la correlativa apreciación directa por el Juez de las pruebas
practicadas, es prudente no reformar la base fáctica de la resolución recurrida si del examen de las pruebas no
aparece una deducción ilógica, forzada o absurda que lleve a declarar probados unos determinados hechos
que, en otro caso, no debieran haberlo sido. En el presente caso, de la prueba practicada en la primera instancia
no resulta sino lo que se expresó como contenido del apartado de los hechos probados, no intentando el
recurrente más que la sustitución del convencimiento imparcial del Juez por el de la parte recurrente, actuación
comprensible pero que debe ser valorada con prudencia, ya que como a continuación se justificará las pruebas
practicada no admiten más conclusión lógica que la formulada por el juez a quo.
A mayor abundamiento como en otras ocasiones hemos recordado, a partir de la sentencia del Tribunal
Constitucional nº 170/2002 , luego seguida por muchas otras, no es que resulte conveniente en los términos
vistos que no se valoren de forma distinta las pruebas practicadas ante el Juez que preside el plenario, es
que ello, en los que a las pruebas personales hace (testimonios de partes, testigos y peritos) es imposible. A
título de ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional de 30/septiembre/2002, nº 170/2002 explica que: "
el Pleno de este Tribunal (STC 167/2002, de 18 de septiembre , FFJJ 9, 10 y 11), modificando la doctrina anterior
en relación con las exigencias constitucionales del proceso justo en fase de apelación, en concreto respecto de
las garantías de publicidad, inmediación y contradicción, para adecuarla a la del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ha declarado que existe vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías " al haber
procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de la Penal
había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y
contradicción". La idea es reiterada en la sentencia del Tribunal Supremo de 28/octubre/2002, nº 200/2002 :
" Al haberse procedido a condenar en la segunda instancia al recurrente en amparo, modificando los hechos
probados (...) sobre la base de una nueva valoración de la prueba testifical en relación a un dato fáctico (...),
resulta de aplicación dl presente caso la doctrina establecida por el Pleno de este Tribunal en la ya mencionada
STC 167/2002 (...). Y según dicha doctrina ha de concluirse que, dado el carácter personal de las pruebas en las
que se sustenta la acreditación de los hechos, de los que se deduce el discutido elemento normativo del tipo del
art. 379 del Código penal , el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de inmediación y contradicción,
que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por sí misma pruebas
practicadas sin observancia de esos principios ante ella, y corrigiese con su propia valoración la del órgano a
quo".
Partiendo de lo anterior, y coincidiendo en la relevancia que las periciales tienen en la solución del asunto de
autos, la Sala, comparte la valoración que de las mismas hizo el juez a quo, pues el hecho de que se llegue a
la conclusión del plagio por la existencia de similitudes de los nombres de comandos es insuficiente, máxime
cuando los programas se han llevado a cabo por la misma persona, dato que reconoció desconocer uno de
los peritos.
En efecto, el código fuente es imprescindible pues sin acceso a ello, es tanto como pretender por decirlo de una
forma gráfica, que un perito caligráfico determine si es la misma letra simplemente por la lectura, cuando es
preciso visualizar ambos códigos para ver si son exactamente idénticos. Hay serios motivos para sospechar,
pero no es factible la conclusión condenatoria indubitada, por lo que la presunción de inocencia se impone
constitucionalmente, lo que se traducirá en la desestimación del recurso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.
F A L L A M O S
Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de SURINFO CADIZ SL
contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE CADIZ, de fecha
quince de noviembre de dos mil dieciséis y DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución,
sin pronunciamiento alguno en materia de costas respecto a esta alzada.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

ESPAÑA. Plagio de software.

Juzgado de lo Mercantil, Badajoz, sección 1
Sentencia de 9 de noviembre de 2017
Roj: SJM BA 1146/2017 - ECLI: ES:JMBA:2017:1146
Id Cendoj: 06015470012017100013
Ponente: ZAIRA VANESA GONZALEZ AMADO


S E N T E N C I A Nº229/2017
JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BADAJOZ.
MAGISTRADA: DOÑA ZAIRA GONZÁLEZ AMADO.
JUICIO ORDINARIO 284 /16.
DEMANDANTE: APLICACIONES ELECTRONICAS Y RADIOFRECUENCIA
ABOGADO : Don Ernesto Orth García
PROCURADOR: Doña Esther Pérez Pavo
DEMANDADO: TRADINGALL ELECTRONIC S.L.
ABOGADO: Don Jaime Ballesteros Olivera
PROCURADOR : Don Juan Carlos Almeida Lorences.
En Badajoz, a 9 de Noviembre de 2017.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO : Con fecha 27 de julio de 2016 se presenta demanda de procedimiento ordinario por el Procurador
Doña Esther Pérez Pavo, en nombre y representación de APLICACIONES ELECTRONICAS Y RADIOFRECUENCIA
S.L., contra TRADINGALL ELECTRONIC S.L., solicitando se declare: que los equipos electrónicos distribuidos
y comercializados por la demandada, tales como, " cuadro de maniobra project 5, cuadro de maniobra project
2 PCB, KIT de seguridad radioband", incluyen un software que constituye un plagio del software ejecutado
en los equipos electrónicos " cuadros de maniobra para 1 motor A 220 V, confort 1H0, antiguo QRFGR,
cuadro de maniobra para puertas correderas Slider, y Kit de seguridad WIRELESSBAND", de APLICACIONES
ELECTRONICAS Y DE RADIOFRECUENCIA S.L., y sobre los que esta es titular de los derechos de explotacion
en materia de proteccion intelectual.
Que, en consecuencia, la fabricación, comercialización, explotación, ofrecimiento y posesión para tales fines
por parte de la demandada de los cuadros de maniobra y kit de seguridad reseñados, constituye una infracción
de los derechos de explotación en materia de propiedad intelectual de la actora.
Que la demandada, TRADINGALL ELECTRONIC S.L., ha cometido competencia desleal respecto a la actora,
mediante la violación de secretos, al haber accedido ilícitamente al software ejecutado por la actora, el cual se
encuentra protegido contra lectura por un sistema "hardware" incorporado en el software, y adquiriendo con
ello la información secreta que el mismo contiene, y mediante actos de imitación, al haber comercializado unos
equipos que son idóneos para asociarse por los consumidores a unos equipos de la citada entidad demandante
con aprovechamiento de la reputación de la misma.
Y que se condene a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones, y cesar en cualquier acto
de comercio, incluida la fabricación, ofrecimiento a la venta, exportación o posesión para cualquiera de
los referidos fines de los equipos "cuadro de maniobra project 5, cuadro de maniobra project 2 PCB,
KIT de seguridad radioband", así como cuales quieras otros dispositivos que incorporen el software de
APLICACIONES o un plagio del mismo.
Retirar del mercado, aportando al efecto prueba fehaciente, todos los equipos de los modelos reseñados que
hayan sido previamente distribuidos por ella o con su consentimiento, o cualesquiera otros que incorporen el
software de APLICACIONES objeto del pleito.
Destruir a su costa, ante Notario y una persona autorizada por APLICACIONES ELECTRONICAS Y
RADIOFRECUENCIA S.L., una vez sea firme la sentencia, todos los cuadros y Kits de seguridad de modelos
plagiados a dicha mercantil.
Abstenerse en el futuro de efectuar uso de la información contenida en el software de APLICACIONES objeto
del presente procedimiento, ( ya sea en parte o en su totalidad), incluido el Hardware de protección del software
y las explicaciones de cómo funciona el sistema, extendiéndose la prohibición de uso a cualquier acto de
cesión, venta o concesión de licencias a terceros respecto de la referida información.
Indemnizar a APLICACIONES ELECTRÓNICAS Y DE RADIOFRECUENCIA, SL por los daños y perjuicios
ocasionados a la misma, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado parcial y
provisionalmente fijadas en el Fundamento de Derecho VII, y costas.
SEGUNDO : Turnada a este Juzgado la demanda, se admitió a trámite por decreto de 15 de septiembre de
2016, dándose traslado a la demandada que contestó el 27 de octubre de2017, citándose a las partes a la
Audiencia Previa el 8 de marzo de 2017.
TERCERO: En el acto de la Audiencia Previa, se propuso y admitió prueba de interrogatorio de parte, testifical
y pericial, citando a las partes a juicio el 13 de junio de 2017. En dicho acto, tras la practica de las pruebas
admitidas y conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia.
CUARTO: En el presente asunto se ejercita por el actor una acción declarativa de actos de plagio de un software
de la actora en la distribución y comercialización de determinados aparatos, y que infringen los derechos de
explotación en materia de propiedad intelectual, que la demandada ha cometido competencia desleal con
la actora mediante actos de violación de secretos por acceder ilícitamente al software que se encuentra
protegido, y mediante actos de imitación, al haber comercializado equipos que son idóneos para asociarse por
los consumidores a unos equipos de la demandante, aprovechándose de la reputación de ésta. A ello añade,
una acción de condena a estar y pasar por la declaración, de cese de actividad, retirar del mercado de los
equipos, destruir a su costa dichos equipos, abstenerse en el futuro de efectuar cualquier uso de información
del software y el hardware e indemnizar por daños y perjuicios en la cantidad que se determine y costas.
La demandada se opone alegando; excepción de falta de legitimación pasiva ad causam, negando la
fabricación y comercialización de los equipos citados. No existe derecho de exclusiva por parte de la actora.
En cuanto a los productos que el detective dice adquiridos de la demandada se niegan pues no se presenta
factura de los mismos, por ello el informe pericial se encuentra viciado pues no se demuestra que los equipos
analizados provengan de TRADINGALL, negándose, a su vez, valor probatorio de los mensajes de móvil y del
informe económico.
QUINTO.- En la tramitación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales, salvo el plazo
para dictar resolución debido a la acumulación de asuntos por la carga de trabajo que soporta este Juzgado.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-Normas y jurisprudencia aplicables.
El art.10 de la Ley de Propiedad Intelectual , Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, establece
que:" 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el
futuro, comprendiéndose entre ellas:
Los programas de ordenador.
El artículo 96 dispone que a los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda
secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema
informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que
fuere su forma de expresión y fijación.
El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación
intelectual propia de su autor.
Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio
de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen
jurídico de la propiedad industrial.
No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios
en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de
fundamento a sus interfaces.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley los derechos exclusivos de la explotación de un
programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de
realizar o de autorizar:
· a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier
medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución,
transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización
para ello, que otorgará el titular del derecho.
· b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la
reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el
programa de ordenador.
· c) Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus
copias.
Añade el artículo 101 que los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas
versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
El artículo 102 dispone que a efectos del presente Título y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100
tendrán la consideración de infractores de los derechos de autor quienes sin autorización del titular de los
mismos, realicen los actos previstos en el artículo 99 y en particular:
· a) Quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo
presumir su naturaleza ilegítima.
· b) Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o
pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
· c) Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea
facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger
un programa de ordenador.
La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, modificada por la Ley 29/2009 para adaptarla a la
Directiva Europea 2005/29/CE, establece en su artículo 1 que esta ley tiene por objeto la protección de la
competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los
actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.
En cuanto al ámbito objetivo se establece en el artículo 2, que determina que los comportamientos previstos
en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado
y con fines concurrenciales.
Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele
objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de
un tercero.
El ámbito subjetivo lo determina el artículo 3 que establece que la ley será de aplicación a los empresarios,
profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado.
La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto
activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.
La Ley configura un sistema de protección dividido en dos grupos, actos de competencia desleal de carácter
general, regulado en el artículo 4, y practicas desleales en particular, artículos 5 a 18.
Así, el artículo 4 establece que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a
las exigencias de la buena fe.
En palabras del Tribunal Supremo (Sentencia de fecha 8 de octubre de 2007 citando jurisprudencia anterior):
"La cláusula general del artículo 5 LCD no formula (...), un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y
concreción en las normas siguientes, (...), sino que establece una verdadera norma jurídica en sentido técnico,
(...) de la que derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1
del Código civil ".
El recurso al artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal obliga, en suma, a descartar previa y razonadamente
que la conducta considerada quede comprendida en uno de los tipos contenidos en los artículos siguientes de
la Ley de Competencia Desleal y, sólo una vez superado este análisis, proceder a su control concurrencial, lo que
ha llevado a la mejor doctrina a afirmar que este artículo 4 cumple una función de válvula de autorregulación
del sistema, y que asegura su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado y conductas de la
competencia, que no hayan encontrado su acomodo en los supuestos de hecho tipificados de forma particular.
La cláusula general es independiente de los tipos especiales. La conculcación de éstos no supone
automáticamente la vulneración de la cláusula general. Ésta no puede aplicarse de forma acumulada a los
tipos especiales, porque si la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular,
el examen de deslealtad se hará a la luz del tipo especial. Si la conducta resulta desleal no deberá aplicarse
además la cláusula general. Si la conducta resulta leal tampoco podrá prohibirse mediante la aplicación de
la cláusula general.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de enero de 2009 resume la doctrina en estos términos:
"En efecto, la sentencia de 23 de mayo de 2.005 destacó que "parece lógico estimar que la cláusula general
entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados o sea, en relación con
conductas no catalogadas, lo que no es el caso"; la de 20 de febrero de 2.006 que "el artículo 5 de la Ley de
Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos
en los artículos posteriores"; la de 22 de febrero de 2.006 que "el artículo 5 de la Ley 3/1.991 no puede servir
para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos
contenidos en otras preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa
propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones
u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas"; la de 11 de
julio de 2.006 que "es improcedente acudir a la fórmula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal
para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones"; y la de 24 de noviembre
de 2.006 que "ésta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular,
sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos
de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular".
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de Diciembre de 2008 :
"La cláusula general permite comprender cualquier conducta desleal por ser contraria a la buena fe objetiva,
cuando no se integre en uno de los típicos específicos que establece la Ley, en todo caso no es aceptable
el planteamiento que esgrime la actora, y reproduce en el párrafo final del motivo, consistente en que la
disposición de la cláusula general ha de ser analizada en relación a cada tipo de acto desleal concurrente
para valorar primero si la conducta del infractor cae dentro de la misma, sin entrar a valorar la intencionalidad
del sujeto, postura que carece totalmente de fundamento, pues la norma del art. 5º configura un tipo
de competencia desleal que, no obstante su descripción genérica, tiene autonomía y sustantividad propia
respecto de los típicos de los arts. 6 a 17, como resulta de la propia rúbrica del Capítulo II de la Ley (Actos de
competencia desleal) y viene reiterando la doctrina de esta Sala.".
Es decir, resulta estéril invocar el artículo 4 cuando el relato fáctico que se denuncia resulta susceptible de
incardinarse en los otros tipos ilícitos que se describen con sustantividad propia ( Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de fecha 20 de febrero de 2002 ). No es lícito acudir a la cláusula general para enjuiciar
conductas objetivamente encuadradas en los otros tipos específicos, que sin embargo, escapan del reproche
de deslealtad por faltar algún requisito legal.
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de julio de 2.006 que: " es improcedente acudir a la fórmula general
del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas que están tipificadas en particular
en otras disposiciones".
La consecuencia de todo ello es clara: el recurso al art. 4 obliga a descartar previamente los artículos 5 a 17 y,
una vez superado este análisis, identificar con claridad las razones en que se basa la deslealtad de la conducta
en cuestión. No cabe que se declare que una empresa en abstracto ha infringido el art. 4. Se ha de concretar
expresamente el acto que lo infringe.
En el presente caso, se ejercita el derecho de defensa de la compentencia, alegando competencia desleal, con
base en la vulneración del artículo 13 y 11 de la Ley, esto es, la vulneración de secretos, y la realización de
actos de imitación aprovechándose de la reputación ajena y creando confusión entre los consumidores.
El artículo 11 de la ley de competencia desleal establece que la imitación de prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva
reconocido por la ley.
No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar
la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido
de la reputación o el esfuerzo ajeno.
La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye
la deslealtad de la práctica.
Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada
a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda
reputarse una respuesta natural del mercado.
Por su parte, el artículo 13 establece que se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización
de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya
tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las
conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimiento análogo.
SEGUNDO.- Objeto del procedimiento. Valoración de la prueba. Infracción de derechos de propiedad
intelectual. Desestimación de la demanda.
En el presente asunto se ejercita por el actor una acción declarativa de actos de plagio de un software de
la actora en la distribución y comercialización de determinados aparatos por la demandada, y que infringen
los derechos de explotación en materia de propiedad intelectual, así mismo, que la demandada ha cometido
competencia desleal con la actora mediante actos de violación de secretos por acceder ilícitamente al software
que se encuentra protegido, y mediante actos de imitación, al haber comercializado equipos que son idóneos
para asociarse por los consumidores a unos equipos de la demandante, aprovechándose de la reputación de
ésta. A ello añade, una acción de condena a estar y pasar por la declaración, de cese de actividad, retirar del
mercado de los equipos, destruir a su costa dichos equipos, abstenerse en el futuro de efectuar cualquier uso
de información del software y el hardware e indemnizar por daños y perjuicios en la cantidad que se determine
y costas.
La demandada se opone alegando; excepción de falta de legitimación pasiva ad causam, negando la
fabricación y comercialización de los equipos citados. No existe derecho de exclusiva por parte de la actora.
En cuanto a los productos que el detective dice adquiridos de la demandada se niegan pues no se presenta
factura de los mismos, por ello el informe pericial se encuentra viciado pues no se demuestra que los equipos
analizados provengan de TRADINGALL, negándose, a su vez, valor probatorio de los mensajes de móvil y del
informe económico.
En primer lugar, invoca la actora la vulneración del derecho de propiedad intelectual por plagio de un software
o programa de ordenador comercializado en los equipos de la demandada.
El demandado, por su parte, se opone negando la existencia de titularidad y de un derecho de exclusiva a favor
del actor, así como fabricar o comercializar los equipos citados.
Ello obliga a determinar, primero, si el actor es titular de un derecho de exclusiva sobre el software citado, y
segundo, si el mismo es imitado o plagiado por el demandado.
Como se expone en el fundamento anterior, el articulo 96 el programa de ordenador será protegido únicamente
si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. La Directiva 91/250/CEE
( Directiva 2009/24/CE) dice, en el artículo 1.3 : " El programa de ordenador quedará protegido si fuere original
en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para
conceder la protección. " Según el considerando octavo de la Directiva, " entre los criterios que deben utilizarse
para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deberían aplicarse los de
carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa ".
Como señala el artículo 96.4 LPI , " no estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a
la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de
ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces ". En el mismo sentido, el inciso final
del artículo 1.2 de la Directiva, " Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de
un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos
mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva. "
El criterio de originalidad debe entenderse aquí en sentido subjetivo, esto es, que el programa discutido sea
una creación intelectual propia de su autor.
Para que la obra merezca protección a través de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual es preciso que
sea una creación humana original (artículo 10.1 TRLPO). Sobre el requisito de la originalidad, hemos recordado
en sentencias anteriores (entre otras, la de 29 de septiembre de 2005 o la de 15 de septiembre de 2011 -ECLI
ES:APB:2011:13679-) que la discusión doctrinal ha girado sobre si la originalidad exigida en la LPI ha de ser
subjetiva (singularidad, no haber copiado una obra preexistente, haber sido creada ex novo) u objetiva (novedad
objetiva, creación novedosa, haber creado algo distinto a lo ya existente, especificidad, singularidad, altura
creativa). Tradicionalmente imperó la concepción de la originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable
para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura...), ya que la creación implica cierta altura creativa.
Este mismo criterio puede ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como
e s el caso de los programas de ordenador ( artículo 96.2 TRLPI ). Sin embargo, actualmente debido a que
los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor y se reconocen a éste derechos de exclusiva,
la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la
idea, un cierto grado de altura creativa.
En el mismo sentido la sentencia de 26 de abril de 2017 del TS, Sala Primera , establece que aunque en
ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en
principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador ,
art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por
el art. 10.1 TRLPI exige un cierto grado de altura creativa. Esa concepción objetiva permite destacar el factor
de recognoscibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para atribuir
un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad tenga una
relevancia mínima suficiente.
Por tanto, en relación con los programas de ordenador se exige unicamente una concepción subjetiva de
creación del mismo por su titular, sin necesidad de acreditar la altura creativa del mismo.
Ahora bien, aun partiendo de esta concepción subjetiva de creación, considero que dicha prueba no ha sido
realizada suficientemente por la actora.
Como ya se dijo en el auto de medidas cautelares, para obtener la protección de la Ley no es necesaria la
inscripción en el registro, prevista como potestativa, de hecho, el actor no la posee, pero deberá acreditar la
originalidad del programa, para ello, la actora aporta unas facturas desde el 2006 al 2011, que nada prueban,
pues ademas de ser documentos de creación unilateral, no aportan ningún dato que permita identificar el
programa o el software para determinar la originalidad y creación del mismo.
En cuanto al folleto comercial que manifiesta se realiza desde el 2008, solo acredita la comercialización de
un producto desde dicha fecha, no acredita la titularidad o creación original del software que contienen, ni su
especificación o identidad.
Las actas notariales aportadas como documentos nº 5, 6 y 7 de la demanda, acreditan el deposito de
documentos relativos a unos productos en el 2015, pero no determinar la originalidad ni titularidad de derecho
de exclusiva alguno, y en todo caso, se ha realizado ad hoc para presentar la demanda. Por utilizar las palabra
de la Audiencia Provincial que desestima el recurso contra el auto de medidas cautelares " se trata de actas
notariales que acreditan el deposito de determinada documentación referida a tales productos, pero no son
indicios suficientes de la originalidad y titularidad de los mismos en favor del demandante, máxime cuando
resulta que, habiéndose creado y diseñado supuestamente, aquellos, según el demandante, en el año 2006,
( hecho primero, párrafo tercero, de su demanda), sin embargo, no es hasta octubre de 2015, cuando el actor
procede a levantar acta notarial de protocolización de los mencionados productos, es decir, esas Actas se
preordenaron para preparar la presentación de la actual demanda, estaban, pues, preparando la prueba para
este procedimiento, toda vez que, según se dice, fue en julio de 2015, cuando se detectó la actuación ilícita
de la demandada"
A ello se añade que, se presenta una sentencia en la que se condena a la actora precisamente por infringir
los derechos de propiedad intelectual sobre los programas de ordenador o software de mandos a distancia
titularidad de otra empresa, que aunque no coincidentes con los que se ventilan en este procedimiento, crea
serias dudas sobre la originalidad de los programas cuya protección se demanda en el presente procedimiento,
habida cuenta que su trabajador, Gustavo , fue trabajador de la empresa que los demandó, JCM, por copia
en el programa, según sus manifestaciones en juicio.
En cuanto al primer informe pericial aportado con la demanda, elaborado por Domingo , realiza un estudio
comparativo entre tres productos de la empresa demandante, ARF, con otros tres, funcionalmente equivalentes,
de la empresa TRADINGALL, pero dicho informe no menciona en absoluto que los programas de los productos
analizados sean obras de su autor y que éste sea empleado de la actora.
Tras la desestimación de las medidas cautelares, y en la Audiencia Previa, se aportan una serie de documentos
para intentar acreditar dicha titularidad, cuya virtualidad probatoria es dudosa.
Así, se aporta un informe de la empresa OFICINA PONTI, datado en el 2009, pese a lo cual, y su relevancia, no
se aporta con la demanda, sino en la Audiencia Previa tras desestimarse las medidas cautelares por falta de
acreditación de la titularidad del derecho, que, ademas, carece de firma y no es ratificado por sus autores, por
lo que no goza de ninguna credibilidad.
Dicho informe es utilizado por el perito de la ampliación aportada en la Audiencia Previa para sus primeras
conclusiones, de lo que se deduce que son erróneas y no responden a la realidad, realizando afirmaciones
como que la empresa actora ha " obtenido libertad para operar con el producto en el 2009", como si fuera
concedida dicha libertad por un organismo publico, cuando lo que obtiene, en caso de considerarse real dicho
informe, que no es el caso, es precisamente una opinión de una empresa sobre las posibilidad de operar
con el producto " dispositivo de puerta automática" sin cometer una infracción de los derechos de propiedad
intelectual exclusivos de otras empresas. Ademas hay que resaltar que se refiere solo a uno de los productos
cuya protección se demanda, WIRELESSBAND, no los otros.
Otro tanto cabe decir de la afirmación sobre la concesión de una patente en el 2015, desconociéndose en que
se basa el perito para realizar dicha afirmación cuando dicha concesión ni se aporta a la demanda ni al informe
pericial, existiendo unicamente una solicitud de patente, de febrero de 2013, cuyo deposito es de 2014, que no
identifica el producto al que se refiere, por lo que desconozco si es alguno de los que son objeto del presente
procedimiento, u otros.
La conclusión sobre la originalidad del producto la basa el perito sobre las actas notariales aportadas como
documentos nº 5, 6 y 7, que como ya he expuesto mas arriba no acreditan la titularidad de los programas
cuya defensa se esgrime en este procedimiento, es mas, dicho informe, lejos de afirmar de manera rotunda
y contundente la originalidad de los productos por ARF, se limita a señalar que goza de experiencia en la
realización de un determinado tipo de productos y capacidad para realizarlos, pero no acredita la originalidad ni
la titularidad del derecho, manifestando el perito en la vista que no puede asegurar que sea una creación propia
porque no ha visto que la realizaran pero si puede valorar la capacidad y conocimientos suficientes y medios
técnicos para poder realizar esos productos, lo cual considero es insuficiente para solicitar la protección de
un derecho de exclusiva.
Pero es que ademas, en segundo lugar, no resulta acreditado que el demandado haya copiado dichos
programas de ordenador, pues ninguno de los informes periciales manifiesta que se haya copiado el software,
sino que el primer informe realiza una comparativa entre los esquemáticos del diseño, las placas electrónicas
y los catálogos, pero no se analizan los software para determinar que se han plagiado. En sus conclusiones,
en el resumiendo, determina que " los productos analizados tienen un gran parecido visual, el diseño de los
circuitos electrónicos es prácticamente idéntico, las señales eléctricas generadas son similares y es altamente
probable que los microcontroladores contengan el mismo código", circunstancia que no afirma con rotundidad,
desconociéndose las razones para ello, pero no se menciona nada en relación a copia del Software y sus
códigos fuentes.
Es mas, el segundo informe pericial manifiesta que "los cambios efectuados en los nuevos productos
analizados se han realizado por hardware no por software, lo que aumenta sustancialmente las posibilidades
de que no disponga del código fuente del microcontrolador", de lo que se deduce que no hay copia del software
cuya proteccion se demanda.
Así, el trabajador de la actora, Don Gustavo , manifiesta en juicio que sin el Código Fuente no es posible operar
en el equipo, y no se puede modificar, para hacerlo hay que utilizar el software, por lo que si el perito afirma
que las modificaciones se hacen a través del hardware, no por software y que ello supone que no poseen el
código fuente, considero que no resulta acreditado el plagio denunciado.
Resulta necesario reseñar que los informes aportados son abstrusos para un lego en la materia y deberían
haber expresado claramente si existe copia el software y código fuente, circunstancia que no se produce en
ninguno de los informes, los cuales se limitan a señalar que se trata de productos muy similares y con la misma
funcionalidad, lo que puede determinar un acto de competencia desleal pero no una infracción de los derechos
de propiedad intelectual.
Efectivamente, analizada jurisprudencia sobre el particular, son numerosas las sentencias que exigen para
apreciar plagio o infracción de la Ley de propiedad intelectual, en relación con programas de ordenador, que
exista claramente copia del código fuente, entre otras, sentencia de 11 de diciembre de 2011 de la Audiencia
Provincial de Vizcaya , sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de marzo de 2014 , y de 13 de marzo
de 2013 , Audiencia Provincial de Madrid de 5 de junio de 2008 , Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona de 17
de febrero de 2006 .
Por tanto, y en resumen, ni resulta acreditada la titularidad u originalidad de los programas de ordenador por
la parte demandante, pudiendo haber efectuado la solicitud de patente en los supuestos años de creación,
aunque fuera denegada por falta de novedad o actividad inventiva, o los depósitos mediante actas notariales
pero en los años de creación, no a propósito de la demanda, en el 2015.
TERCERO.- Actos de competencia desleal. Imitación y violación de secretos.
En segundo lugar, se alega por la actora actos de competencia desleal por violación de secretos por acceder
ilícitamente al software que se encuentra protegido, mediante espionaje o procedimiento análogo, (articulo
13) y mediante actos de imitación, al haber comercializado equipos que son idóneos para asociarse por los
consumidores a unos equipos de la demandante, aprovechándose de la reputación y/o esfuerzos de ésta.
( articulo 11).
Con carácter previo, y aunque se ha puesto en duda por la demandada que los productos objeto de
comparación fueran adquiridos A TRANDINGALL, lo cierto es que de la declaración del detective, del informe
aportado por este, así como los mensajes de móvil sobre cuya autenticidad no se ha efectuado prueba en
contrario por el demandado, y la declaración de la empresa GRUPO MOGAN S.A, se considera acreditado que
los productos objeto de análisis en el primer informe pericial son los que comercializa la empresa demandada.
También podía del demandado, de no ser así, haber entregado sus productos para hacer una comparación
por perito independiente que determinara que se trata de equipos distintos, pero lejos de desplegar actividad
probatoria alguna, se limita a negar todos los hechos, manteniendo una actitud pasiva que ha de perjudicarle.
El primer perito, Don Domingo , realiza una comparación entre WIRELESSBAND y RADIOBAND, CONFORT 1
H0 y PROJECT 2015.06.02, y SLIDER 1H y PRJ2.PCB 2015.05.05, para ello se ha analizado la documentación
y placas electrónicas consistentes en :
1.- esquemáticos del diseño de los módulos electrónicos de ARF
2.- Placas electrónicas de los productos de ARF Y TRADINGALL
3.- Catalogo comercial de los productos de ARF y TRADINGALL.
Concluyendo, de forma resumida, que los productos analizados de ARF y TRANDINGALL son idénticos ya que
presentan diferencias mínimas, que el grado de similitud es tan alto, cercana al 100% , que una persona con
conocimientos bajos en electrónica puede llegar al confundirlos, es mas, determina que, aunque se pudieran
dar coincidencias en diseños hechos por diferentes empresas sobre productos de similar funcionalidad, es
totalmente improbable que ocurran tantas coincidencias como en los casos analizados en este informe,
destacando por su extraordinaria coincidencia, que:
l Los microcontroladores sea exactamente el mismo en sus tres diseños
l Que se utilice los mismos pines del microcontrolador, en el mismo orden e implemente la misma función
que ARF.
l Que se utilice el mismo circuito miltiplexor con las mismas señales y conectadas en posiciones idénticas.
Por tanto, se finaliza afirmando que se trataría de productos de idénticas características funcionales y
compatibles al 100%, que es prácticamente nula la probabilidad de que ambos fabricantes hayan podido
desarrollar estos productos de manera totalmente independiente y llegar al mismo diseño de placa, a los
mismos componentes, a distribuirlos de la misma forma en la placa de circuitos impreso, a orientarlos del
mismo modo y a ofrecer en sus productos exactamente la misma funcionalidad.
En consecuencia, no existe duda alguna que los productos analizados pertenecen a TRANDINGALL y que son
idénticos a los de ARF.
Dado que el actor invoca actos particulares de competencia desleal como la imitación y violación de secretos
industriales, han de analizarse los preceptos particulares que tipifican dichas conductas para determinar si
son incardinables en los mismos.
En particular, el artículo 11 de la Ley de Defensa de la Competencia establece que la imitación de prestaciones
e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de
exclusiva reconocido por la ley.
Este principio responde a la lógica económica del sistema competitivo consagrado en el art 38 CE , al posibilitar
las distintas opciones del consumidor entre prestaciones alternativas y ejercer presión sobre los precios,
constituyendo una garantía de progreso y dinamismo de la actividad económica.
El fundamento del reproche de deslealtad a determinadas imitaciones es la lesión al correcto funcionamiento
del mercado, no la lesión del interés privado de quien surge la imitación. No se tutela el derecho a no ser
imitado, sino justamente lo contrario, del derecho a imitar, legítimo derecho del operador a adaptarse a las
nuevas tendencias o modas, o a sumarse al ingenio de los operadores más innovadores originales ( la "copia
servil" solo será desleal si se puede subsumir en las excepciones legales al principio de libre imitabilidad).
Dado el carácter de excepción al principio de libre imitabilidad, los supuestos normativos de imitación desleal
de los apartados 2 y 3 del art 11 son de interpretación restrictiva y la carga de la prueba de su encaje en tales
apartados corresponde a quien invoque la deslealtad del acto.
El artículo 11.2 establece que, no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal
cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados
riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada
a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda
reputarse una respuesta natural del mercado.
El art 11 .2 y .3 delimita cuatro supuestos de imitación desleal:
1) Idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación.
2) La que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
3) La que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
4) La imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor
cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el
mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de Diciembre de 2008 establece que la apreciación de la
deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva ( Sentencias del Tribunal
Supremo de fecha 13 de mayo 2.002 y 30 de mayo de 2.007 ) porque: si bien las creaciones empresariales
deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general,
sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( artículo
11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17
de julio de 2.007 ).
El Tribunal Supremo (SS de 30 de mayo de 2007, 17 dejulio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ) ha señalado que
dicho precepto "proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que
la impida", y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye, por sí solo, competencia
desleal. De este modo, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe
la libre imitación, que comprende la identidad del producto, es decir, la copia servil o idéntica. Como hemos
señalado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2000 , que citamos en
la más reciente de 15 de septiembre de 2011 ), lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o
prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos
casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente
de contenido la regla general de libre imitabilidad, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente
en la confusión y en el aprovechamiento de la reputación ajena que surge de la sola imitación del producto,
ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del
apartado 2 del artículo 11: la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de
la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.
La deslealtad de la imitación, al margen de que la prestación imitadora infrinja o no un derecho de exclusiva,
viene dada por dos notas alternativas:
a) Cuando resulte idónea para generar la asociación (que abarca el riesgo de confusión) por parte de los
consumidores respecto de la prestación imitada, lo que requiere la apreciación en ésta de una singularidad
competitiva (a ella se refieren las SS TS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ) por razón de
sus características o cualidades intrínsecas, que la diferencian de las demás prestaciones de la misma
naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación
y reconocimiento, sentada la implantación en el mercado de la prestación imitada.
Pero el riesgo de asociación o de confusión en los consumidores no nace por el mero hecho de la exacta
o más o menos exacta imitación de la prestación ajena, ya que, de ser así, el principio de libre imitabilidad
quedaría vacío de contenido. El riesgo de asociación o de confusión ha de reconocerse en atención a la posible
apropiación de la evocación de la procedencia empresarial que por sí sola encierra la prestación imitada, y para
apreciar esto será necesario, como se ha dicho, que la prestación imitada posea una "singularidad competitiva",
es decir, que incorpore rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual
naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de
imitación, de tal modo que el consumidor asocie, en atención a esos rasgos o notas singulares, la prestación
imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas
por algún tipo de concierto económico que autorice a una de ellas a aproximarse o a copiar esos rasgos
singulares presentes en la prestación de la otra.
b) O bien, cuando la imitación comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno.
Debemos advertir, en cualquier caso, que la mera existencia de la imitación, aunque sea fiel o exacta, no implica
por sí sola la apreciación de estas notas o resultados.
Sobre la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hemos declarado en anteriores sentencias que
tal supuesto se identifica, en particular o en especial, con la llamada "imitación por reproducción", esto
es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que
permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas
de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación
ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de
la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de
producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de
desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que
permite al pionero amortizar los costes de producción. Siguiendo con esa concepción, es secuencia lógica
que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita
el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación
tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o
escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo; de ahí que la deslealtad venga
determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción. De lo contrario, la imitación no
podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja
competitiva injustificada. El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para
el empresario imitado una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable
dificultad de amortizar sus costes.
Por último ha de añadirse que la norma contempla la cláusula de la inevitabilidad: "la inevitabilidad de los
indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la
práctica". Se requiere, por tanto, que el riesgo de confusión o asociación y el efecto de aprovechamiento de
la reputación ajena sean evitables, porque el principio de libre imitación faculta al imitador para aproximarse,
incluso para reproducir fielmente, la prestación ajena, pero siempre que adopte las medidas necesarias para
impedir dicho riesgo y el descrito efecto.
Realizadas estas consideraciones jurisprudenciales, he de concluir que concurren en el presente caso los
requisitos para considerar desleal la imitación del producto ofrecido por la empresa demandada, pues, a pesar
de su apreciación restrictiva, se acredita, por el informe pericial, por los mensajes de móvil, y la declaración
fehaciente de la empresa GRUPO MOGAN, que se hace un aprovechamiento de la reputación ajena.
Efectivamente, del informe pericial se desprende que en los catálogos, que el propio perito ha comprobado
por internet, que la disposición de componentes en las placas electrónicas que aparece en el catalogo de
TRADINGALL no se corresponde con la disposición de componentes que presentan las placas RADIOBAN tx
y Rx, sino que , en realidad, dicha distribución es idéntica a la que aparece en el catalogo de ARF y que a su
vez si que se corresponde con la distribución de componentes de sus placas WIRELESSBAND. Este hecho
pondría de manifiesto que los catálogos de AERF también habrían resultado copiados por TRANDINGALL en
sus productos, salvo pequeñas diferencias existentes en la distribución de la información.
Así mismo, concluye que, las figuras serigrafiadas de la cara de componentes que incorpora TRANDINGALL
han sido extraídas del catalogo de AERF, y no se corresponden con la distribución de componentes que
presentan las placas de TRANDINGALL.
De ello se deduce que se utiliza la reputación ajena y su publicidad para introducir los productos en el mercado.
A ello se añade que, de los mensajes, así como la declaración de GRUPO MOGAN, que el demando vende sus
productos manifestando que se trata de copias de AERF pero a un precio mas reducido, utilizando la notoriedad
o la popularidad de la actora.
Por tanto, aunque se trate de empresas distintas con domicilio social radicado en distintas localidades, lo
cierto es que el demandado evoca a la empresa demandante para vender sus productos, poniéndolos en el
mercado a menor precio pues no tiene que amortizar los costes de realizar el microcontrolador, sino que lo
importa directamente de China, lo que le hace reducir gastos y tener mejor posición en el mercado, sin asumir
coste alguno en investigación y desarrollo.
En relación con los actos de violación se secretos empresariales mediante espionaje industrial o procedimiento
análogo, determinando que se ha accedido ilícitamente al software, vulnerando el sistema de protección anticopia
del mismo, mediante micro controladores de China, el artículo 13 establece que se considera desleal la
divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie
de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o
legítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo
14.
Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimiento análogo.
El Tribunal Supremo ha declarado que "como dijimos en sentencia de 1 de diciembre de 2.000 y hemos
reiterados en sentencias posteriores, por secreto empresarial habrá que entender aquellas informaciones,
conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidos fuera del ámbito del empresario
y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo". Es preciso distinguir
entre secreto empresarial y todas aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y
experiencia profesional de un sujeto. Pertenecen, por el contrario, al ámbito del secreto y no al de la formación
o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un
puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria.
Por otro lado, como hemos dicho reiteradamente (entre otras, sentencias de 20 de enero, 16 de mayo, 19 de
diciembre de 2012 ), a falta de una norma específica en la LCD que defina qué debe entenderse por secreto
empresarial, a los efectos de su artículo 13 LCD , debemos acudir al artículo 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero
de 1995). Conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal
respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas
o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de
manera contraria a los usos honestos, es preciso que: i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida
ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo
de información en cuestión; ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y iii) haya sido objeto de medidas
razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la
controla.
Pues bien, ha resultado acreditado, por el informe pericial, la declaracion e informe del detective, los mensajes
de movil y la declaracion de GRUPO MOGAN, que mediante un producto adquirido en China se obtiene la misma
funcionalidad del producto que la de los de AERF, por lo que procede estimar la demanda en cuanto a los
pedimentos siguientes:
Declarar que la demandada, TRANDINGALL S.L., ha cometido compentencia desleal con AERF, al haber
accedido ilicitamente al software de los equipos de AERF y mediante actos de imitacion al haber
comercializado equipos identicos a los de la demandante, idoneos para asociarse a estos, aprovechándose
de la reputacion ajena, condenando a la demanda a estar y pasar por dichas declaraciones, a cesar en
la comercializacion, fabricacion , venta, exportacion o posesion para estos fines de los equipos CUADRO
DE MANIOBRA PROJECT 5, CUADRO DE MANIOBRA PROJECT 2 PCB y KIT DE SEGURIDAD RADIOBAND, y
abstenerse de realizarlos en el futuro, conforme al artículo 32 de la Ley de competencia desleal .
No ha lugar a la retirada del mercado de los productos distribuidos pues ello puede causar un perjuicio a
terceros que los hayan adquirido de buena fe, y que no han sido parte en el procedimientos.
Destruir a su costa, ante Notario y una persona autorizada de AERF, una vez firme la sentencia, los cuadros y
kits de seguridad de los modelos imitados.
Y la condena a la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados a AERF, conforme a las siguientes
especificaciones:
La indemnizacion comprenderá los gastos de investigación como daños causados, acreditados en la cantidad
de 4.541 euros, conforme a las facturas aportadas como documento nº 15 y 16 de la demanda.
En cuanto al lucro cesante, a pesar de que se aporta un informe pericial economico bastante profuso y
detallado, sobre el que no hay prueba en contrario, no se ha solicitado, como se anunciaba en la demanda, la
documental economica de la demandada para determinar las ventas efectuadas. A ello debe añadirse que no
puede aceptarse sin mas que exista correspondencia total entre las cantidades vendidas por la demandada y
las faltas de venta por la actora, por lo que habría que apreciar un porcentaje sobre al cantidad total, que de
forma discrecional se fija en un 30%.
Dado que no hay prueba en contrario que contradiga la pericial aportada, se estima la cantidad de 20, 46 euros
por equipo de RADIOBAND, 17,39 euros por equipo de PROJECT 5X, y 8,13 euros por equipo de 2 PCB, teniendo
que determinarse en ejecucion de sentencia las unidades vendidas, a las que se aplicara este importe, y sobre
el total, un porcentaje del 30%, que es a lo que tiene derecho la demandante.
En cuanto a la cuantificación del daño moral es facultad privativa del Tribunal que bajo las pautas de la equidad
valora las circunstancias y gravedad de los hechos (actos o manifestaciones) y este daño moral no precisa
acreditación de perjuicio económico alguno. En el caso que nos ocupa, dado el escaso tiempo transcurrido
desde que la comercialización del producto, que se fija en el 2015, que es cuando existen datos de venta de
productos imitados, y esta sentencia, se estima un daño moral de 3000 euros.
CUARTO.- Costas
El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que en los procesos declarativos, las costas de la
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el
tribunal aprecie, y así lo razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonara las costas causadas a
su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera méritos para imponerlas a una de ellas por haber
litigado con temeridad.
Puesto que la estimación de la demanda es parcial, no se hacen especiales pronunciamientos en costas.
FALLO
Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demandada interpuesta por Procurador Doña Esther
Pérez Pavo, en nombre y representación de APLICACIONES ELECTRONICAS Y RADIOFRECUENCIA S.L.,
contra TRADINGALL ELECTRONIC S.L. DECLARANDO q ue la demandada, TRANDINGALL S.L., ha cometido
competencia desleal con AERF, al haber accedido ilícitamente al software de los equipos de AERF y mediante
actos de imitación al haber comercializado equipos idénticos a los de la demandante, idóneos para asociarse
a estos, aprovechándose de la reputación ajena, CONDENANDO a la demanda a estar y pasar por dichas
declaraciones, a cesar en la comercialización, fabricación , venta, exportación o posesión para estos fines
de los equipos CUADRO DE MANIOBRA PROJECT 5, CUADRO DE MANIOBRA PROJECT 2 PCB y KIT DE
SEGURIDAD RADIOBAND, y abstenerse de realizarlos en el futuro, conforme al artículo 32 de la Ley de
competencia desleal .
No ha lugar a la retirada del mercado de los productos distribuidos pues ello puede causar un perjuicio a
terceros que los hayan adquirido de buena fe, y que no han sido parte en el procedimientos.
Destruir a su costa, ante Notario y una persona autorizada de AERF, una vez firme la sentencia, los cuadros y
kits de seguridad de los modelos imitados.
Y la condena a la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados a AERF, conforme a las siguientes
especificaciones:
La indemnizacion comprenderá los gastos de investigación como daños causados, acreditados en la cantidad
de 4.541 euros.
En cuanto al lucro cesante, se estima la cantidad de 20, 46 euros por equipo de RADIOBAND, 17,39 euros por
equipo de PROJECT 5X, y 8,13 euros por equipo de 2 PCB, teniendo que determinarse en ejecución de sentencia
las unidades vendidas, a las que se aplicara este importe, y sobre el total, un porcentaje del 30%, se abonará
a la demandante.
En cuanto a la cuantificación del daño moral se estima en 3000 euros.
No se hace especial pronunciamiento en costas.
Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán preparar recurso de apelación dentro de los
20 días siguientes a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 455 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .
Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo del original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.-

Programa de computación. Acreditación de titularidad. Reclamo de uso no autorizado.

TAC 6°
Sentencia Nº 181/02 de 2 de octubre de 2002
Ministros: Bossio (red), Martínez, Hounie


I - INTRODUCCIÓN

Destacamos dos puntos de los pronunciamientos de la sentencia que transcribimos.

Por un lado, que en Tribunales se tiene por acreditada la titularidad de los derechos de autor sobre un programa de software con certificado notarial que contiene la información.

Por otro lado, que se pronuncian los magistrados en el sentido de que siendo el reclamo del titular sustentado en el uso de un programa de computación que no se comercializa desde tiempo atrás (incluso se establece que se entrega de regalo con otro software...) no corresponde el derecho a cobrar por su utilización.

Entendemos respecto de este último, que no siempre funciona un razonamiento como el que enuncian, pues depende del contexto de “regalo” que se considere.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA


Montevideo, 2 de octubre de 2002.
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: "MICROSOFT CORPORATION y otros c/ CIMA COOPERATIVA MEDICA ‑ Daños y perjuicios", Ficha 105/2002, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación y adhesión a la apelación interpuestos contra la sentencia Nº 71 del 13 de noviembre de 2001, dictada por la Sra. Juez Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 8º turno de Montevideo.
RESULTANDO:
I)       Que, por la impugnada, se falló amparando parcialmente la demanda y en su mérito, condenando a la demandada a abonar al actor la suma de U$S 20.322 por concepto de daño patrimonial y U$S 1.000 por pena civil, con más los intereses legales que les accedan desde la fecha de la demanda, sin especial sanción.
II)      Compareció a fs. 255 el representante de la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación, agraviándose, en síntesis, por lo siguiente:
1) No se violaron los derechos de autor porque, al momento de la inspección ocular, sólo se estaban probando los programas que serían usados si reunían las condiciones necesarias para la renovación del equipo informático
de la Institución.
2) Porque no se probó la titularidad de los programas por la parte actora, y por tanto, su legitimación activa.
3) Debido a que se acogió la reclamación de Syman­tec por un programa que carece de valor comercial.
III)     A fs. 263 se presentó el representante de la parte actora evacuando el traslado conferido de la apelación, adhiriendo a la misma, a fs. 265, por cuanto entiende exiguo el monto de la pena civil dispuesta.
IV)    El traslado de la adhesión a la apelación fue contestado a fs. 269 por la parte demandada.
V)      Elevados los autos en apelación y remitidos a esta Sala, previo pasaje a estudio, se acordó dictar decisión en forma anticipada, atento a lo dispuesto por el art. 200.1 inc. 1 del C.G.P.
CONSIDERANDO:
I)       Se confirmará, parcialmente, la sentencia apelada.
II)      Análisis de los agravios articulados por la parte demandada.
1) En el caso, el tema a decidir radica en la determinación si los derechos de autor de la parte actora se vieron infringidos por la demandada al usar copias de software de
propiedad de aquella, o si, como dice la demandada, la ac­cio­nante carece de legitimación activa, puesto que no probó que fuera propietaria de los programas que se indican en la documentación glosada en autos y, en caso de admitirse, porque los programas hallados el 23/12/99 no son diferentes a los adquiridos el 4/1/00, por la compareciente. Agrega que, lo prohibido es sacar copias de los programas para venderlos pero no usarlos con fines de uso interno.
2) En cuanto a la legitimación activa de la accionante, la Sala desestimará el agravio.
Como bien se expresa en la sentencia apelada, con el certificado notarial adjunto a fs. 46, se acredita que, la accionante es titular de los derechos de autor, entre otros, de los programas de software Visual Basic, de cuya explotación tiene uso exclusivo conforme a la ley 9739 y al Convenio de Berna ratificado por la ley 14910. Este dispone que, existe presunción de autoría de obra a favor de la persona que aparece como tal mediante un nombre o un signo identificatorio.
Como eso es lo que sucedió en autos, sólo cabe entender que la actora tiene legitimación para promover esta demanda.
3) Se agravia, por otra parte, respecto al fondo del asunto.
Este refiere a que el uso del programa de software propiedad de la actora no consiste más que en una prueba previa a la compra del equipo de informática que se realizó, posteriormente.
De autos surge justificada la compra de nuevo equipo mediante la documentación glosada desde fs. 85 a 129, y en especial, con la factura glosada a fs. 129, compra que es corroborada por Carlos Brune, director del Centro de Cómputos de Cima‑España (fs. 216/217).
Lo que se cuestiona, sin embargo, es que se hayan utilizado programas anteriores a aquellos incluidos en la facturación del 4/1/00.
Pues bien; debe advertirse que de las resultancias de la pericia que, como medida preparatoria se realizara por el perito designado por la Sede a‑quo, Pablo Cutruneo (fs. 58), ampliada a fs. 206, surge que, en ese momento, se estaban usando programas de propiedad de la actora de los años 1997, 1998 y 1999 (fs. 194, 196, 198). O sea, que no puede estimarse que, los mismos se correspondían con aquellos que incluyen la renovación de los equipos a comprar, lo que según la demandada fueron entregados a prueba.
En consecuencia, el agravio carece de sustento por lo que será desestimado.
4) Se cuestiona que se haya admitido la reclamación efectuada por Symantec, por un programa que carece de valor comercial.
La Sala estima que debe expedirse sobre el punto, puesto que, si bien la Juez no lo trató específicamente, el mismo fue incluido en la demanda y la liquidación de fs. 154, influyendo en la condena dispuesta.
Será admitido el agravio.
Y ello porque, según surge del informe de "Office Land" (fs. 225), el "programa "X tree Gold" no se comercializa hace, por lo menos, tres años y, en los últimos tiempos los mayoristas los entregaban sin cargo junto con el paquete de otro software".
Por tanto, no se tiene derecho a cobrar por derecho de autor respecto de un programa cuya utilización no es comercializable, debiendo, en consecuencia, descontar los U$S 222 de la condena, y que así fue incluido en la demanda (fs. 154).
III)     Adhesión a la apelación de la parte actora.
Se agravia porque estima que, la suma dispuesta como pena civil, es exigua.
Será desestimado.
Se concuerda con las apreciaciones incluidas en la apelada a fs. 253vta. y 254, como justificativo del monto dispuesto para dicha condena.
IV)    Costas y costos en el orden causado.
Por estos fundamentos, este Tribunal FALLA:
Confirmando parcialmente la sentencia apelada. En su mérito, se desestima la reclamación por el programa denominado "X tree Gold" de Symantec, debiendo descontarse la suma de U$S 222 del importe de la condena, la que
queda fijada en U$S 20.100 más los intereses legales desde la fecha de la demanda. Sin especial sanción procesal. Oportunamente, devuélvase.

Derecho de autor. Encargo de obra. Arrendamiento de servicios o contrato laboral. Obra informática.

TAT 3º
Sentencia 197 de 8 de setiembre de 2016
Ministros: Dres. Contarín Villa, Dra. Seguessa Mora, Dra. Fernández Lembo (red.).


I - INTRODUCCIÓN

La sentencia analiza, como punto central, el tan conocido tema: ¿es arrendamiento de servicios o relación laboral?

Evidentemente, como solamente manejo el texto de la sentencia no puedo afirmar si la apreciación conclusiva a la que llega el Tribunal, confirmando que existe relación de dependencia del contrato individual de trabajo, es o no aplicable a la situación real.

De todas maneras, me parece interesante destacar este pronunciamiento para recordar las valoraciones que se realizan en torno a la definición de la naturaleza jurídica que une a dos partes cuando se trata de encargar la realización de una obra protegida por el Derecho de Autor. En este caso, software.

A ver: es real, se puede, lo admite pacíficamente nuestro Derecho, que se encargue a alguien la realización de una obra por un contrato de arrendamiento de servicios. No todo trabajo se debe regular necesariamente por el Derecho Laboral.

La Ley 18.083, Ley de Reforma Tributaria de 27 de diciembre de 2016 regula específicamente los aspectos tributarios de esta realidad: “Artículo 105.- Quedarán sujetos a aportación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios los profesionales universitarios con actividades amparadas en dicha Caja, salvo que se cumplan como dependiente de una persona física o jurídica.
Cuando la relación del profesional universitario sea con personas físicas o jurídicas cuya actividad sea la de prestadores de servicios personales profesionales universitarios, no habrá relación de dependencia cuando así lo determine la libre voluntad de las partes debiendo existir facturación de honorarios profesionales por el lapso que fije el contrato de arrendamiento de servicios u obra, asociación, u otro análogo de acuerdo a las exigencias que dicte la reglamentación.
En ningún caso se deberá aportar a más de un instituto de seguridad social por un mismo hecho generador.”

El contrato de encargo de obra también implica un trabajo profesional en casos como el de creación de software, pero en este caso regulado por el Derecho de Autor en cuanto a pautas de titularidad de la obra realizada. Y, siendo un encargo de obra es lógico también que quien encarga dé instrucciones. De manera que no puede agotarse en la apreciación de estos elementos la determinación de una naturaleza jurídica. Son otros los datos, que se mencionan en esta sentencia.

Muchas veces puede suceder que desde el contratante se den señales poco claras en cuanto a la relación, por lo que corresponde ser muy cuidadosos cuando la realidad corresponde a un encargo de obra a profesionales. Y, naturalmente, si se trata de relación de dependencia, un contrato de trabajadores que cumplen horarios y demás para la realización de una obra protegida por derecho de autor, no tiene sentido disfrazar las relaciones jurídicas. También esto debe estar claro a la hora de asumir los riesgos empresariales de cualquier contratación.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA

Montevideo, 08 de setiembre de 2016

VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia los autos caratulados: “BORTAGARAY, LUCILA Y OTRA CONTRA CADU. Demanda Laboral. IUE Nº 0002-009454/2015, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº65/2015 de1 de diciembre de 2015, dictada por la Sra. Juez Letrada del Trabajo de la Capital de ler. Turno, Dra. Verónica Scavone.

RESULTANDO:

1.-El referido pronunciamiento, obrante a fs. 113/130, a cuyo relato de antecedentes procesales ha de estarse por ser adecuado a las resultancias de autos, dispuso amparar la demanda y en su mérito condenar a CADU a abonar a la Sra. Lucila Bortagaray la suma total de $ 522.614, y a la Sra. Komai Garabelli la suma total de $283.963 por concepto de los rubros licencia no gozada e indemnización por despido y 5% por concepto de daños y perjuicios preceptivos sobre rubros de naturaleza salarial, multa, actualización de conformidad con el Decreto Ley 14500 e intereses legales hasta el día de hoy conforme liquidación detallada en los considerandos. A todas las sumas objeto de condena deberá aplicárseles actualización e intereses hasta el momento de su efectivo pago. Costas a la parte demandada y costos por el orden causado (fs. 130).

2) Contra dicho pronunciamiento se alzó en vía de apelación la parte demandada, expresando que la recurrida le causa los siguientes puntos de agravio:

- en cuanto la sede no consideró elementos relevantes del proceso debidamente acreditados e invocados por su parte, por lo cual se arribó a errónea calificación del vínculo jurídico que unió a las partes.

Invoca que no se tuvo en cuenta la existencia de un marco normativo específico que habilitaba la contratación profesional, la condición de profesionales universitarias de las actoras y la posibilidad de someterse libre y voluntariamente a cumplir con ciertas reglas de la organización empresarial a pesar de estar contratadas como profesionales independientes y la conducta de éstas durante la relación entre las partes. Menciona en su respaldo lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 18.083. Agrega que la sede desconoció que el artículo 10 de la Ley 17.616 modificativa de la ley de derechos de autor Nro. 9.739, artículo 29 genera también una presunción a favor del comitente respecto de algunas creaciones intelectuales realizadas en régimen de arrendamiento de obra o de servicios. Pide la revocatoria del fallo impugnado en su totalidad (fs. 135)

3) Se sustancio el recurso, mediante traslado a la contraria, por auto Nro. 1961/2015, (fs. 136), evacuando el traslado la contraria a fs. 140 y ss., abogando por el mantenimiento de la recurrida por los fundamentos que expresó en el escrito respectivo.

4) Se franqueó la alzada, por providencia 152/2016 (fs.150). Recibidas las actuaciones en esta Sala, se pasaron los autos a estudio, el cual se realizó en forma sucesiva, por imposibilidad material, por no contarse con los medios técnicos necesarios para hacerlo en forma simultánea conforme a las previsiones legales (artículo 17 Ley 18.572). Según constancia de la Secretaría de la Sala que antecede el Doctor Cristóbal Nogueira Mello cesó por renuncia a su cargo a partir del 30 de junio del corriente año, verificándose asunción del cargo por la Sra. Ministra Dra. Gloria Seguessa Mora, con fecha 31 de agosto.-

Una vez reunido el número de voluntades legalmente exigidas (artículo 61 Ley 15.750) se acordó la presente que se dicta en el día de la fecha.

CONSIDERANDO:

I) La Sala con la unanimidad de sus integrantes naturales considera que los agravios de la demandada no logran conmover los sólidos argumentos de la sentencia impugnada, por lo que el Tribunal ha de confirmar íntegramente la recurrida. Según fundamentos que siguen:

En lo medular los agravios de la impugnante se centran en la calificación del vínculo efectuada por la Sra. Juez A quo. La apelante expresa que la sede A quo no tuvo en cuenta que las actoras habían celebrado contrato de arrendamiento de servicios al amparo del artículo 105 de la Ley 18.083. En relación a este argumento, liminarmente advierte el tribunal que la apelación no reúne los requisitos necesarios conforme a las previsiones del artículo 253.1 C.G.P. Por cuanto, los dichos del recurrente remiten a sus dichos en etapas anteriores del proceso, refiriendo a sus argumentaciones vertidas en los alegatos y en la contestación de la demanda (fs. 133 nral. 2 y nral. 5). Por ende, la recursiva no plasma un embate crítico a los detallados argumentos de la Sra. Juez. En este sentido, nótese que la sentencia dictada, a fs. 116 menciona que los aspectos formales de la contratación de las actoras. Cuando expresa: “si nos ubicamos en el ámbito del derecho laboral a partir de la argumentación desplegada por las querellantes, además de adquirir relevancia que las actoras no sólo formalmente sino también en los hechos fueron contratados por CADU...” y a fs. 120 la sentencia recurrida destaca que “diversas formas jurídicas son utilizadas para sustraer a la relación de trabajo de la subordinación jurídica y/o la aplicación del derecho laboral, entre ellas el contrato de arrendamiento de servicios, respecto del cual expresa Mangarelli que en los últimos años ha recuperado terreno en detrimento del contrato de trabajo…” (fs. 120). Y luego la impugnada ingresa al análisis de la distinción entre el contrato de trabajo y el arrendamiento de servicios. (fs. 120/121). Entonces, la sentencia de primera instancia, aunque no refiera específicamente al artículo 105 de la ley 18.083, sí tuvo en cuenta el modo en que formalizaron las partes la vinculación, bajo la forma de un arrendamiento de servicios, contraponiéndola con los indicadores que la doctrina y la jurisprudencia han ido elaborando. Sobre la base, entre otros elementos, de los incluidos la Recomendación 198 de OIT y los indicadores en dicho cuerpo expresados. Por lo que viene de reseñarse y en la medida en que la recursiva reitera argumentos anteriores sin siquiera analizar los meticulosos fundamentos fácticos y normativos expresados por la sentenciante, la conducta procesal del recurrente habilitaría por sí, tenerlo por desistido del recurso.

Ha dicho en casos análogos esta misma Sala, bien que en anterior integración, pero en conceptualización que sus actuales integrantes comparten: “Ha tenido oportunidad de señalar la Sala que la expresión de agravios debe ser un examen crítico del pronunciamiento recaído, que examine los fundamentos de la decisión y analice concretamente el supuesto de error in iudicando, para concluir fundamentando la necesidad de que el fallo sea revisado. Ello, debido a que el reexamen en la alzada no se justifica únicamente mediante la reiteración de pretensiones deducidas y mantenidas a lo largo del juicio sino también por la referida impugnación crítica que ponga en entredicho la decisión de primer grado atacando sus bases fácticas y jurídicas“(antecedente sent. Nº 47/00; AJL., 2000, c. 66; PALACIO, Manual de Derecho Procesal, t. 2, p. 138-139; 352/02; AJL. 2002, c. 30; 438/02; AJL. 2002, c. 32; 147/03; AJL. 2003, c. 58).

Otro fallo, en similar sentido expresaba; “Que liminarmente entiende la Sala que en el recurso promovido se reiteran los contenidos del escrito de contestación y de alegato, lo cual deja en evidencia la insuficiencia del planteo revisivo.- Es sabido que “la expresión de agravios constituye una necesidad, puesto que constituirá la medida de la apelación (‘la pretensión de la segunda instancia’), dentro del régimen dispositivo que nos rige. Inclusive en el Derecho positivo uruguayo (Código General del Proceso) se establece que todo escrito (introductorio) de apelación debe ser fundado y que si así no lo fuera se ‘tendrá por desistido’ (Vescovi, Derecho Procesal, tomo VI volumen 2 página 127).- La Jurisprudencia vernácula al respecto precisa que “La expresión de agravios no constituye una simple fórmula carente de sentido, sino que exige un análisis pormenorizado de la sentencia que causa perjuicio a la parte, por medio de una crítica razonada del pronunciamiento antecedente, demostrando los motivos que se tienen para considerarla errónea, refutando en forma clara y concreta las conclusiones de hecho o aplicación de derecho. En consecuencia, debe reputarse como una inobservancia a la carga de fundar el recurso de apelación, la mera disconformidad con la sentencia; con lo cual no existe fundamento alguno para modificar las conclusiones del primer grado.” (cfm. sentencia del T.A.C. de 1er. Turno Nro. 67/97 citada en la R.U.D.P. Nro. 3-4/1998, summa 264, página 385).-(cf. de esta Sala: SEF-0014-000171/2014, BJN pública).

Sin perjuicio de lo antedicho, de efectuarse una interpretación “pro actione” del escrito de apelación que asegure el control de doble instancia, desde esta última perspectiva tampoco son procedentes los argumentos de la apelante basados en el artículo 105 de la Ley 18.083.

Dicha norma, contenida en un cuerpo normativo que como su nombre lo indica “SISTEMA TRIBUTARIO” contiene normas regulatorias de dicho segmento del orden jurídica regulando aspectos tributarios, expresa que: “Quedarán sujetos a aportación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios los profesionales universitarios como con actividades amparadas en dicha Caja, salvo que se cumplan como dependiente de una persona física o jurídica”.

Cuando la relación del profesional universitario sea con personas físicas o jurídicas cuya actividad sea la de prestadores de servicios personales profesionales universitarios, no habrá relación de dependencia cuando así lo determine la libre voluntad de las partes debiendo existir facturación de honorarios profesionales por el lapso que fije el contrato de arrendamiento de servicios u obra, asociación, u otro análogo de acuerdo a las exigencias que dicte la reglamentación….” De la simple lectura del texto de la disposición resulta que la misma no crea una regulación específica para el trabajo profesional, en cuanto a la determinación de cuando dicho trabajo ha de ser considerado amparado por las normas del derecho laboral. La norma no aporta criterio alguno de distinción entre trabajo subordinado o dependiente y no subordinado. Sino que regula los aspectos esencialmente tributarios de una u otra modalidad. Por lo que los argumentos de la apelación, basados en dicha normativa son inocuos en relación a la cuestión debatida. La recursiva pretende anteponer aspectos formales, frente a la realidad que ha quedado demostrada en autos en cuanto al modo en que las actoras prestaron trabajo. La propia recurrente, a fs. 134, nral 6 admite la existencia de elementos indicadores de subordinación, en consonancia con el profundo y meticuloso análisis efectuado por la Sra. Juez, al que nada cabe agregar, por haber agotado el punto. Y esas notas que la recursiva admite son las que determinan,- en aplicación del principio de realidad propio de la materia, concluir como lo hizo la Sra. Juez A quo, que en autos estamos ante relaciones laborales típicas. A los efectos de calificar la naturaleza de una determinada vinculación, como expresa la Sra. Ministra Dra. Seguessa en su voto, citando la opinión del Profesor Jorge Gamarra “…en la tarea de calificar no participa la voluntad de los contratantes; éstos no son dueños de la calificación jurídica; que se deduce del contenido negocial y no del nomen iuris elegido por las partes para rotular el contrato. Por lo tanto, la calificación equivocada, configura un error de derecho que el juez puede y debe rectificar.” Y continúa manifestando el maestro: “La interpretación es, entonces, labor de primera magnitud porque de ella depende la ulterior calificación jurídica, los efectos que el ordenamiento asigna a la manifestación de voluntad. Una vez interpretado el contrato, el juez lo califica, y esa subsunción en el tipo contractual indica los preceptos que lo rigen”. (Cf.:, Gamarra J., en TDCU, Tomo XVIII vol 2 pag. 200).

“Surge del contrato celebrado entre las partes que la vinculación era de naturaleza laboral, se hace referencia a relación laboral y se reconocieron derechos de naturaleza netamente laboral (licencia e indemnización por rescisión que se calcula de la misma forma en que se calcula IPD.)”. Adicionalmente, es de aplicación a la especie el artículo 1301 del Código Civil que dispone que los hechos de los contrayentes, posteriores al contrato, que tengan relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato. Y el modo en que se ejecutó la vinculación, según resulta del meticuloso análisis efectuado por la impugnada a fs. 122 a 128 vto. al que por su detalle y corrección corresponde remitirse, fue concordante con los criterios expresados por la Recomendación Nro. 198 sobre la relación de trabajo. La Recomendación sobre relación de trabajo Nro. 198, emanada de La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del año 2006 prevé una serie de pautas e indicadores concretos a tener en cuenta. Analizando la referida Recomendación Ermida Uriarte señalaba que ella: “…reconoce como antecedente una serie de discusiones verificadas en el seno de la OIT sobre trabajo informal, trabajo a domicilio, subcontratación y otras formas de trabajo que podrían considerarse desprotegidas o insuficientemente protegidas.

Un hito muy negativo fue el inédito rechazo del proyecto de convenio internacional del trabajo sobre subcontratación, verificado, por primera y hasta ahora única vez en la historia de la OIT, en la conferencia de 1998.

Como reacción ante esa situación, en el año 2000 se verificó un muy importante informe sobre trabajadores que necesitan protección, respecto del cual y a pesar de su extensión y profundidad, los empleadores solo se manifestaron dispuestos a discutir casos de fraude o “encubrimiento” de la relación de trabajo.

Un nuevo informe de 2003, sentó las bases de la recomendación que aquí se comenta. En ese informe: a) se reafirmaba que el objetivo de la OIT (y del Derecho del trabajo, agregamos nosotros), es la protección del trabajador, justificada por la situación de desigualdad que se verifica en la relación de trabajo; y b) se reconocía a la relación de trabajo como el elemento definitorio de la legislación protectora.” (Cf. Ermida Uriarte, Oscar: CSA, LA RECOMENDACIÓN 198 SOBRE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y SU IMPORTANCIA PARA LOS TRABAJADORES, pg. 44, publicación Web PDF Actrau_courses_itcilo_org.es. GETA, III Reunión Lima, Octubre de 2010, a/20622/92_198 file Pdf. C.S.A) En referencia al contenido de la Recomendación 198 del 2006, expresa el autor que: “A los efectos de promover la adecuada protección del trabajador en tales hipótesis, la recomendación se divide, en lo sustantivo, en dos grandes partes: una dedicada a la postulación y definición de una política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo y otra que establece criterios para la determinación de la existencia de una relación de trabajo.” (Partes I y II de la Recomendación). En lo que refiere a la segunda parte, expresa ERMIDA URIARTE, que para la determinación de la existencia de una relación de trabajo: “La parte II de la recomendación basa la eficaz determinación de la existencia de una relación de trabajo en algunos grandes mecanismos, tales como la primacía de la realidad y la prescindencia de la calificación jurídica que las partes hagan de la relación que las vincula, el recurso a presunciones, el criterio de la subordinación o dependencia y el manejo de indicios específicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art 9 (y en total consonancia con la ya comentada previsión del lit. b del art. 4), la existencia de la relación de trabajo debe determinarse en función de los hechos relativos a la ejecución del trabajo, independientemente de la manera en que se caracterice la relación en cualquier acuerdo contrario.

Presunción. El art. 11 de la recomendación promueve la presunción legal de existencia de relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios de los indicados luego (infra, 5.4), o la determinación expresa de la naturaleza de determinados vínculos. Hay que estar a lo que sucede en los hechos y no a lo que dicen los papeles.

Subordinación o dependencia. En el art. 12 y en otras disposiciones, la recomendación recoge el criterio de la subordinación o dependencia como uno de los determinantes de la existencia de la relación de trabajo.

En este aspecto, la norma parece no alcanzar las tendencias más modernas que en doctrina postulan la superación de tal criterio y la extensión del ámbito de aplicación del Derecho laboral a todo tipo de trabajo, pero al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de incluir la subordinación económica, en cuanto no califica la referida dependencia como “jurídica”, sino que se refiere a “la subordinación o la dependencia” a secas, sin calificativos.

En efecto, cuando hay dudas respecto de si una determinada prestación de servicios es laboral o no, se analiza si el trabajador está jurídicamente subordinado a quien recibe su actividad. Si este tiene derecho a darle órdenes, a determinar cómo y cuándo realizar la tarea, etc., entonces se entiende que hay tal dependencia jurídica y es ello lo que determina primero, que ese vínculo sea calificado como relación laboral o relación de trabajo y consecuentemente, en segundo lugar, que se rija por la legislación laboral, incluidos los convenios colectivos correspondientes.

Sucede que en algunas de las nuevas formas de relación laboral (como el teletrabajo, el trabajo tercerizado, etc.) a veces, no es fácil determinar que efectivamente hay dependencia jurídica (porque el trabajador parece estar alejado de la esfera de acción habitual del empleador), aunque sí se puede confirmar que hay una dependencia económica. Por eso es importante que la recomendación 198 se refiera a la subordinación “a secas” y no solamente a la subordinación jurídica.

Indicios específicos. El art. 13 recomienda la utilización de un elenco de “indicios específicos” de la existencia de una relación de trabajo: (sigue detalle de los indicadores, en coincidencia con lo relacionado la A quo a fs. 122/123). Y sigue el autor: “Como se ve, se trata de un elenco de indicios que compendia acumulativamente las diversas propuestas que doctrina y jurisprudencia han postulado para determinar la presencia de una relación de trabajo y, por tanto, de un trabajador sujeto de la protección del Derecho laboral.

La enumeración no es taxativa y no requiere la presencia de todos ellos, alcanzando con la concurrencia de “uno o varios”(art. 11, lit. b).” (pgs. 45/46) Acto seguido el autor destaca la importancia de la Recomendación Como se decía en la Introducción, la recomendación 198 no es una norma jurídica cuya aplicación directa pueda ser reclamada judicialmente, pero eso no quiere decir que carezca de toda eficacia. (omissis).

En segundo término, las recomendaciones son orientaciones para el legislador y para el Ejecutivo nacional. Debería legislarse en la línea sugerida por la recomendación, que es muy precisa en la materia. Solo a título de ejemplo, plantea claramente a los gobiernos la eliminación de los estímulos a la contratación encubierta, lo que estaría vinculando a las autoridades nacionales en el sentido de: a) derogar o prohibir figuras como la empresas unipersonales uruguayas, las “pejotas” brasileñas, las cooperativas de fachada en muchos países, etc; y b) sancionar a través de la Inspección del trabajo, el uso de las formas encubiertas de contratación laboral.

Finalmente, en tercer lugar, las recomendaciones son –y ésta muy especialmente-, orientaciones para los jueces a la hora de solucionar casos concretos. Efectivamente, los tribunales laborales pueden aplicar la recomendación (así como cualquier otra), tanto en la integración del derecho (en caso de vacío legal) como en la interpretación de las normas vigentes.” (Ermida Uriarte, supra op. Cit. Pg. 47)”, (Cf. Sentencia de esta Sala integrada, dictada en autos: 0356-000328/2014. Proceso Laboral Ordinario (Ley 18.572),SEF-0014-000020/2016)

III) En cuanto al agravio esgrimido en base a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 17.616, el mismo hace referencia tanto al empleador como al comitente, por lo que ha de estarse a la calificación de la vinculación efectuada según los criterios antedichos, no siendo por ende determinante lo previsto en la aludida disposición en relación a la determinación del tipo de vinculación que unió a las partes.

IV) No se impondrán especiales condenas procesales en costos en la presente instancia por no ameritarlo la conducta de las partes (artículo 56.1 C.G.P y 688 Código Civil). Siendo las costas de precepto de cargo de la demandada (art. 337 de la Ley 16.226).

Por lo expuesto y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 Código General del Proceso, art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por la Ley 18.847, el Tribunal,

 

FALLA:

CONFÍRMASE INTEGRAMENTE LA RECURRIDA.

SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS EN LA PRESENTE INSTANCIA.

HONORARIOS FICTOS, 5 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.

REGISTRE LA SECRETARÍA LOS DÍAS DE LICENCIA USUFRUCTUADOS POR LOS SEÑORES MINISTROS Y LOS DÍAS DECLARADOS INHÁBILES EN SU CASO Y LAS VARIACIONES EN LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE CON COPIA PARA LA DECISORA DE PRIMERA INSTANCIA.