Sentencia TCA, Nro 528, 15 de agosto de 2001
I - Introducción
El concepto de trade dress lleva mucho tiempo en el Derecho Marcario. De origen anglosajón, en principio fue entendido como objeto de protección exclusiva por el derecho que persigue la competencia desleal.
Con los años, con la evolución del propio concepto de marca, fue adquiriendo tal fuerza distintiva que desde el famoso leading case norteamericano Taco Cabaña vs Taco Bell se admite su registro marcario.
Trade dress puede ser el complejo display de la decoración de una cadena de tiendas o de fast food, tanto como el envase que se diseñó para un producto. Siempre que cumpla con las características legales que lo hacen admisible dentro del concepto de marca.
En el Uruguay encontramos un pronunciamiento primario sobre la temática en esta sentencia del TCA de varios años atrás, del 2001. Tanto en el texto como, especialmente, en la opinión de los ministros discordes comienza a manejarse en nuestro país, sin lugar a dudas el instituto "trade dress" desde una perspectiva análoga al Derecho Comparado.
II - Texto completo de la Sentencia
Montevideo,
15 de agosto de 2001.
No.
528
VISTOS:
Para
sentencia definitiva, estos autos caratulados:
` 1
"SOCIETE
DES PRODUITS NESTLE S.A. con ESTADO MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGíA Y MINERíA. Acción de nulidad" (No. 1145/98).
RESULTANDO:
1)
Que a fs. 10 19vta. comparece la parte actora a fin de obtener
la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial de fecha 20/8/97, por el que se concedió el
registro de la marca "MONTERREY' (etiqueta) Acta No. 286.543
para la clase internacional No. 30, en favor de la firma chilena
COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS, Y SERVICIOS CORPORA S.A..
Expresa
en síntesis la actora que la resolución impugnada al conceder
derechos de exclusividad respecto de los elementos figurativos
constitutivos de la marca en cuestión, vulnera los derechos de su
representada, que es titular del registro de la marca "NESCAFÉ",
marca mixta constituida por la expresión denominativa y el envase,
con las particularidades que se pueden apreciar según la descripción
que adjunta, documento b) fs. 9.
Que
en el cotejo de ambas marcas y en aplicación de las reglas de
confrontación de que habla Cabanellas de las Cuevas y Bertone surge
que en la hipótesis del caso planteado los elementos integrantes del
conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel
principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención
que debiera merecer el signo completo. Por lo tanto considera que es
el elemento protagónico el que debe ser confrontado (teoría
denominada "mot vedette"). Que ambos registros presentan
una misma impresión de conjunto. En los dos se produce la
utilización de granos de café, que encima de ellos se observa la
figura de la taza cuyo color no por casualidad también es rojo, y
blanco en el interior, donde la espuma se la coloca en el mismo lado
de la taza.
En consecuencia
entienden que las dos etiquetas son tan similares que provocará sin
ninguna duda la confusión de los consumidores de buena fe o
desprevenidos, y es a ellos que la ley quiere proteger, puesto que
estamos ante un producto de consumo masivo. Se estaría ante una
similitud confusionista, ante una imitación fraudulenta que viola
las disposiciones contenidas en los arts. 3 y 10, inc. 2, de la ley
No. 9.95 6, así como el art. 3 3 del Dec. Reglamentario.
Plantea la actora
que el elemento figurativo como parte integrante del todo, no puede
ser reproducido por competidores, sin incurrir en la figura de
competencia desleal y apropiación indebida de un signo marcario
ajeno.
Concluye la
accionante manifestando que la similitud que presentan las etiquetas
de los conjuntos marcarios comparados, tiene como fin desviar la
clientela, a favor de la firma chilena induciendo en error al
consumidor medio quien se verá vulnerado en su buena fe.
11) Conferido
traslado de la demanda, la misma es contestada por la Administración
en tiempo y forma, según surge de fs. 2930.
Expresa la demandada
que no existen observaciones que realizar desde el punto de vista
formal, no obstante en cuanto al fondo de1 asunto correspondería se
desestime la demanda en atención de que su mandante ha actuado
conforme a derecho. A criterio de la Administración la marca en
cuesti0n es registrable con la limitación precitada y difiere del
signo propiedad de la actora en cuanto a que es claramente diferente
(art. 33 decreto de 29.11.940).
Concluye alegando
por el acto confirmatorio, en virtud de que la parte . actora no ha
aportado ningún elemento nuevo que la Administración no haya
analizado en la instancia administrativa.
III) Abierto el
juicio a prueba las partes produjeron la que obra certificada a fs.
50. Alegaron por su orden a fs. 52 58 y fs. 61. Seoy0 al
Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien se
expidió en dictamen No. 343/00 (fs. 64 65); y se citó para
sentencia, la que fue legalmente acordada previo pasaje a estudio de
los Sres. Ministros.
CONSIDERANDO:
I) Que desde el
punto de vista formal, no existen observaciones que formular,
habiéndose agotado correctamente la vía administrativa y entablado
en tiempo útil la presente acción de nulidad (arts. 4 y 9 de la ley
15.869), por lo que corresponde ingresar al aspecto sustancial
planteado por las partes.
II) Eduardo LAPENNE,
en representación de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. promueve la
anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial de fecha 20 de agosto de 1997, por el que
se concedió el registro de la marca "MONTERREV' (etiqueta) Acta
No. 286.543 para la Clase Internacional 30.'
La actora se agravia
del acto en causa, porque considera que el mismo ha sido dictado en
violación de la norma derecho.
III) Surge de los
antecedentes administrativos agregados al proceso como de las
manifestaciones de las partes, que la empresa ahora accionante que
no dedujo oposición en vía administrativa impugna el referido
registro marcario por considerar que el elemento "emblemático"
o "figurativo" ("DISEÑO) es muy similar al utilizado
desde hace más de treinta años por la empresa para las marcas
"NESCAFÉ", No. 236.006 (fs. 4/4v., Legajo "A";
fs. 1/1v., Legajo "B") marcas ambas que también
comprenden el producto CAFÉ en la Clase Int. 30.
Si bien la
resolución dictada con fecha 20 de agosto de 1997, concede el
registro solicitado, en los términos previstos por los arts. 27 y 28
del Decreto Reglamentario de 29 de noviembre de 1940, sin conceder
derechos privativos respecto de las denominaciones constitutivas,
como lo señala la reclamante (ver fs. 10v. de autos). Se agravia
fundamentalmente de la referida decisión, porque los derechos
exclusivos sobre el conjunto marcario registrado en autos; "recaen
precisamente sobre los elementos figurativos, que según puede
apreciarse son una imitación burda de la marca mixta registrada por
mi representada y de su uso continuo e interrumpido en el tiempo",
según lo afirma en su demanda, a fs. 12 de autos.
En definitiva, a su
entender, "los elementos integrantes del todo, mencionados,
provocan una impresión de conjunto muy similar, dada por la suma de
elementos semejantes, en una consecuencia lógica" (fs. 12 de
autos citada).
Para la mayoría de
los integrantes de la Sala el caso planteado en autos, supone la
dilucidación de una situación conflictiva muy compleja que no
escapa a la opinabilidad de quienes deben juzgar. Porque si bien se
aprecia una clara diferencia de las marcas en la parte denominativa,
que permitiría descartar todo riesgo de confusión. En cambio, es
dable aceptar que existen ciertas similitudes en la presentación
gráfica (imágenes, formas, colores) que podrían hacer pensar,
razonablemente, en la posibilidad de cierto riesgo de confusión en
el consumidor medio.'
Sin embargo, de
acuerdo a las resultancias probatorias obrantes en la instructoria y
disposiciones legales aplicables en la materia, se comparten los
fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo
Contencioso Administrativo en la especie, cuando concluye que se debe
proceder a confirmar el acto administrativo impugnado, porque a su
juicio: "Existen ciertos elementos estructurales de la
presentación gráfica que son algo similares como se advierte en la
presencia de granos de café; la taza de color rojo; la coloración
del fondo. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que la
denominación de ambos cafés son sustancialmente diversas. Uno alude
a NESTLÉ y el otro a MONTERREY en tamaños destacado?.
Y agrega dicho
Magistrado: “La comparación del conjunto hace que las diferencias
sean más importantes que las semejanzas. Además, la mayor parte de
las propagandas de los cafés utilizan la gráfica de los granos de
café lo que en sí no supone a criterio del dictaminante una
fantasía exclusiva" (fs. 64v. de autos).
En su virtud, si
bien el elemento figurativo en la comparación de las marcas
enfrentadas se aprecia algo similar, a primera vista; también no se
discute que la diferente DENOMINACIÓN entre uno y otro registro
marcario, es clarísima. Aspecto que es considerado en muchos de los
fallos de la Corporación como determinante para permitir la
coexistencia registral en ciertos casos. En ese marcario mixto como
la "etiqueta", el elemento "Su estructura gráfica es
totalmente diferente, a pesar de que ambas ocupan los mismos
elementos taza roja con café servido espumoso y granos de café
tostados ambientados en cálidos tonos de color café dorado,
pero en distinta proporción con relación al total. Una tiene una
continuidad de lectura y la otra está parcelada en cuatro".
"Ambos
productos se pueden exponer en estantes de supermercados mostrando su
información, sin llegar a producir confusión en el consumidor".
IV) No es de recibo
en el caso, lo que la actora denomina: "ingresar en forma
paralela a lo que hoy en día se denomina "trade dress"
"situación que", entiende "se configura en el caso en
cuesti0n". Colmo lo señala la reclamante: "Trade Dress":
"refiere a la apariencia visual del producto", que
"consiste habitualmente en la pluralidad de varios elementos
incluyendo, entre otros; tamaño, forma, color, diseño, textura y
gráficos" (fs. l4v. de autos).
Sin embargo,
conforme al comentario respecto de la "DILUCIóN DE LOS TRADE
DRESS" DEBIDO A LA INFLUENCIA DE PRODUCTOS COMPETIDORES",
se afirma: "Existe sin duda una zona legítimamente libre en la
cual se permite la copia. Esto es así en los casos en que la
correspondiente industria acepta los rasgos genéricos o funcionales
a los efectos de identificar un tipo particular de producto o de
indicar características específicas. Por ejemplo, tapas de tarros
rojas pueden denotar café descafeinado, y las botellas amarillas
podrían simbolizar líquido para lavar con aroma a limón. Tales
rasgos genéricos o comunes, de utilidad manifiesta para el
consumidor, deberían estar disponibles Gratuitamente para todos los
miembros de la industria pertinente".
Y se establece,
claramente: "Sin embargo, no es cuando se copian los rasgos
genéricos y funcionales cuando se cruza la línea divisoria, sino
cuando el carácter distintivo y la combinacion general de la
apariencia única de un producto, es decir su "trade dress"
SE IMITAN SERVILMENTU (fs. 65/66, en rojo A.A., Legajo "B").
En la especie, el
registro de la marca solicitada, se otorgó en los términos
previstos por los arts. 27 y 28 del Decreto Reglamentario de 29 de
noviembre de 1940, sin conceder derechos priva tivos respecto de las
denominaciones constitutivas.
En definitiva, como
destaca el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo
, "Si se comparan las dos gráficas que se presentan a fs. 9 que
utiliza NESCAFE para los dos tipos de café que comercializa (uno de
ellos el BRACAFÉ) se advertirá que a su vez entre sí no son
iguales sino que la taza y el color de los granos es diferente. No
parece que el alcance de la protección de una marca en este tema
lleve a que cada vez que aparezca una taza y granos de café en la
gráfica alguien tenga la exclusividad" (ver fs. 64v. 65,
de autos).
Por los fundamentos
expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo
Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría.
FALLA:
Desestimando la
demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado;
sin especial condenación procesal.
A
los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte
actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis
Oportunamente,
devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.
Dr.
Eduardo Brito del Pino. Dr. José Baldi Martínez. Dr. Julio César
Borges.
Dr.
Manuel Mercant:
Discorde por entender que: I) Si bien no puede dejar de reconocerse
que la marca "Monterrey " en su enunciación aparece como
diferente de la que se pretende proteger, y que, según se afirma por
la sociedad "Corpora S.A. ", se ha acreditado que ambas
marcas han coexistido durante muchos años en Chi le sin que se haya
producido. confusión algún (fs.
66
de A.A. Letra "A'). De todas formas y analizando las marcas en
su conjunto, más aún por tratarse de marcas 66
mixtas
99
,
se estima que aparecen significativas similitudes en la
representación figurativa, que hacen pensar en la existencia de
copia de elementos, realizados de tal forma, que pueden configurar un
supuesto de confundibilidad o aún de competencia desleal.
Así la
presentación general de los productos "Monterrey disposición
de los colores, marrón, blanco y rojo, la figura de dos tazas rojas
con interior blanco y la marca del producto en fondo blanco al centro
de las etiquetas y envases, todo ella evoca a la empleada por los
productos distinguidos por "Nescafé”.
Si
bien en los hechos no existe una distinción de tratamiento entre íl
envase
" y "envoltorios ", corresponde intentar acercar la
moderna figura del "trade dress " que ha cobrado gran
notoriedad en los últimos años y se ha ido incorporando en las
legislaciones de algunos países sea a través de la ley de Marcas o
en Leyes especiales (GUTIÉRREZ CARRA U, Juan Manuel, Manual Teórico
Práctico de Marcas ", 2 a
Edición
1998).
Tras ese
concepto, según señala el autor, se ha entendido tradicionalmente
que "la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases
o empaques de los productos, sin embargo modernamente el concepto
incluye también la apariencia global del producto y su empaque
llegando incluso a comprender el diseño y la forma del mismo. Vale
decir que el "trade dress " abarca la imagen o impresión
visual que provoca el producto y su empaque como un todo... "
Dentro del que pueden incluirse medidas, formas, color o combinación
de colores, textura, representaciones gráficas y hasta se ha llegado
al extremo de comprender técnica de ventas.... " (G UTIÉRREZ
CARRA U, Ob. y pág. Cit.).
Concluyéndose
por parte del autor y la doctrina especializada más moderna, que de
todas formas se trata de una cuestión que debe ser resuelta por el
intérprete en cada caso.
II) Es importante
señalar que en el caso ambos registros identifican o distinguen
marcas y productos de una misma naturaleza que se comercializa a
través de los mimos canales de venta, constituyen productos de
consumo masivo y están orientados a un mismo ` tipo de público, por
lo que no puede dejar de reconocerse la existencia de un riesgo
cierto en que un consumidor medio razonable (de diligencia media)
atribuya a éstos un mismo origen empresarial o que pueda llegar a
creer en la existencia de una vinculación de las empresas
productoras de los respectivos productos.
Ello ingresa en
el riesgo, en sentido amplio o estricto, de confusión, sea dicho
riesgo mediato o inmediato como expresa el profesor Manuel Arean
Lalin (en "Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas"
en Revista de Propiedad Industrial No 41996, págs. 54155).
De
la misma forma el Dr. Jesús GOMEZ MONTERO entiende que debe existir
una protección de la marca, del riesgo de confusión que se pueda
sufrir por asociación o confusión indirecta.
En el caso
existen varios elementos comunes a considerar: la taza de un idéntico
color rojo en las dos, el fondo blanco que se asoma, los granos de
café que rodean la taza, la espuma típica del café.
Todo ello surge
de autos y de la protocolizaci0n de fotos que lucen en el Legajo "B
". Poco cambia el hecho de que "Nescafé" y "Bracafé"
usen una sola taza y que "Monterrey " utilice dos, mas el
aditamento de dos figuras humanas, porque lo cierto es que la
impresión General es de indudable similitud, atenuada por la
diferencia en lo denominativo pero que no resulta suficiente para
disminuir la impresión de conjunto ya señalada y que conforma el
"trade dress " de la firma oponente.
III)
La pericia realizada en términos de alta técnica para establecer
las diferencia (realizada por Patricia Barros en Santiago de Chile en
el año 1996 y que surge a fs.
43153
y 54155 del Legajo "A " ya citado) no hacen más que marcar
las dificultades para diferenciar diseños y
emblemas ", pues en ella si bien luego de un prolijo y pautado
estudio se concluye en la ausencia de peligro de confusión, tal
actitud crítica y de apreciación de un entendido, no puede pedirse
al consumidor medio que carece de conocimientos tan depurados como
para arribar a la convicción de que no existe confundibilidad.
La pericia viene
a demostrar justamente lo contrario de lo que pretende, porque en
definitiva el consumidor medio o razonable puede ser inducido a error
o llevado a confusión por la apariencia general de una y otra
etiqueta.
IV) Si bien en el
año 1981 se registró por primera vea "Monterrey en Chile, ya
entonces existía como marca, por lo menos notoria, "Nescafé "
y esta marca y el elemento figurativo complementario ha sido usado
desde hace más de 30 años, extremo que no ha sido controvertido,
eso no resulta suficiente, pues en la década del 60 ya existía
"Nescafé " y su elemento figurativo en discusión, es
sospechoso que los elementos seleccionados por la firma chilena para
cubrir artículos que distinguen su marca sean prácticamente los
mismos, Pues dicha empresa no desconocía o no podía ignorar la
existencia de "Nescafé " y su "Trade dress " o
elemento figurativo complementario.
Las
inspecciones judiciales obrantes en los A.A. y documentación
gráfica, agregada, permiten advertir la fuerte similitud que existe
entre los elementos gráficos o figurativos de las marcas en pugna.
En
la denominada "Confundibilidad por similitud de dibujo"
expresa el Dr. Mario D. LAM4S en su libro "Derechos de Marcas en
el Uruguay" pág. 236. "rigen las mismas reglas de
apreciación de las denominaciones, especialmente, la necesidad de
apreciar el "con. to IP
PY .
Y este "conjunto
", en el caso, a través de los cuatro elementos importantes
comunes que tienen los diseños de las marcas en pugna (utilización
de una taza color rojo, fondo blanco de la misma, granos de café
alrededor de ella y espuma en su borde), permiten llegar a la
conclusión de que existe un claro riesgo de confusión y admitir un
supuesto de confundibilidad.
En
base a ello es que se estima que el acto debió ser anulado.
Dr.
Víctor Hugo Bermúdez: Discorde por los mismos fundamentos expuestos
por el Dr. Mercant.
Dra.
María del Carmen Petraglia. Secretaria Letrada.
