Pronunciamiento
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, del
Consejo de Estado.
Bogotá,
13 de setiembre de 2007
Radicación
numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01
I
- COMENTARIO
Autor:
Noelia Abreu
La
sentencia trata de dos marcas en cuestión, una que se registro
primero en el tiempo, la misma es la marca XENICAL, y otra registrada
con posterioridad XEGNAL. Se alega que ambas marcas son confundibles
y que ambos signos distinguen productos farmacéuticos, es decir de
la clase 5.
Al
respecto cabe hacer un primer comentario relevante, el mismo es que
en la determinación de dicha confusión no se debe tener en
cuenta el prefijo “XE” utilizado al comienzo de ambas marcas ya
que este es de uso común, y por lo tanto no corresponde a ninguna
marca adueñarse de el o querer imponer su uso exclusivo; por ello
no podemos basarnos en este para alegar la confusión entre
ambas. Por lo tanto los vocablos en cuestión se reducen a “NICAL”
Y “GNAL” entre los cuales se debe afirmar que si existe la
alegada similitud, ya que si bien no cuentan con el mismo numero de
letras (en una hay cinco letras y en la otra hay cuatro), existe una
pronunciación similar y ambas terminan en “NAL”.
Un
punto a resaltar es que al tratarse de productos farmacéuticos que
pueden ser influyentes en la salud y hasta en la propia calidad de
vida y bienestar de los consumidores, a mi entender, es
primordial tener en cuenta la protección dichos derechos del
consumidor y no dejar de hacer énfasis en ellos. Por lo tanto me
parece acertada la exigencia rigurosa del examinador al tratarse de
una materia tan delicada.
Dado
esto, es esencial por lo tanto no perder de vista la impresión que
el consumidor medio tiene sobre las mismas, y colocarse en su lugar,
tomando en cuenta que por lo expresado en la sentencia, estamos ante
una sociedad donde se da la “cultura curativa personal” donde
muchas personas se auto recetan, en este contexto resulta aun mas
arriesgado que ambas marcas presenten tales similitudes que pueden
dar lugar a confusiones y errores con consecuencias graves a la salud
y calidad de vida de estos.
II
- TEXTO DE LA SENTENCIA
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
Consejero
ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá,
D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)
Radicación
numero: 11001-03-24-000-2001-00236-01
Actor:
SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G.
Demandado:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia:
ACCION DE NULIDAD
La
SOCIEDAD F. HOFFMANN – LA ROCHE A.G.,
por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad,
presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 13998 de 30 de
junio de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE
UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE UN REGISTRO”;
24164 de 28 de septiembre de 2000 “POR
LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas
por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio; y 35228 de 28 de diciembre
de 2000 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por
el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
I.-
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1.-Como
hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1.-
La sociedad LABORATORIO FRANCO
COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., por conducto
de apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos el
registro de la marca nominativa XEGNAL
para distinguir un producto farmacéutico limitado a un medicamento
formulado para la disfunción eréctil.
2.-
Señala que la anterior solicitud de registro fue publicada en la
Gaceta de Propiedad Industrial núm. 486 de 29 de noviembre de 1999 y
frente a la misma la actora presentó observaciones con base en el
registro previo de la marca XENICAL,
certificado núm. 157.955, que distingue “preparaciones y
sustancias farmacéuticas”, clase 5.
Explica
que la observación se fundó en que las marcas XEGNAL y XENICAL son
confundibles y que ambos signos distinguen “productos
farmacéuticos”, es decir, los mismos productos.
4.-
Afirma que mediante Resolución 13998 de 30 de junio de 2000, la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio decidió la observación propuesta, declarándola infundada
y concedió el registro de la marca XEGNAL para distinguir un
“producto farmacéutico” limitado a un “medicamento formulado
para disfunción eréctil”, acto frente al cual interpuso los
recursos de reposición y de apelación, que fueron resueltos
desfavorablemente.
I.2.-
En apoyo de sus pretensiones la actora
adujo, en síntesis, que los actos administrativos demandados son
violatorios de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
A
su juicio, el artículo 83, literal a) contempla dos presupuestos de
hecho: que los signos sean confundibles por ser idénticos o
por la semejanza que existe entre ellos ; o que los signos distingan
los mismos productos o productos de los cuales el uso de la
marca puede inducir al publico a error.
Explica
que la confusión resulta de la primera impresión de conjunto que
despiertan los signos y que no es de recibo fraccionarlos para
efectuar el análisis.
Que,
conforme a lo anterior, la comparación entre los signos XENICAL
y XEGNAL
evidencia el riesgo de confusión. Esta similitud se acentúa en la
medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera
impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica; y
fonética. por ser la voz el medio como el usuario demanda el
producto distinguido con la marca.
Manifiesta
que fonéticamente el riesgo de confusión es mayor por cuanto las
dos letras iniciales de las marcas son las mismas y tienen la misma
pronunciación; y que igual ocurre con las dos letras finales; y la
participación intermedia en ambas marcas de la letra “N”
complementa la semejanza.
Expresa,
en lo que tiene que ver con la violación del artículo 81 de la
Decisión 344, que el signo XEGNAL
es perceptible por los sentidos y se representa gráficamente, pero
que carece de distintividad, ya que su uso respecto de productos
farmacéuticos induce al público a error.
Explica
que la marca XEGNAL
carece de especialidad, entendida por tal como la
capacidad de un signo para ser distintivo, en función de otros
previamente solicitados o registrados para distinguir los mismos
productos.
II-.
TRAMITE DE LA ACCIÓN
A
la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,
en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación
en lista, probatoria y alegaciones.
II.1-
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-
II.1.1.-
La NACION -
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que con
la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la
violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, por el contrario, se ajustó
plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia
marcaría.
Manifiesta
que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado, al acoger los
pronunciamiento que sobre el punto ha hecho el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, el examen que se haga de las marcas
farmacéuticas es diferente del que se hace frente a las demás,
pues muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo
que se refiere por ejemplo a un químico básico para su elaboración
o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al
consumidor a identificar la naturaleza del producto comercializado.
Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen
debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino a la otra
parte de la expresión.
Señala
que en este caso al efectuar el análisis de confundibilidad sin
tener en cuneta el prefijo XE,
que es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica AL,
se tiene que la marca solicitada es estructurada por seis
letras, diferenciándose en la terminación GNAL
haciéndose la estructura visualmente
diferente.
Reitera
que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la
finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica pues,
de lo contrario, absolutamente todos los productos farmacéuticos
estarían relacionadas entre sí.
A
su juicio, la distribución de los productos que identifican estas
marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un
consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través del
expendedor especializado.
II.1.2.-
La sociedad LABORATORIO
FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.,
tercero con interés directo en las resultas del proceso, se notificó
personalmente del auto admisorio y contestó la demanda aduciendo lo
siguiente:
Manifiesta
que no es cierto, como se demostró ante la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que las
marcas XENICAL y XEGNAL sean similares, y menos aún que se presente
error o confusión por parte de los consumidores.
Argumenta
que al hacer la comparación de las marcas, mirándolas como un todo,
se establece que efectivamente las mismas son completamente
diferentes entre sí.
A
su juicio, se pueden notar desde todo punto de vista las diferencias
entre las marcas, mientras que las similitudes son muy pocas.
III.-
ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO
La
Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal
correspondiente, solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de
los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.
IV-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Los
actos acusados concedieron, a favor de LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A., el registro de la marca XEGNAL,
para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª,
particularmente, producto farmacéutico limitado a un medicamento
formulado para disfunción eréctil.
En
la actuación administrativa intervino la actora para presentar
observaciones, por ser titular de la marca XENICAL,
que distingue productos de la misma clase 5ª, y que, en su criterio,
dada su similitud con aquella induce al público consumidor a
confusión.
En
relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar
el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial núm.
131-IP-2005, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente:
-
Las partículas de uso común que forman parte de una marca
farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen
comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante
recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente
que lo integra.
-
El consultante, al comparar la marca “XENICAL”
con la marca “XEGNAL”
deberá determinar si contiene partículas de uso común en relación
con las marcas farmacéuticas y, de ser así, si los elementos no
comunes del nuevo signo tienen la suficiente calidad distintiva
a fin de no generar confusión en el público consumidor (folio 305).
Lo
anterior implica considerar que si en un signo existe una
denominación genérica, tal expresión debe excluirse de la
comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que
corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada.
Así
lo ha precisado la Sala, entre otras providencias, en
sentencias de 27 de abril de 2006
(Expediente 7145, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas
Andrade); 11 de mayo de 2006 (Expediente 8429 (00387), Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) y de 16 de noviembre de
2006 (Expediente núm. 00266, Consejero ponente doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
A
folio 309 del expediente, en la Interpretación Prejudicial rendida
en este proceso, en el ordinal quinto de las conclusiones, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirma que “….En
el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por
partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el
elemento diferente que integra el signo”
(La negrilla fuera de texto).
La
partícula de uso común a que alude la interpretación prejudicial
es XE,
conforme se infiere del listado de productos farmacéuticos de la
Superintendencia de Industria y Comercio que utilizan dicho prefijo
(58).
Siguiendo
las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
recogidas en las sentencias antes señaladas, la comparación debe
hacerse en relación con los siguientes vocablos y en aplicación de
las reglas diseñadas para el correspondiente cotejo:
NICAL
GNAL
Del
análisis de los signos diferentes adicionales NIC y GN advierte la
Sala que existe similitud.
En
efecto, según se precisa en la Interpretación Prejudicial del
proceso, debe tenerse en cuenta en el cotejo o comparación la
posición de la sílaba tónica; la ubicación de las vocales y la
dimensión de las palabras (folio 302).
En
este caso, las marcas en conflicto si bien no
tienen la misma longitud, pues el número de letras que las componen
difiere, ya que “N I C A L”
consta de 5 letras, en tanto que “G N A
L”, tiene 4, no lo es menos que toda la
entonación en ambas marcas recae en la terminación A
L, amén de que en la expresión
“G N A L”
la consonante “G” unida
a la consonante “N”
se pierde en la pronunciación para hacer prevalecer a esta última.
Y
desde el punto de vista gráfico la coincidencia de las letras N
A L en ambas marcas acentúa aún más la
similitud.
De
otra parte, no puede perderse de vista que tratándose de marcas
farmacéuticas la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso
es enfática en exigir por parte del examinador y juzgador un
criterio más riguroso, en atención a la protección de la salud y
la vida del consumidor, criterio éste que en este caso no puede
obviarse ante el hecho de que los productos amparados con la marca
XENICAL son de uso y aplicación terapéutica totalmente diferente de
los que se amparan con la marca XEGNAL, al punto que frente a estos
últimos las contraindicaciones y precauciones son mayores, por lo
que las consecuencias pueden ser nefastas.
Aunado
a lo anterior, Colombia es de los países a que alude el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación como de
“cultura curativa personal”, en el que un gran número de
pacientes se “autorecetan”; amén de que el consumidor de
productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos
y farmacéuticos y de poco sirve que el expendedor de los productos
no sea neófito en el tema, si el consumidor incurre en error al
solicitar el producto.
En
consecuencia, tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la
actora, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En
mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
F
A L L A :
DECLÁRASE
la nulidad
de los actos acusados.
ORDÉNASE
a la Superintendencia de Industria y Comercio
cancelar el registro de la marca XEGNAL.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se
deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en su sesión del día 13 de septiembre de 2007.
MARTHA
SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO
ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
Aclara voto
RAFAEL
E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARCO ANTONIO VELILLA
MORENO
A
C L A R A C I O N D E
V O T O
CONSEJO
DE ESTADO
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
PRIMERA
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Bogotá
D.C., dos (2) de octubre de dos mil siete (2007)
REF.:
Expediente 2001- 00236-01
Autoridades
Nacionales
ACTORA:
F. Hoffman-La Roche A.G.
Es
acertada la anulación del registro marcario de «XEGNAL» por ser
confundible con «XENICAL», marca registrada con anterioridad para
los mismos productos (medicamentos).
Sin
embargo, considero que estos signos debieron compararse tal como son,
apreciándolos en su conjunto, sin fraccionarlos, o sea, enfrentado
sucesivamente XENICAL / XEGNAL / XENICAL / XEGNAL, situándose el
juez en el lugar del comprador, quien recibe la impresión del
conjunto de la marca y no apenas de alguna de sus partes.
La
circunstancia de que los prefijos de común utilización no sean
apropiables con carácter exclusivo no significa que el cotejo
de las marcas que los empleen recaiga
únicamente los elementos que se les adicionan.
Esta es la regla de comparación de las marcas por su visión de
conjunto, reiterada así por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina:
«1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3.
Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre las marcas.
4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos
o servicios identificados por los signos en disputa.
Acerca
de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer
Moreno ha manifestado adicionalmente:
La
primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,
es el cotejo en conjunto de la marca,
criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta
visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a
confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
En
las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la
impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La
regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para
comparar cada componente de una marca con los componentes o la
desintegración de la otra marca, persigue
que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las
diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación
utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En
la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse
el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe
el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza
simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es
la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación
de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá
bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo
marcarlo.
La
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o
de la semejante disposición de esos elementos.»
Entonces,
debieron compararse XENICAL / XEGNAL, tal como el comprador percibe
estas marcas; y en ningún caso NICAL/ GNAL, pues el comprador no las
fracciona ni retira de sus sentidos la partícula XE.
De
otro lado, la partícula de uso común que está presente en estas
marcas es «AL» (cloral, mejoral, pentotal, fenobarbital, doxical,
etc.) y no «XE».
Con
todo respeto,
CAMILO
ARCINIEGAS ANDRADE
