TAC 6, Sentencia Nº 169/2010 de 11 de agosto de 2010
Ministros Drs Felipe Hounié (red), Selva Klett, Elena Martínez
I
– INTRODUCCIÓN
El caso trata de una
invención consistente en zapatos para danza, concretamente de tango,
que lograron en cierto momento una patente en el Uruguay. Otra
empresa en nuestro mercado estuvo viendiendo también zapatos con esa
función. Ante el reclamo de la titular de la patente uruguaya
entendió que estaba mal concedida la patente (cuestionando la
existencia de los requisitos sobre los cuales se la habían
concedido) y siguió con su operativa.
La demanda demoró un
tiempo en llegar, desde que la empresa presenta infractora fue objeto
de una deligencia de inspección y ello dio lugar a que interpusiera
la prescripción de la acción.
El tema prescripción en
materia de acciones judicial de Propiedad Intelectual ha sido
frecuentemente objeto de debate, particularmente por la consideracion
de que un acto repetitivo pueda o no dar lugar a cese del plazo.
En este caso, el Tribunal
de Apelaciones toma en consideración una posición – ya sostenida
en materia de marcas – aplicando específicamente que la fecha para
tener en cuenta como punto de partida para contar el plazo de
prescripción ha de ser el momento en que se toma conocimiento de la
infracción. Agrega, “Pero
también coincide con los actores en que, primero, la acción de cese
de la explotación ilícita del producto patentado no prescribe
nunca, y segundo, en que la acción reparatoria por infracción de
patente, que es, precisamente, la que contempla el art. 104 de la
citada ley, no prescribe para las infracciones cometidas dentro de
los cuatro años anteriores al emplazamiento.”
Respecto de la
consideración de la infracción como tal, mantiene la posición
condenatoria de la primera instancia. No se toma en consideración la
solicitud de desaplicación del acto administrativo de concesión de
la patente.
II - TEXTO DE LA
SENTENCIA
Montevideo,
11 de agosto de 2010.
VISTOS:
En
segunda instancia y para sentencia definitiva, estos autos
caratulados: “KOLLAIAN, Juan Martín y otros c/ MARTÍNEZ HERMANOS
S.R.L. Daños y perjuicios”. Fa. 26-115/2003, venidos a
conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia Nº 13/2010,
dictada a fs. 412/430 por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia
en lo Civil de 4º Turno, Dra. Martha Alves.
RESULTANDO:
I)
El referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se
remite la Sala, desestimó la excepción de prescripción opuesta.
Asimismo,
acogió parcialmente la demanda y, en su mérito, dispuso que la
firma demandada cesara de realizar los actos referidos en el art. 34
lit. A de la ley 17.164 y la condenó a abonar a los actores los
daños causados, cuya estimación difirió a la vía incidental de
liquidación sobre las bases establecidas en el Considerando VIII de
su decisión.
Todo,
sin especial condenación procesal.
II)
Contra esa decisión, dedujo la demandada el recurso de apelación en
estudio (fs. 432/467) por entender, en síntesis, que:
1)
La acción civil destinada a la reparación del daño prescribió, de
acuerdo con el art. 104 de la ley de patentes.
2)
El acto administrativo que concedió la patente denominada “calzado
para bailar tango-danza” fue irregular y, por lo tanto, debió ser
desaplicado, ya que carecía de los requisitos de novedad y de
actividad inventiva.
3)
No hubo infracción por su parte del art. 34 de la ley de patentes.
Se
probó que no realizó acto alguno para desviar la clientela de los
reclamantes.
La
acción por competencia desleal no procede, porque la pretensión de
la actora se basa en el uso ilícito de la patente registrada como
“calzado para bailar tango-danza”.
4)
No se probó la existencia del daño y aunque dijo estar de acuerdo
con el criterio seguido por la Sede para su determinación,
igualmente expresó que le merecía reservas.
III)
A fs. 470/475v. los actores contestaron los agravios, abogando por el
mantenimiento de la sentencia recurrida.
Concedido
el recurso de apelación (fs. 477) y recibidos los autos en esta Sala
el 14 de mayo de 2010 (fs. 480), previo pasaje a estudio, se acordó
dictar decisión anticipada, de acuerdo con el art. 200.1 nral. 1 del
C.G.P.
CONSIDERANDO:
I)
Los agravios formulados (excepto el relacionado con la defensa de
prescripción, que se acogerá parcialmente) no son de recibo, por lo
que, salvo en ese punto, se confirmará la bien fundada sentencia
impugnada.
II)
En el caso, Juan Martín y Melina Kollaian, por sí y en
representación de Marant S.R.L., demandaron a Martínez Hermanos
S.R.L. por competencia desleal y por el hecho ilícito derivado de la
fabricación y comercialización de un producto de idénticas
características al patentado por su parte (calzado para bailar
tango-danza), así como por los daños y perjuicios causados (fs.
87).
Se
trata de un accionamiento dirigido a obtener el cese de la infracción
a una patente (hecho ilícito), el cese de actos de competencia
desleal y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados
por ambas conductas, tal como aclararon los actores a fs. 231v. al
contestar la excepción previa opuesta y fue recogido en el objeto
del proceso, que, en cuanto al fondo, fue fijado en los siguientes
términos: “…procedencia de los daños y perjuicios reclamados en
virtud de competencia desleal e ilícito proveniente de producción y
comercialización del producto patentado por la actora, cese de dicha
actividad…” (audiencia preliminar, fs. 243).
A
su vez, la demandada se defendió oponiendo la excepción de
prescripción, con base en el art. 104 de la ley 17.164, alegando, en
lo medular, que el acto por el cual se concedió a los actores la
patente denominada “calzado para bailar tango-danza” fue fruto de
un grave error de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y
que, por ende, debía ser desaplicado.
En
tal sentido, sostuvo, en síntesis, que la “invención” de un
calzado apto para bailar tango a la que se refiere la patente no
revistía los requisitos de novedad y de altura inventiva requeridos
por los arts. 8 a 11 de la ley 17.164 (fs. 188/224).
III)
En cuanto a la excepción de prescripción.
Es
de recibo parcialmente el agravio.
La
demandada, partiendo de la base de que los actores habían tomado
conocimiento de la infracción el 28 de marzo de 2003 (a raíz de la
diligencia de inspección ocular practicada en dicha fecha) y de que
la demanda le fue notificada el 18 de abril de 2007 (fs. 110/111),
sostuvo que aquellos habían perdido el derecho a reclamar tanto el
cese de uso de la patente que adujeron haber inventado como los daños
y perjuicios derivados de la comercialización del producto patentado
(fs. 189/192v.).
Ello,
porque, a la fecha del emplazamiento, habría transcurrido el plazo
de cuatro años previsto en el art. 104 de la ley 17.164.
La
jueza “a quo” desestimó la excepción por entender, en síntesis,
que el plazo de prescripción debía contarse desde la fecha de
concesión de la patente, esto es, desde el 14 de octubre de 2005.
La
Sala coincide con la apelante en que la fecha a tomar en cuenta no es
otra que la de cuando los actores tomaron conocimiento de la
infracción de la patente, de acuerdo con el claro tenor del art. 104
de la ley 17.164, que establece: “La acción civil destinada a la
reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años,
contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción”.
Pero
también coincide con los actores en que, primero, la acción de cese
de la explotación ilícita del producto patentado no prescribe
nunca, y segundo, en que la acción reparatoria por infracción de
patente, que es, precisamente, la que contempla el art. 104 de la
citada ley, no prescribe para las infracciones cometidas dentro de
los cuatro años anteriores al emplazamiento.
En
cuanto al primer punto, cabe reiterar los conceptos que esta Sala
expuso en la sentencia Nº 127/2002, en ocasión de tratar la
prescripción de la acción marcaria, que entendemos perfectamente
aplicables a la ley de patentes.
En
esa oportunidad, dijimos: “La Sala coincide con Mario Daniel Lamas
en que la acción de cese de uso de la marca en infracción, tanto en
el régimen anterior como en el regulado por la ley 17.011, no está
afectada por caducidad ni por prescripción alguna, porque ello
significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad a
un delincuente o dejarlo adquirir vía prescripción adquisitiva
derechos sobre un signo que comenzó a utilizar en forma ilegítima”
(Anuario de Derecho Comercial, T. 11, c. 197, p. 383).
En
cuanto al segundo punto, si bien es cierto que el plazo de
prescripción de la acción reparatoria se cuenta desde que el
titular tuvo conocimiento de la infracción, también lo es que aquel
comienza a correr nuevamente desde el momento en que se cometa cada
nueva infracción.
Por
consiguiente, las nuevas infracciones cometidas dentro de los cuatro
años anteriores a la notificación de la demanda no están
alcanzadas por la prescripción.
Ello,
porque, como bien dijeron los actores al contestar la excepción
opuesta, el art. 104 de la ley de patentes, a diferencia del art. 89
de la ley de marcas Nº 17.011, que hace correr el plazo extintivo
desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del
hecho por primera vez, establece que se cuenta desde que el titular
tuvo conocimiento de la infracción, razón por la cual, en el caso,
no cabe duda de que cada infracción hace correr el plazo de
prescripción.
En
consecuencia, el período a tener en cuenta para la determinación de
los daños causados en el pasado es el comprendido entre el 18 de
abril de 2003 y el 18 de abril de 2007 (fecha del emplazamiento) y es
con este alcance que corresponde revocar parcialmente la sentencia
impugnada, en el bien entendido de que el daño generado luego de la
presentación de la demanda, que también fue objeto de la pretensión
indemnizatoria deducida por los actores, consistente en “el monto
de la ganancia directa real que Marant Ltda. deberá seguir rehusando
percibir en las sucesivas exportaciones que del producto patentado
efectúe al mercado de Estados Unidos, durante el lapso que demande
la instrucción de este proceso…” (petitorio 6º de fs. 97),
tampoco está alcanzado por la prescripción.
IV)
En cuanto a la infracción que de la ley de patentes se imputa a la
demandada.
No
son de recibo los agravios.
En
el caso, resulta probado que el 14 de octubre de 2005, la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial concedió a Juan Martín y a
Melina Kollaian la patente de invención
del
producto denominado “calzado para bailar el tango-danza” por el
término de veinte años, a partir del 3 de enero de 2003, fecha de
presentación de la solicitud de patente de invención (fs.
48/48v.).
La
Sala comparte la valoración que de las probanzas allegadas a la
causa realizó la jueza “a quo”, valoración que la llevó a dar
por probado que dicho producto cumplía con los requisitos legales
para ser patentado (novedad, actividad inventiva y aplicación
industrial) y que la empresa demandada infringió la norma que edicta
el lit. A del art. 34 de la ley 17.164.
1)
En cuanto al primer punto, el informe pericial elaborado por Gonzalo
Fernández Secco, Agente de la Propiedad Industrial, es concluyente
en cuanto a que las características del zapato patentado, combinadas
entre sí en forma recíproca y sistemática, presentan tal
relevancia que logran un resultado técnico nuevo, siendo, por ende,
objeto de inscripción registral como patente de invención
(conclusión Nº 1 de fs. 364).
Asimismo,
el perito concluyó que las reivindicaciones del invento eran
novedosas respecto del estado de la técnica del arte previo y que si
bien presentaba alguna característica en común con los zapatos en
general, constituía una invención novedosa, destacando que la
aplicación de algún elemento conocido no alteraba la altura
inventiva (conclusiones Nros. 8 y 9 de fs. 365).
Si
bien es cierto que hay en autos otro peritaje que llega a una
conclusión contraria (el practicado por Eleuterio Umpiérrez a
296/299), ello no enerva las conclusiones a las que, en forma por
demás fundada y exhaustiva, llegó Fernández Secco, las cuales
resultaron corroboradas por el resto de prueba incorporada.
En
tal sentido, en los expedientes administrativos radicados ante la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en virtud de las
acciones de nulidad que contra la patente en cuestión dedujeron
tanto la Cámara de la Industria del Calzado como la firma
demandada), la Asesoría Letrada de dicha Dirección expresó que, de
la prueba que en contra del producto patentado presentaron los
impugnantes, no se advertía la existencia de un calzado anterior que
reuniera el conjunto de los elementos componentes involucrados en las
reivindicaciones de la patente (fs. 377 y 382).
Idéntica
apreciación expresó el Ing. Javier Ciganda del Departamento de
Patentes, quien, además, agregó: “Las pruebas aportadas en contra
del zapato de la patente por parte de los recurrentes no logran
reunir, en nuestra opinión, la entidad y claridad suficientes como
para que pueda hacerse lugar al recurso interpuesto en contra de la
patente, cuya concesión fue aconsejada por este Departamento al
considerar que se verificaron la novedad y la altura inventiva”
(fs. 332).
La
apelante hizo hincapié en el testimonio de la diseñadora Robin
Tara, propietaria de la empresa Tara Tango Shoes desde 1999, ubicada
en el Estado de Maine (USA), quien dijo que los diseños de zapatos
de tango de Marant S.R.L. eran de ella (fs. 260) y que el modelo
patentado por los actores se había vendido desde la década de los
cuarenta (fs. 187).
La
Sala coincide con la jueza “a quo” en que este testimonio resulta
desechable, por cuanto proviene de una persona que se ve afectada en
su credibilidad e imparcialidad al haber admitido estar interesada en
la anulación de la patente (fs. 261), lo que la convierte en un
testigo sospechoso en los términos del art. 157 del C.G.P.
Similar
apreciación merecen los testimonios brindados por los industriales
del calzado que declararon a fs. 262/266, ya que, como bien señalaron
los actores a fs. 474, se trata de testigos que, con carácter
previo, recibieron material ilustrativo sobre el tema en litigio en
la reunión que mantuvieron en el estudio jurídico del abogado
patrocinante de la demandada, como surge de sus propias declaraciones
(fs. 263, 264 y 265).
2)
En cuanto al segundo punto en análisis, que dice relación con la
infracción del art. 34 de la ley 17.164, resulta probado que
Martínez Hermanos S.R.L. fabricó y comercializó, a conciencia, un
calzado igual al patentado.
La
prueba emerge de la inspección ocular de fs. 43/44v., donde se
constató la existencia de 6 cajas prontas para exportación, cuya
etiqueta exterior decía: “Tara Tango Shoes, Sra. Robin Tara…”
(fs. 43), que contenían 50 pares de zapatos (fs. 44), de los cuales
la Alguacil actuante incautó un zapato como muestra, que adjuntó al
expediente (fs. 43v.).
Asimismo,
se constató la existencia de 2000 cajas de zapatos para armar, con
el logo “Tara, Serious Shoes for Serious Dancers” (fs. 43v.).
Se
probó que se trataba de zapatos de baile idénticos al patentado,
como surge del peritaje practicado por Gonzalo Fernández Secco,
quien realizó su informe en base al cotejo de los elementos
reivindicados con los artículos depositados en el Juzgado como
muestra (fs. 352 y 362).
En
tal sentido, el perito expresó: “El zapato de la demandada que se
analiza versus el zapato de la actora…contiene todos y cada uno de
los elementos protegidos y reivindicados por la patente de la parte
actora” (conclusión Nº 13 de fs. 365).
Finalmente,
el experto concluyó su informe expresando que, en definitiva, no
solo la invención en cuestión era patentable, sino que el zapato
fabricado y comercializado por la demandada infringía la patente que
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial había concedido a
favor de los actores (conclusión Nº 14 de fs. 366).
Se
probó que la diseñadora Robin Tara entregó a la firma demandada un
zapato manufacturado por Marant S.R.L. para que le sirviera de modelo
para los que fabricara para ella (fs. 261), siendo de destacar que
Robin Tara era, precisamente, cliente de Marant S.R.L., a la cual,
desde 1999 a 2002, le vendió zapatos de baile, tal como surge de la
documentación glosada a fs. 168/179 y del testimonio de aquella (fs.
259).
Se
probó que Martínez Hermanos Ltda., en el correr de los años 2003 a
2006, realizó varias exportaciones de zapatos de baile a Estados
Unidos, con destino a la empresa Tara Tango Shoes (fs. 61/83).
En
suma, la prueba rendida en autos es más que suficiente para
acreditar que la empresa demandada infringió el art. 34 lit. A de la
ley 17.164, lo cual habilita a los actores a reclamar los daños
causados, con base en el art. 1319 del C. Civil al tratarse de un
típico caso de competencia desleal.
V)
En cuanto a la existencia y monto de los daños reclamados.
No
es de recibo el agravio.
La
jueza “a quo” determinó el daño causado (cuya liquidación
derivó a la vía del art. 378 del C.G.P.) en los siguientes
términos:
1)
Desde el 28 de febrero de 2003 al 14 de octubre de 2005, en el 50% de
las ganancias obtenidas por la demandada por la comercialización de
los zapatos para bailar tango-danza.
2)
Desde el 15 de octubre de 2005 al 3 de marzo de 2010 (fecha de la
sentencia apelada), en el equivalente al costo de una licencia, de
acuerdo con las pautas del art. 77 lit. B de la ley 17.164.
La
Sala comparte este criterio, por entender que no solo se ajusta a la
prueba incorporada, sino que, además, resulta prudente y razonable.
Tanto
es así que la propia apelante, aun cuando se agravió al respecto,
expresó estar de acuerdo con dicho criterio (fs. 465).
Corresponde,
pues, confirmar en este aspecto la sentencia apelada, salvo en cuanto
a la fecha de arranque del primer período indicado, que fijaremos al
18 de abril de 2003, de acuerdo con lo consignado en el Considerando
III de esta decisión.
VI)
La conducta procesal de las partes en juicio no justifica imponer, en
el grado, especiales condenaciones en gastos causídicos (arts. 688
del C. Civil, 56 y 261 del C.G.P.).
Por
tales fundamentos, el Tribunal,
FALLA:
Confírmase
la sentencia apelada, salvo en cuanto al lapso a indemnizar, que se
fija entre el 18 de abril de 2003 y el 3 de marzo de 2010.
Sin
especial condenación procesal.
Y
devuélvase.
