TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
Nº 271/07, de 6 de noviembre de 2007
MINISTRO
REDACTOR: Dra. Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello
I
– COMENTARIO
Autor:
Miguel Bonomi Santurio
La
presente sentencia corresponde a una segunda instancia procesal ante
el Tribunal de Apelaciones en lo Civil (TAC) de Séptimo Turno. En
primera instancia se falla en contra de la Asociación Uruguaya de
Fútbol AUF (demandado) impidiendo que ésta utilizara la marca
“futsal”.
La
AUF atento a lo dispuesto en primera instancia recurre el fallo ante
el TAC, argumentó ampliamente que la denominación “futsal” no
constituye una marca en el concepto del art. 1 de la ley 17.011, sino
que corresponde a una denominación genérica y universal para
designar una concreta modalidad de fútbol. El término en cuestión
no figura en el Diccionario de la Real Academia (DRAE) por lo que se
concedió a la parte promotora el registro de la marca, lo que se
concreta por resolución de la Dirección Nacional de Propiedad
Industrial, sin que la parte accionada promoviera la nulidad de dicho
acto. AUF sostuvo que no se trataba de una actividad vinculada con
los servicios de la Clase 41 del Nomenclator de Niza (actividades de
recreación. esparcimiento y educación) lo que faculta en caso de
acreditarse la aplicación de del art. 4 numeral 10 de la ley 17.011;
los fundamentos de AUF no pudieron ser acreditado ante el Tribunal.
El
Tribunal entendió que la demandada no logró demostrar que la
expresión “futsal” fuera un término usualmente empleado para
denominar un deporte, con relación a esto el Tribunal añade un
comentario doctrinario:
“...no
necesariamente debe tratarse de nombres o vocablos ampliamente
conocidos por todo el público, sino que a veces podrá tratarse de
los conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos
por su especialidad o carácter técnico. Pero aún así, es
imprescindible que se trate de un vocablo ampliamente extendido
dentro de ese ámbito para admitir que no pueda utilizarse como
marca.”
(Las
Marcas en el Uruguay, pg. 20; en sentido similar, Lamas, Derecho de
Marcas en el Uruguay, pg. 133 citado a fs. 84 y Gutiérrez, Manual?
pg. 35)
Atento
a que era carga de la accionada demostrar que el término “futsal”
es de libre uso en relación a los servicios de la Clase
Internacional 41 del Acuerdo de Niza, y no resultó suficiente los
argumentos esgrimidos por AUF, el TAC de Séptimo Turno confirma la
sentencia de primera instancia sin especiales condenaciones en el
grado.
II
- TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA
Nº
271/07
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
MINISTRO REDACTOR: Dra. Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello
Montevideo, 6 de noviembre de 2007
VISTOS:
Para definitiva de segunda instancia estos autos caratulados "MARTINEZ LUIS ALBERTO, FEDERACION URUGUAYA DE FUTBOL DE SALON c/ ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL - OTROS PROCESOS" IUE: 2-16151/2005, venidos a conocimiento de la Sede en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia Nº 13 de 27/2/07, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, Dra. Loreley Opertti.
RESULTANDO:
I
La recurrida (fs. 185/189), a cuya correcta relación de antecedentes remite la Sala, amparó la demanda y en mérito a ello, prohibió a la accionada la utilización de la marca FUTSAL, sin especiales condenaciones procesales.
II
Contra ella se agravió la Asociación Uruguaya de Fútbol (en adelante AUF) e impetró la revocatoria, según amplias manifestaciones a las que debe estarse en beneficio de la brevedad (fs. 192/197).
En lo medular, sostiene que el término FUTSAL no constituye una marca en el concepto del art. 1 de la ley 17.011, sino una denominación genérica y universal para designar una concreta modalidad de fútbol, el fútbol de salón, que se utiliza a nivel nacional e internacional.
Asimismo cuestiona la valoración probatoria que condujo a la prohibición en cuestión, pues a su juicio resulta claro que la utilización de la expresión involucrada no se realiza a efectos de identificar "productos o servicios" en el sentido legal, sino para identificar un deporte "desde hace muchos años, incluso desde antes que la actora "registrara" como marca la misma".
III
El traslado de rigor fue evacuado por la contraria abogando por la confirmatoria de la impugnada, también conforme a extensos desarrollos cuya reiteración resultaría ociosa (fs. 200/204).
Franqueada la alzada, elevados los autos y cumplido el estudio correspondiente, se acordó dictar decisión anticipada (fs. 206, 208, 209, 213 y ss.; arts. 344, 200.1 numerales 1) y 2) del Código General del Proceso).
CONSIDERANDO:
I
Se confirmará la sentencia apelada, cuyos sólidos fundamentos se comparten íntegramente y no resultan conmovidos por los cuestionamientos introducidos por la accionada, de acuerdo a las razones siguientes.
II
Inicialmente cabe precisar que la reclamante es la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón y el Sr. Martínez es representante de la misma, como específicamente se aclara y lo recibe la Sede A-quo, inclusive entendiendo se trata de una modificación de demanda, ordenando la modificación de la carátula en tanto se había ingresado a la persona física como accionante a título personal, lo que no fue tomado en cuenta, pese a notificarse correctamente el nuevo traslado (fs. 12/13, 14/15).
De la misma manera, en cuanto a la naturaleza de la acción incoada, se la identifica genéricamente como "Otros Procesos", pero el tema a dilucidar versa sobre uso de marca, impetrando la actora se decrete la prohibición a la AUF del uso de la que tiene registrada como FUTSAL.
Frente a ello, la demandada alega que ese término no constituye una marca, sino la denominación universal usualmente utilizada para identificar al fútbol de salón y que en definitiva describe una actividad vinculada con los servicios de la Clase 41 del Nomenclator de Niza (actividades de recreación, esparcimiento y educación), por lo cual sería aplicable lo dispuesto en el art. 4 numeral 10) de la ley 17.011, cuyo acápite reza "A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta" las hipótesis que enumera, entre ellas la del numeral mencionado.
También sostiene que en la especie, en tanto obra marca registrada y en virtud de la argumentación precedente, corresponde desaplicar el acto administrativo que concedió el registro, sin perjuicio de la eventual solicitud de anulación.
III
En ese marco, el análisis jurídico de la situación planteada debe partir de la efectiva existencia del registro del término FUTSAL (con mayúscula, a diferencia de la forma en que consta en el Revista FIFA de España 96 a fs. 23 vto.), sin dejar de advertir que el tema de si puede entenderse o no como marca aparece como dudoso ya en la esfera administrativa.
Debe verse que la AUF se opuso en ese trámite y que también la Asesoría legal de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aconsejó deducir oposición de oficio, por entender que la marca propuesta está comprendida en las prohibiciones establecidas en el art. 2 numerales 5, 6 de la ley 9956 (fs. 152) entonces vigente, cuyo texto no difiere en esencia del actual numeral 10) del art. 4 de la Nº 17.011, e inclusive se formula consulta al Comité Olímpico.
Pero finalmente, y en tanto este último alude tan solo a tener conocimiento de algunas versiones periodísticas donde se utiliza el término "futsal" respecto a competencias de fútbol de salón, se produce un último informe de dicha Asesoría Jurídica que - valorando todos esos extremos - considera que lo contestado por el Comité Olímpico no resultó probado y teniendo en cuenta que el término en cuestión no figura en el Diccionario de la Real Academia, aconsejando levantar la oposición de oficio y conceder el registro solicitado en fecha 3/4/98, lo que efectivamente se concreta por resolución del 6/10/98 (fs. 159), sin que la AUF haya promovido la nulidad de ese acto como reconoce la contestar esta demanda.
Sobre esas bases, la cuestión litigiosa se define en puridad tomando en cuenta las resultancias de la tramitación administrativa sustanciada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 117/162), cuyo análisis conduce sin esfuerzo a concluir en la existencia de resolución firme que otorgó la solicitud del registro de la marca FUTSAL a favor de la actora, desestimando la oposición de la AUF, ahora demandada y apelante, quien consintió aquella decisión.
Sin perjuicio, cabe agregar que el tema aquí debatido no ingresa en la hipótesis del numeral 10) del art. 4 de la ley 17.011 como alegara la accionada en sustento de su defensa, lo que sella la suerte de la impugnación en examen.
En efecto, esa norma estatuye que irrogarán nulidad absoluta a los efectos de la ley especifica "Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen" (numeral 10) citado), pero la demandada no logró acreditar que la expresión FUTSAL fuera una expresión usualmente empleada para denominar un deporte, como con acierto señala la A-quo.
A esos efectos, conforme sostienen Merlinsky-Salaverry, no necesariamente debe tratarse de nombres o vocablos ampliamente conocidos por todo el público, sino que a veces podrá tratarse de los conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos por su especialidad o carácter técnico. Pero aún así, es imprescindible que se trate de un vocablo ampliamente extendido dentro de ese ámbito para admitir que no pueda utilizarse como marca (Las Marcas en el Uruguay, pg. 20; en sentido similar, Lamas, Derecho de Marcas en el Uruguay, pg. 133 citado a fs. 84 y Gutiérrez, Manual?, pg. 35).
IV
De acuerdo a lo reseñado y tal como se planteó la contestación de la demanda (fs. 85/86), era carga de la accionada demostrar esos extremos, en particular al sostener que el término FUTSAL es de libre uso en relación a los servicios de la Clase Internacional 41 del Nomenclator de Niza y usualmente empleada para identificar un deporte, pero la probanza que aportara no resultó suficiente en punto a la generalidad de la expresión y el uso de la misma en forma alegada.
Ello por cuanto, en el acta de constitución de la denominada Comisión Delegada de Futsal de la AUF, de fecha 11/5/195 (fs. 165 vto.), se alude únicamente a "Fútbol 5", no a Futsal, y por otra parte, un organismo con la obvia trascendencia del Comité Olímpico Uruguayo, expresamente consultado responde "tenemos entendido que en algunas informaciones periodísticas, se utiliza el término FUTSAL, respecto a las competencias de Fútbol de Salón" (fs. 150), lo cual no aporta luz alguna para la dilucidación de la litis, sobre todo cuando no se aportan o prueban "las informaciones" aludidas, una de las circunstancia que determinó el levantamiento de la oposición de oficio en sede administrativa
Tampoco una única publicación en la revista de la FIFA, que alude al informe técnico del Campeonato Mundial de Futsal donde Uruguay compitió (fs. 18/80), es suficiente a los efectos pretendidos, si se advierte que la publicación data del año 1996, en tanto la actora había iniciado el trámite para registrar la marca en mayo de 1992 (fs. 119, donde consta "fecha de entrada" y fs. 120, donde rea la fecha del 22/5/1992 como de solicitud de la marca).
Entonces, no puede tenerse como acreditado que se trate de un término utilizado usualmente desde mucho antes de su registro, como se afirmó, y - si así ocurría - era a la AUF a quien correspondía probarlo conforme a los principios generales de distribución (art. 139 del Código General del Proceso), máxime cuando también se expresa que hace más de diez años se compite en torneos nacionales e internacionales utilizando pacíficamente ese término (fs. 86, 195).
En suma, analizada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de lo que normalmente acaece (arts. 140, 141 del Código mencionado), así como del principio de razonabilidad que debe guiar cualquier decisión judicial - y habida cuenta que la ley exige para que un signo pueda se adoptado como marca, que debe ser creado por la fantasía y presentar características de especialidad o novedad (Breuer Moreno citado por Gutiérrez en op, cit, pg. 39) - en la especie se coincide con lo resuelto en la impugnada pues el término en cuestión puede reputarse de fantasía como afirma la actora, teniendo presente que el producto que pretende distinguir presenta las características de novedad y especialidad antes referidas.
Solución que exime de ingresar al examen del tema de la desaplicación del acto administrativo, propuesto sin perjuicio o en subsidio al contestarse la demanda.
IV
Conforme a las pautas de los arts. 261, 56 del Código General del Proceso y 688 del Código Civil, la conducta procesal de los litigantes no amerita la imposición de sanciones en gastos causídicos de la instancia.
Por tales fundamentos y disposiciones citadas, el Tribunal FALLA:
Confírmase la sentencia apelada, sin especiales condenaciones procesales en el grado.
Oportunamente, devuélvase.
TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO
MINISTRO REDACTOR: Dra. Graciela Bello
MINISTROS FIRMANTES: Dras. María Victoria Couto; María Cristina López Ubeda; Graciela Bello
Montevideo, 6 de noviembre de 2007
VISTOS:
Para definitiva de segunda instancia estos autos caratulados "MARTINEZ LUIS ALBERTO, FEDERACION URUGUAYA DE FUTBOL DE SALON c/ ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL - OTROS PROCESOS" IUE: 2-16151/2005, venidos a conocimiento de la Sede en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia Nº 13 de 27/2/07, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Octavo Turno, Dra. Loreley Opertti.
RESULTANDO:
I
La recurrida (fs. 185/189), a cuya correcta relación de antecedentes remite la Sala, amparó la demanda y en mérito a ello, prohibió a la accionada la utilización de la marca FUTSAL, sin especiales condenaciones procesales.
II
Contra ella se agravió la Asociación Uruguaya de Fútbol (en adelante AUF) e impetró la revocatoria, según amplias manifestaciones a las que debe estarse en beneficio de la brevedad (fs. 192/197).
En lo medular, sostiene que el término FUTSAL no constituye una marca en el concepto del art. 1 de la ley 17.011, sino una denominación genérica y universal para designar una concreta modalidad de fútbol, el fútbol de salón, que se utiliza a nivel nacional e internacional.
Asimismo cuestiona la valoración probatoria que condujo a la prohibición en cuestión, pues a su juicio resulta claro que la utilización de la expresión involucrada no se realiza a efectos de identificar "productos o servicios" en el sentido legal, sino para identificar un deporte "desde hace muchos años, incluso desde antes que la actora "registrara" como marca la misma".
III
El traslado de rigor fue evacuado por la contraria abogando por la confirmatoria de la impugnada, también conforme a extensos desarrollos cuya reiteración resultaría ociosa (fs. 200/204).
Franqueada la alzada, elevados los autos y cumplido el estudio correspondiente, se acordó dictar decisión anticipada (fs. 206, 208, 209, 213 y ss.; arts. 344, 200.1 numerales 1) y 2) del Código General del Proceso).
CONSIDERANDO:
I
Se confirmará la sentencia apelada, cuyos sólidos fundamentos se comparten íntegramente y no resultan conmovidos por los cuestionamientos introducidos por la accionada, de acuerdo a las razones siguientes.
II
Inicialmente cabe precisar que la reclamante es la Federación Uruguaya de Fútbol de Salón y el Sr. Martínez es representante de la misma, como específicamente se aclara y lo recibe la Sede A-quo, inclusive entendiendo se trata de una modificación de demanda, ordenando la modificación de la carátula en tanto se había ingresado a la persona física como accionante a título personal, lo que no fue tomado en cuenta, pese a notificarse correctamente el nuevo traslado (fs. 12/13, 14/15).
De la misma manera, en cuanto a la naturaleza de la acción incoada, se la identifica genéricamente como "Otros Procesos", pero el tema a dilucidar versa sobre uso de marca, impetrando la actora se decrete la prohibición a la AUF del uso de la que tiene registrada como FUTSAL.
Frente a ello, la demandada alega que ese término no constituye una marca, sino la denominación universal usualmente utilizada para identificar al fútbol de salón y que en definitiva describe una actividad vinculada con los servicios de la Clase 41 del Nomenclator de Niza (actividades de recreación, esparcimiento y educación), por lo cual sería aplicable lo dispuesto en el art. 4 numeral 10) de la ley 17.011, cuyo acápite reza "A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas y por tanto irrogarán nulidad absoluta" las hipótesis que enumera, entre ellas la del numeral mencionado.
También sostiene que en la especie, en tanto obra marca registrada y en virtud de la argumentación precedente, corresponde desaplicar el acto administrativo que concedió el registro, sin perjuicio de la eventual solicitud de anulación.
III
En ese marco, el análisis jurídico de la situación planteada debe partir de la efectiva existencia del registro del término FUTSAL (con mayúscula, a diferencia de la forma en que consta en el Revista FIFA de España 96 a fs. 23 vto.), sin dejar de advertir que el tema de si puede entenderse o no como marca aparece como dudoso ya en la esfera administrativa.
Debe verse que la AUF se opuso en ese trámite y que también la Asesoría legal de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial aconsejó deducir oposición de oficio, por entender que la marca propuesta está comprendida en las prohibiciones establecidas en el art. 2 numerales 5, 6 de la ley 9956 (fs. 152) entonces vigente, cuyo texto no difiere en esencia del actual numeral 10) del art. 4 de la Nº 17.011, e inclusive se formula consulta al Comité Olímpico.
Pero finalmente, y en tanto este último alude tan solo a tener conocimiento de algunas versiones periodísticas donde se utiliza el término "futsal" respecto a competencias de fútbol de salón, se produce un último informe de dicha Asesoría Jurídica que - valorando todos esos extremos - considera que lo contestado por el Comité Olímpico no resultó probado y teniendo en cuenta que el término en cuestión no figura en el Diccionario de la Real Academia, aconsejando levantar la oposición de oficio y conceder el registro solicitado en fecha 3/4/98, lo que efectivamente se concreta por resolución del 6/10/98 (fs. 159), sin que la AUF haya promovido la nulidad de ese acto como reconoce la contestar esta demanda.
Sobre esas bases, la cuestión litigiosa se define en puridad tomando en cuenta las resultancias de la tramitación administrativa sustanciada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 117/162), cuyo análisis conduce sin esfuerzo a concluir en la existencia de resolución firme que otorgó la solicitud del registro de la marca FUTSAL a favor de la actora, desestimando la oposición de la AUF, ahora demandada y apelante, quien consintió aquella decisión.
Sin perjuicio, cabe agregar que el tema aquí debatido no ingresa en la hipótesis del numeral 10) del art. 4 de la ley 17.011 como alegara la accionada en sustento de su defensa, lo que sella la suerte de la impugnación en examen.
En efecto, esa norma estatuye que irrogarán nulidad absoluta a los efectos de la ley especifica "Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen" (numeral 10) citado), pero la demandada no logró acreditar que la expresión FUTSAL fuera una expresión usualmente empleada para denominar un deporte, como con acierto señala la A-quo.
A esos efectos, conforme sostienen Merlinsky-Salaverry, no necesariamente debe tratarse de nombres o vocablos ampliamente conocidos por todo el público, sino que a veces podrá tratarse de los conocidos necesariamente en determinados círculos más reducidos por su especialidad o carácter técnico. Pero aún así, es imprescindible que se trate de un vocablo ampliamente extendido dentro de ese ámbito para admitir que no pueda utilizarse como marca (Las Marcas en el Uruguay, pg. 20; en sentido similar, Lamas, Derecho de Marcas en el Uruguay, pg. 133 citado a fs. 84 y Gutiérrez, Manual?, pg. 35).
IV
De acuerdo a lo reseñado y tal como se planteó la contestación de la demanda (fs. 85/86), era carga de la accionada demostrar esos extremos, en particular al sostener que el término FUTSAL es de libre uso en relación a los servicios de la Clase Internacional 41 del Nomenclator de Niza y usualmente empleada para identificar un deporte, pero la probanza que aportara no resultó suficiente en punto a la generalidad de la expresión y el uso de la misma en forma alegada.
Ello por cuanto, en el acta de constitución de la denominada Comisión Delegada de Futsal de la AUF, de fecha 11/5/195 (fs. 165 vto.), se alude únicamente a "Fútbol 5", no a Futsal, y por otra parte, un organismo con la obvia trascendencia del Comité Olímpico Uruguayo, expresamente consultado responde "tenemos entendido que en algunas informaciones periodísticas, se utiliza el término FUTSAL, respecto a las competencias de Fútbol de Salón" (fs. 150), lo cual no aporta luz alguna para la dilucidación de la litis, sobre todo cuando no se aportan o prueban "las informaciones" aludidas, una de las circunstancia que determinó el levantamiento de la oposición de oficio en sede administrativa
Tampoco una única publicación en la revista de la FIFA, que alude al informe técnico del Campeonato Mundial de Futsal donde Uruguay compitió (fs. 18/80), es suficiente a los efectos pretendidos, si se advierte que la publicación data del año 1996, en tanto la actora había iniciado el trámite para registrar la marca en mayo de 1992 (fs. 119, donde consta "fecha de entrada" y fs. 120, donde rea la fecha del 22/5/1992 como de solicitud de la marca).
Entonces, no puede tenerse como acreditado que se trate de un término utilizado usualmente desde mucho antes de su registro, como se afirmó, y - si así ocurría - era a la AUF a quien correspondía probarlo conforme a los principios generales de distribución (art. 139 del Código General del Proceso), máxime cuando también se expresa que hace más de diez años se compite en torneos nacionales e internacionales utilizando pacíficamente ese término (fs. 86, 195).
En suma, analizada la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de lo que normalmente acaece (arts. 140, 141 del Código mencionado), así como del principio de razonabilidad que debe guiar cualquier decisión judicial - y habida cuenta que la ley exige para que un signo pueda se adoptado como marca, que debe ser creado por la fantasía y presentar características de especialidad o novedad (Breuer Moreno citado por Gutiérrez en op, cit, pg. 39) - en la especie se coincide con lo resuelto en la impugnada pues el término en cuestión puede reputarse de fantasía como afirma la actora, teniendo presente que el producto que pretende distinguir presenta las características de novedad y especialidad antes referidas.
Solución que exime de ingresar al examen del tema de la desaplicación del acto administrativo, propuesto sin perjuicio o en subsidio al contestarse la demanda.
IV
Conforme a las pautas de los arts. 261, 56 del Código General del Proceso y 688 del Código Civil, la conducta procesal de los litigantes no amerita la imposición de sanciones en gastos causídicos de la instancia.
Por tales fundamentos y disposiciones citadas, el Tribunal FALLA:
Confírmase la sentencia apelada, sin especiales condenaciones procesales en el grado.
Oportunamente, devuélvase.
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