Tribunal
Supremo, Sala de lo Civil.
STS
5285/2012
Nº
de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012
Autor: Noelia
Abreu
Como
primer punto a resaltar debemos decir que la marca “botox” es una
marca notoria conocida en buena parte del mundo. Por lo tanto, a mi
entender, al pertenecer a dicha categoría de marcas con una
trayectoria conocida a nivel internacional y un gran mérito fruto
del trabajo y esfuerzo por parte de sus titulares, puede existe una
clara intención de explotar la reputación de dicha marca por parte
de los demandados, apropiándose del esfuerzo ajeno para obtener
ganancias. Lo antes explicado constituye uno de los supuestos de
competencia desleal. Al existir presunta intención, es que se alega
la mala fe y citando el articulo 51 inciso b de la ley 17/2001 el
cual establece como causal de la nulidad absoluta de la marca el
hecho de actuar de mala fe al solicitarla. Si afirmamos esto, y dados
los motivos antes fundados Podemos justificar la acertada solución
de declarar la anulación de la marca.
Por
otro lado cabe hacer una apreciación que en la sentencia no se
exteriorizo y es el hecho de que el prefijo “BOT” utilizado al
comienzo de dichas marcas, refiere a una toxina botulínica,
por lo tanto es de uso común y no es procedente que una marca se
adueñe de el. Por lo tanto al igual que el caso anterior cabe
tenerse en cuenta el resto de los vocablos “ox” y “uxyne”,
cuya similitud radica únicamente en la utilización de la letra “X”.
Una
vez hechas las anteriores precisiones debemos afirmar que, por
mas que las marcas compartan el prefijo BOT que es de uso común
y solo la letra x al final, la marca botox posee las características
mencionadas y como tal debe ser tomada en cuenta especialmente y con
mas delicadeza que el resto de las marcas, ya que dada su trayectoria
puede inducir a imitaciones y aprovechamientos de reputación ajena,
cosa que creo que ocurrió en la sentencia analizada.
II
- TEXTO DE LA SENTENCIA
Tribunal
Supremo, Sala de lo Civil.
STS
5285/2012
Nº
de Resolución: 414/2012, de 29 de junio de 2012
Casación
Ponente:
JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
En
la Villa de Madrid, a veintinueve de Junio de dos mil doce.
Visto
por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos.
Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios
por infracción procesal y de casación interpuestos por Allergan,
Inc y Allergan, S.A.U., representadas por la Procurador de los
Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, contra la sentencia dictada el
nueve de octubre de dos mil ocho, por la Sección Decimoquinta de la
Audiencia Provincial
de
Barcelona , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su
día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil
número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de
los Tribunales don Rafael Gamarra Megias, en representación de
Allergan Inc. y Allergan S.A.U., en concepto de parte recurrente. La
parte recurrida Cosmética Técnica, SA, no se ha personada ante esta
Sala.
ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO.
Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el
veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Procurador de los
Tribunales doña Lorena Moreno Rueda, obrando en representación de
Allergan Inc. y de Allergan S.A.U., interpuso demanda de juicio
ordinario contra Cosmética Técnica, SA. En dicha demanda, la
representación procesal de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. alegó,
en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que
la primera sociedad citada producía especialidades farmacéuticas,
las cuales comercializaba en más de cien países en el mundo. Que,
entre los productos que elaboraba dicha sociedad, se encontraba un
medicamento, producido a partir de la toxina botulínica, con
eficacia para variadas patologías, entre ellas, la consistente en
eliminar las arrugas. Que dicho producto era vendido con la marca "
botox ", de extraordinaria notoriedad, en buena parte del
mundo. Que Allergan S.A.U.
era
una filial de la anterior, titular de todas sus acciones.
También
alegó que Allergan Inc. era titular de las marcas españolas números
1652789, "Botos ", 1737252, " Allergan B o
tox ", 1999812, " B o tox ",
2351365, " B o tox Botulinum Toxin Type a Purified
Neurotoxin Complex ", 2351366, " B o tox
Botulinum Toxin Type a Purified Neurotoxin Complex ",
2365582351366, " B o tox Botulinum Toxin Type a
Purified Neurotoxin Complex", 2351366, " B o tox
" con un dibujo, y de las marcas comunitarias números
1923986, "Bo tox " B o toxBotulinun Toxin
Type a Purified Naurotoxin Complex " , 199481, " B o
tox ", 2015832, " B o tox " con
un dibujo, 2575371, " It,s not magic, its B o tox ",
con un dibujo, y 3700317, " B o tox ". Que la
especialidad farmacéutica conocida como " Botox "
se obtenía de una neurotoxina producida por la bacteria clostridium
botulinum, y estaba indicada para el tratamiento de trastornos
neuromusculares. Que la misma cubría el noventa por ciento del
mercado mundial de neuromoduladores.
Añadió
la representación procesal de las demandantes que la marca "Botox
" era notoria, como habían declarado numerosas sentencias y
evidenciaba su publicidad.
También
alegó que la demandada, Cosmética Técnica, SA, había actuado de
mala fe al solicitar el registro de la marca española número
2606725, " Botuxyne ", solicitada el quince de julio
de dos mil cuatro, ya que había imitado sus preferentes marcas
registradas para engañar al consumidor del producto y aprovecharse
de la notoriedad de aquellas.
Afirmó
la representación procesal de las demandantes que era aplicable el
artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas,
por haber obtenido la demandada el registro de mala fe. Que también
lo era el artículo 55.1.e) de la misma Ley , al proceder la
declaración de caducidad de la marca por mala fe. Que el registro
era, además, nulo por riesgo de confusión, de conformidad con los
artículos 6 y 8 de la citada Ley .
Y
que, finalmente, debía ser aplicado el artículo 7 de la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de competencia desleal .
En
el suplico de la demanda interesó la representación procesal de
Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. interesó del Juzgado de lo
Mercantil competente una sentencia que " declare: 1.1. Que
Allegarn Inc. Ostenta frente a la demandada un derecho preferente
sobre el distintivo <Botox>. 1.2. Que la marca <D.Botuxyne>
ha sido solicitada de mala fe. 1.3. Que la marca <D.Botuxyne>
es susceptible de generar engaño. 1.4. Que, como consecuencia de
los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad o, en su defecto,
la caducidad de la marca <D.Botuxyne>. Que, como
consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare que el uso
que la demandada hace de la marca la marca <D.Botuxyne>
constituye un acto de violación de la marca prioritaria <Botox>.
2. Condene a la demanda: 2.1. A estar y pasar por las anteriores
declaraciones. 2.2. A abstenerse
en
lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulta confundible
con la marca <Botox>. 2.3. A retirar del mercado cualquier
clase de producto, documento, material publicitario o comercial u
objetos de todo tipo en los que figure el distintivo objeto de la
acción. 2.4. A indemnizar a Allergan Inc. en concepto de daños y
perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada con
los productos o servicios ilícitamente marcados. 3. Ordene en su
día la cancelación de la marca <D.Botuxyne> remitiendo al
efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y
marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas a la
demandada ".
SEGUNDO.
La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil número Dos de
Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de
septiembre de dos mil seis , conforme a las reglas del juicio
ordinario, con el número 616/06.
La
demanda fue ampliada por escrito registrado el veinticinco de octubre
de dos mil seis. En él, la representación procesal de las
demandantes interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de
Barcelona, además de los pedimentos contenidos en aquella, la
condena de la demandada a "indemnizar a las demandantes
(i) los daños morales irrogados en un importe de treinta mil euros
(30.000 #), (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar
el ocho por ciento a la cifra de negocio realizada por la demandada
con la marca litigiosa, (iii) y, en todo caso, el uno por ciento
de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios
ilícitamente marcados ".
Cosmética
Técnica, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones,
representada por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta
Sánchez Vallecillos.
La
representación procesal de dicha litigante contestó la demanda,
alegando, en síntesis y en lo que importa para la decisión del
conflicto, que no eran ciertos los hechos afirmados en la demanda,
salvo los que expresamente reconociera ella. Que, en todo caso, había
actuado de buena fe y con transparencia total al registrar su marca.
Que, además, eran muchas las marcas con la sílaba " Bot "
en el comienzo de su denominativo. Que quien había obrado de mala fe
habían sido las demandantes.
Con
esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación, la
representación procesal de la demandada interesó del Juzgado de lo
Mercantil número Dos de Barcelona una sentencia que desestime
"íntegramente la demanda suscitada de contrario y todo ello
con expresa condena en costas a la parte actora ".
TERCERO.
Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, el Juzgado de
lo Mercantil número Dos de Barcelona dictó sentencia, con fecha
veinticuatro de julio de dos mil siete , con la siguiente parte
dispositiva:
"
Fallo. Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña
Lorena Moreno Rueda, Procurador de los Tribunales, y de Allergan
Inc. y Allergan S.A.U., contra Cosmética Técnica, SA, representada
por la Procurador de los Tribunales doña Enriqueta Sánchez
Vallecillos, debo acordar y acuerdo: 1º) Declarar la nulidad de
la marca 2606725 <D.Botuxyne>. 2º) Condenar a la demandada al
cese en el uso de la citada marca y de cualquier otro que resulta
confundible con la marca de la actora <Botox>, retirando del
mercado cualquier producto o material publicitario y comercial en
los que figure dicho signo. 3º) Condenar a la parte demandada al
pago de mil ochocientos ochenta y siete euros, con cuarenta y dos
céntimos (1887,42 #), en concepto de daños y perjuicios. 4º)
Condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales ".
CUARTO.
La representación procesal de las dos sociedades demandantes
recurrieron en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil
número Dos de Barcelona, de veinticuatro de julio de dos mil siete,
posteriormente impugnada también por la demandada.
Cumplidos
los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial
de Barcelona, en la que se repartieron a la Sección Decimoquinta de
la misma, que tramitó el recurso, con el número 894/07, y dictó
sentencia, con fecha nueve de octubre de dos mil ocho , con la
siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que desestimando
el recurso de apelación interpuesto por la representación de
Allergan Inc. y Allergan S.A.U., contra la sentencia dictada con
fecha veinticuatro de julio de dos mil siete por el Juzgado de lo
Mercantil número Dos de Barcelona , cuya parte dispositiva obra
transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y
estimando íntegramente la impugnación formulada a su vez por la
demandada Cosmética Técnica, SA, revocamos parcialmente la
sentencia, en el sentido de eliminar la condena en costas a la
demandada, debiendo cada parte pagar las causadas a su instancia y
las comunes por mitad. Las costas de la alzada
derivadas
de la desestimación del recurso de la actora le son impuestas a
ésta. No se hace condena en costas en la alzada por las costas
derivadas de la estimación de la impugnación de la demandada ".
QUINTO.
La representación procesal de Allergan Inc. y Allergan S.A.U.,
preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la
Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Dicho
Tribunal de apelación, por providencia de trece de enero de dos mil
nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal
Supremo, la cual, por auto de dos de febrero de dos mil diez ,
decidió: " 1.- Admitir el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de Allergan Inc. y Allergan
S.A.U. contra la sentencia dictada con fecha nueve de octubre de dos
mil ocho, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
Decimoquinta), en el rollo de apelación número 894/2007 , dimanante
de los autos de juicios ordinario número 616/2006 del Juzgado de
lo Mercantil número Dos de Barcelona ".
SEXTO.
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal
de Allergan Inc. y de Allergan S.A.U. contra la sentencia de la
Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona se
compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en
el artículo 477, apartado 2, ordinal tercero, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , denuncian:
ÚNICO.
La infracción del artículo 54, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia - sentencias de
veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil siete -.
SÉPTIMO.
Evacuado el traslado conferido al respecto, la parte recurrida no se
ha personado.
OCTAVO.
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de
vista pública, se señaló como día para votación y fallo del
recurso el siete de junio dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.
Ha
sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz
Gabriel,
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.
Resumen de antecedentes.
En
las dos instancias resultó estimada la acción declarativa de la
nulidad del registro de una marca española, la número 2606725 ("D-
Botuxyne") , inscrita a nombre de la demandada, Cosmética
Técnica, SA. Dicha acción la había ejercitado en la demanda
Allergan Inc., titular de varias marcas prioritarias - junto
con
Allergan S.A.U., su filial en España -.
Dos
fueron las causas por las que los Tribunales de ambos grados
declararon la nulidad de la marca "D-Botuxyne " de
la demandada: la relativa que regula el artículo 52, apartado 1, en
relación con los artículos 6 y 8, todos de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre , de marcas; y la absoluta que introdujo el artículo 51,
apartado 1, letra b), de la misma Ley .
Contra
la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recurso de
casación, con un único motivo, por las razones que seguidamente se
examinan.
SEGUNDO.
Enunciado y fundamento del único motivo del recurso de casación de
las
demandantes.
El
Juzgado de Primera Instancia condenó a Cosmética Técnica, SA,
conforme a lo pretendido en la demanda, a indemnizar a Allergan Inc.
y a Alergan S.A.U, por los daños producidos por el uso de la marca
luego anulada.
En
concreto, lo hizo en la medida establecida en el artículo 43,
apartado 5, de la Ley 17/2001 , dada la falta de prueba de los daños
y perjuicios alegados por las demandantes.
La
Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación de las
actoras, en reclamación una mayor extensión cualitativa de la
condena a la indemnización de daños - como se ha dicho, causados
por haber estado usando la demandada una marca que luego fue anulada
con alcance retroactivo - consideró que la misma no estaba prevista
en la Ley 17/2001 y, por ello, que las perjudicadas deberían haber
ejercitado las acciones previstas, a tal fin, ya en la Ley 3/1991, de
10 de enero, de competencia desleal, ya en el artículo 1902 del
Código Civil .
Sin
embargo, para no incurrir en una " reformatio in peius ",
dado que el pronunciamiento de condena sólo había sido recurrido
por las demandantes, mantuvo la condena de la demandada a la
indemnización establecida en la sentencia del Juzgado de Primera
Instancia y tan sólo modificó el régimen de las costas.
Allergan
Inc. y Allergan S.A.U. no están conformes con dicha argumentación
ni con la medida de la indemnización determinada en la sentencia de
primera instancia, razón por la que, en el único motivo de su
recurso de casación, acusan la infracción del artículo 54,
apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
Afirman
que la jurisprudencia - sentencias 29/2007, de 25 de enero , y
74/2007, de 8 de febrero -, en los casos en que se hubiera anulado
una marca con declaración de mala fe del solicitante de su registro,
ha establecido la procedencia de la condena de quien usó la anulada
a indemnizar daños y perjuicios al titular de la prioritaria.
TERCERO.
Argumentos determinantes de la desestimación del motivo.
I.
Con el fin de mantener la coincidencia del registro de marcas con la
realidad que debe reflejar - del que es expresión el artículo 61 de
la Ley 17/2001 -, la jurisprudencia, ante la inexistencia de norma
que disponga otra cosa en este ámbito, ha exigido, a quien, como
titular de una marca prioritaria, pretenda que se declare que el uso
de la indebidamente registrada ha constituido una ilícita invasión
del ámbito de exclusiva que le atribuye su propio signo y, como
perjudicado, que se le indemnice en los daños consiguientes, que
ejercite
la acción de nulidad del asiento de cobertura - así, en la
sentencia 177/2012, de 4 de abril -.
Las
sentencias números 169/1995, de 6 de marzo , 74/2007, de 8 de
febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , son expresión de dicha
doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto
C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.
No
obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada con el
reconocimiento de la posibilidad de que a la acción de nulidad del
registro de cobertura se acumule la de violación de la marca
prioritaria, en consideración a que, si bien la estimación de ambas
ganará firmeza a la vez, el artículo 54 de la Ley 17/2001 dispone
que la declaración de nulidad no opera " ex nunc ",
sino " ex tunc ", como regla, lo que implica
entender que el registro anulado nunca fue válido ni llegó a
producir los efectos que al mismo vincula la propia Ley.
Las
sentencias 29/2007, de 25 de enero , y 74/2007, de 8 de febrero , en
aplicación del artículo 50, apartado 2, de la derogada Ley 32/1988,
de 10 de noviembre , declararon procedente la condena del titular del
signo anulado a indemnizar al de la marca prioritaria perjudicado por
el uso de aquel, al haber actuado de mala fe.
Conforme
a la mencionada doctrina y por concurrir en el caso enjuiciado los
indicados requisitos objetivos y subjetivos, procede declarar que era
conforme a derecho la estimación de la acción de indemnización de
daños ejercitada en la demanda por Allergan Inc. y Allergan S.A.U
contra Cosmética Técnica, SA, por razón de que su marca fue
anulada por haberla solicitado de mala fe - en aplicación del
artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre.
A
ello hay que añadir - aunque sólo sea a mayor abundamiento - que,
en la aplicación de la vigente Ley 17/2001, la sentencia 177/2012,
de 4 de abril , interpretó el apartado 2 del artículo 54 de dicha
Ley en el sentido de que la mala fe a que la norma se refiere en su
apartado 2 es exigible sólo en el caso que específicamente
contempla, ya que, en los demás de anulación del registro de una
marca y declaración de la infracción de otra prioritaria, deben ser
aplicadas las reglas generales contenidas en el artículo 42 de la
misma Ley , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y
perjuicios causados, " en todo caso ", en los
supuestos del apartado 1 y, si hubiera sido requerido por el
perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando concurra el
dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o
renombrada, en los supuestos previstos en
el
apartado 2.
II.
No obstante lo cual, como se expuso, la sentencia de apelación, pese
a que declaró que el Juzgado de lo Mercantil debería haber
desestimado la acción de condena de la demandada a la indemnización
de daños, mantuvo en su integridad el correspondiente
pronunciamiento para no incurrir en "reformatio in peius ".
Como
pone de relieve la sentencia 345/2011, de 31 de mayo - con cita de
varias - el recurso de casación no se da contra las consideraciones
hechas a mayor abundamiento ni sobre bases hipotéticas ni como meros
"obiter dicta ", sino contra lo que es "ratio"
y se refleja en el fallo que se recurre, de tal forma que las
diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no
tengan dicho carácter trascendente para la decisión
judicial
son irrelevantes a los fines de la casación.
Ello
sentado, lo que pretende la recurrente es que la medida de la
indemnización se incremente respecto de la establecida en la primera
instancia, al alegar que sufrió otros daños a los que no se había
referido la sentencia apelada.
Tal
alegación carece del necesario soporte probatorio, como declaró el
órgano judicial de la primera instancia, por lo que procede mantener
su decisión al respecto.
CUARTO.
Régimen de las costas.
En
aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , sobre las costas del recurso de casación, que estimamos, no
procede especial pronunciamiento, ya que la argumentación de la
sentencia recurrida dotaba de incerteza a la justificación de la
interposición del recurso.
Por
lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español.
FALLAMOS
Desestimamos
el recurso de casación interpuesto por Allergan Inc. y Allergan
S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la
Audiencia Provincial de Barcelona con fecha nueve de octubre de dos
mil ocho .
No
formulamos pronunciamiento de condena en costas del recurso
desestimado.
Líbrese
a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con
devolución de los autos y rollo de apelación remitido.
Así
por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jose
Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca
Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y rubricado.-
PUBLICACIÓN.-
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D.
Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de
los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como
Secretario de la misma, certifico.
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