sábado, 25 de mayo de 2013

ARGENTINA - Licencia de know how.

Expte. 68.214 Reg. de Cámara 103.569/1998 - "Prensiplast S.A. c/Petri SA s/ordinario" - CNCOM - SALA A - 08/11/2007
I – COMENTARIO

En la extensa sentencia que se transcribe, se comenta el concepto de know how, desde la base de una necesaria calificación como secreto de su contenido.

Se discuten asimismo ciertas reglas de interpretación desde la perspectiva del Derecho argentino, particularmente frente a la cláusula de exclusividad.

Respecto de los conceptos tratados, destacamos los siguientes párrafos:

a "Los actos de los contratantes posteriores al contrato, como la ley claramente lo dice, sirven para su interpretación como la mejor explicación de la intención de las partes. Esto resulta evidente cuando con esta voluntad se otorga un sentido a un elemento o convención del contrato, tal como el atinente a la 'exclusividad' prevista en la convención sub examine.";

b "Para poder aludir a una 'licencia exclusiva' en sentido restringido es de menester la transmisión temporal del ejercicio de todas las atribuciones que competen al titular, lo que en suma, implica el compromiso de éste a: i) no utilizar ese derecho en absoluto, ii) no conceder otras licencias y iii) no reservarse para sí el aprovechamiento de ese derecho de ningún otro modo. En esta hipótesis, la situación jurídica del licenciatario se parece, objetivamente a la del titular del derecho, llegando a concluir parte de la doctrina que este tipo de 'licencia exclusiva', sin reserva alguna del titular del derecho es, más que una licencia, una cesión (cfr.Cabanellas, Guillermo, "Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado", Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1980, p. 23).".


II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA


Expte. 68.214 Reg. de Cámara 103.569/1998 - "Prensiplast S.A. c/Petri SA s/ordinario" - CNCOM - SALA A - 08/11/2007
En Buenos Aires, a los ocho (8)) días del mes de noviembre de dos mil siete, se reúnen los señores jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados "PRENSIPLAST S.A." contra "PETRI S.A. S/ORDINARIO" (Expte. n° 68.214, Registro de Cámara n° 103.569/1998), originados en el Juzgado del Fuero Nro. 12, Secretaría Nro.24, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers y Doctora Isabel Míguez.//-
Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:
I.- Los hechos de la causa:
a) La demanda: A fs. 4/10 'Prensiplast S.A.I.C.F.I.' (en lo sucesivo 'Prensiplast') promovió demanda contra 'Petri S.A.' (en adelante 'Petri') por cumplimiento de contrato y por daños y perjuicios, con más sus intereses y costas.-

Fundó su reclamo en el 'contrato de licencia' suscripto por la contraria, con vigencia a partir del 01/01/1995, y cuya traducción obra glosada en copia certificada a fs. 29/36 de la causa.-
Sostuvo ser una sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de volantes para automóviles, y que con el objeto de incrementar y mejorar su productividad adquirió la tecnología y el know how con el que en ese entonces contaba la demandada en Brasil.-
Destacó, como nota distintiva del contrato firmado con 'Petri', la exclusividad en la comercialización en el territorio nacional de los productos obtenidos por aplicación de aquella tecnología transferida, por el plazo de diez (10) años.-
Consideró que en una primera etapa, la demandada cumplió en forma adecuada con todas las pautas reseñadas, incluso con la preparación del personal para la elaboración de los volantes, lo que le significó un importante aumento en el volumen de ventas.-
Manifestó que en pleno curso del contrato la accionada comenzó a comercializar volantes en Argentina, violando la exclusividad acordada, así como la provisión de las estructuras necesarias para la fabricación del producto y la prestación de asistencia técnica. Añadió que frente al conflicto generado promovió una medida cautelar (que fue acogida) con el fin de que se le ordenara el cese de la comercialización de volantes en territorio cuya exclusividad supuestamente amparaba a 'Prensiplast'.-
Finalmente en virtud de la alegada violación de la cláusula de exclusividad -que aseguró se hallaba sobreentendida en el contenido cierto del contrato y en las negociaciones preliminares y posteriores- discriminó los daños padecidos en: i) 'deterioro del nivel de facturación', por $400.000, ii) 'gastos financieros', por $230.000, iii) 'incremento de costos y gastos', por $360.000, iv) 'deterioro de la inversión', por $270.000, v) 'pérdida de la contribución marginal', por $540.000, y vi) daño moral (perjuicio, éste, que omitió mensurar).-
b) La contestación de demanda:
A fs. 288/299 'Petri S.A.' contestó demanda y solicitó su rechazo, con costas.-
Efectuó la negativa de rigor, y planteó una excepción de defecto legal fundada en la ausencia de la determinación del monto correspondiente al daño moral.-
De su lado, coincidió con la accionante en punto a la calificación del contrato celebrado (contrato 'de licencia', también denominado contrato 'de know how', de 'asistencia técnica' e incluso 'de transferencia de uso de tecnología'), pero refirió que jamás se pautó en tal instrumento una exclusividad territorial a favor de la actora, sino la prohibición a su parte de transferir su tecnología en Argentina a otra empresa que no fuese la demandante.-
Siguió diciendo que a todo evento, la exclusividad territorial hubiese requerido un pacto expreso en tal sentido y que en el caso no () existió. Además destacó que ambas partes no limitaron su derecho de vender el producto fabricado a Argentina o Brasil, sino que pautaron que podían hacerlo en todo el Mercosur.-
Además alegó haber comercializado sus productos en Argentina antes y después de firmado el contrato de licencia con 'Presinplast', lo que ésta consintió en todo momento.-
Finalmente, impugnó la existencia de los daños patrimoniales reclamados por la contraria e invocó con respecto a ellos la limitación de la extensión de la responsabilidad contractual emergente del art. 520 Cód. Civil a las denominadas consecuencias inmediatas previsibles del supuesto incumplimiento.-
c) El hecho nuevo:
La pretensión de la actora se hubiese mantenido inmutable si no fuese porque a fs. 448 denunció en carácter de 'hecho nuevo' la rescisión contractual notificada a su parte por la contraria el 03/03/1999.-
La extinción del contrato se habría debido a que la actora: i) no suministró a la demandada los informes correspondientes a las regalías percibidas por la suma de U$S 83.984,89, ii) se negó a que se constituyera un auditor de la accionada para verificar la venta de los productos con la tecnología Petri incorporada como consecuencia de la celebración del contrato, y iii) se negó a entregar los comprobantes de retención del impuesto a las ganancias a la demandada.-
El hecho nuevo fue admitido en la anterior instancia (v. resolución de fs. 455/457), siendo confirmada tal decisión por esta Alzada (fs. 484).-
d) La ampliación de demanda:
Frente a la decisión tomada por este Tribunal, a fs. 489/501 la actora amplió demanda, atribuyendo a la demandada haber dejado de cumplir el contrato y haberlo rescindido en forma intempestiva, irregular, incausada y con el único propósito de dejar de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato de licencia que vinculara a las partes.-
Amplió también las explicaciones vertidas sobre los supuestos daños irrogados (que luego, como consecuencia del hecho nuevo denunciado, acrecentaron su cuantía), indicando las fórmulas matemáticas que deberían utilizarse para su cálculo, agregando ahora el rubro 'lucro cesante', para cuyo cálculo también proporcionó fórmulas de referencia de las cuales surgiría su monto a partir de la labor desarrollada por el perito contador designado al efecto.-
Finalmente, y cumpliendo con lo ordenado por el Tribunal respecto a la necesidad de subsanar el defecto legal por indeterminación del daño moral, la actora fijó la extensión de dicho rubro en $500.000.-
II.- La sentencia apelada:
El magistrado de la anterior instancia acogió parcialmente la demanda contra 'Petri', condenándola a abonar a la actora la suma de pesos dos millones seiscientos cincuenta mil ($2.650.000), con más sus intereses, devengados según la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta (30) días, sin capitalizar, desde el 03/03/1999, fecha en que operó la resolución del contrato. Asimismo, y en atención a la procedencia de las acciones y defensas de las partes, impuso las costas en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo de la actora.-
Para así decidir el a quo resolvió primero dos cuestiones procesales, de las cuales -en esta instancia- cuadra mencionar sólo la concerniente a la admisión del hecho nuevo. Refirió la actora que al ampliar demanda como consecuencia de tal declaración, la accionada no ofreció formal responde, debiendo tenérsela por incontestada. Esto último no fue compartido por el sentenciante, quien estimó que la ampliación en cuestión no implicó strictu sensu una nueva demanda, sino que dio lugar al marco de adecuación y ofrecimiento de prueba previsto por el art. 365 CPCCN.-
Al abordar -ahora sí- lo concerniente a la cuestión de fondo, el magistrado refirió a las características del contrato implicado y resaltó que en la práctica contractual la 'asistencia técnica' aparece asociada con la entrega de 'información técnica' o de una 'licencia industrial'.-
Bajo ese encuadramiento trató el planteo relativo a la existencia -o no- de la mentada 'exclusividad', sostenida por la actora, y negada por la accionada. Luego de analizar la cláusula segunda y los considerandos del contrato firmado por los ahora litigantes, concluyó en que la exclusividad mencionada en dicha disposición no podía extenderse a la comercialización de los productos fabricados con la tecnología proporcionada por 'Petri' pues para ello hubiese sido de menester que medie el consentimiento mutuo entre las partes (cláusula segunda in fine).-
Añadió que en prueba de ello, la demandada había comercializado en Argentina productos fabricados en su planta, sin objetar tal circunstancia con anterioridad a la demanda. Citó al respecto numerosos elementos probatorios obrantes en la causa, que daban cuenta de esa realidad.-
Sobre esas pautas estimó aplicable la pauta hermenéutica del art. 218 inc. 4° Cód. Comercial y la doctrina de los propios actos, toda vez que 'Prensiplast' no pudo desconocer sus actos anteriores a la demanda, ni mucho menos la activa intervención de la demandada en el mercado nacional.-
En otro orden de ideas, al tratar lo concerniente a la resolución contractual, manifestó que la demandada abusó de la facultad conferida por el art. 216 Cód. Comercio al ejercitar su derecho de modo no funcional, pues: i) no acreditó de manera contundente la reticencia o insuficiencia de los informes en cabeza de la actora, correspondientes a las regalías percibidas, ii) en el contexto de ruptura verificado, la negativa a que ingresara un auditor en la administración de la sociedad actora, no revistió relevancia como para resolver unilateralmente el contrato y iii) no obstante la queja de la accionada, se probó adecuadamente que el reclamo de la documentación inherente al pago de los impuestos a las ganancias por las regalías remitidas (cláusula décima) fue respondido en forma tempestiva por el personal de la actora.-
Por otro lado, el juez ponderó que en el acto de la resolución contractual y en los requerimientos precedentes no se había invocado el déficit en la calidad de los volantes producidos por la actora con tecnología Petri, hecho que por otro lado no había sido observado por los adquirentes de los productos.-
Como consecuencia de lo concluido, el sentenciante acogió únicamente los rubros de 'lucro cesante' (que encuadró más específicamente como 'pérdida de la chance'), estimado en $1.800.000, y de 'incremento de costos y gastos', que justipreció en $850.000, tomando en cuenta el cálculo efectuado por la perito actuante en la causa.-
III.- Los recursos:
a) El decisorio fue apelado por la parte actora a fs. 2400.-
A fs. 2465/2474 corre la expresión de agravios, contestada por la accionada a fs. 2481/2491.-
Esta quejosa señaló que: i) la verdadera demanda la constituyó la reformulación de fs. 489/502, de lo cual se le corrió traslado a 'Petri', quien no contestó dicha acción, lo que erróneamente fue desestimado por el a quo, ii) se debió proceder el acogimiento de la exclusividad territorial pactada en el contrato, toda vez que nadie - en su sano juicio- celebraría un contrato pagando una regalía, e invertiría sumas millonarias en maquinarias, en bienes y en capital para terminar compitiendo con el otorgante de la licencia, y iii) por último, cupo admitir la totalidad de los rubros indemnizatorios solicitados.-
b) 'Petri' apeló la sentencia a fs. 2402. A fs. 2444/2463 expresó agravios, contestados por la parte actora a fs. 2476/2478.-
Se quejó porque a diferencia de lo sostenido por el a quo: i) no fue ni injustificada ni abusiva la extinción del vínculo contractual dispuesta por su parte, y ii) resultaron improcedentes los rubros acogidos, siendo también excesivos sus montos. Por último, criticó la imposición parcial de costas a su parte.-
IV.- La solución
Sobre esta base, resulta de menester establecer el debido encuadramiento fáctico y jurídico del caso. Ello impone -a fin de dispensar la solución que en justicia corresponde al caso- referir a la calificación de la relación jurídica habida entre las partes, al derecho aplicable, y a la interpretación de los hechos que siguieron a la celebración del contrato base de la relación jurídica habida entre las partes.-
1) La cuestión procesal.-
Previo a ingresar en el fondo de la problemática debatida cabe despejar -en breves líneas- el planteo de índole procesal esbozado por la parte actora.-
En tal sentido, estimo que constituiría un excesivo rigor formal pretender que con posterioridad a la ampliación formulada por la actora a fs. 489/501, la accionada contestase nuevamente demanda, toda vez que el art. 365 CPCCN (en su antiguo texto, según la ley 24.573, vigente hasta el 22/05/2002) no lo impone, ni mucho menos establece sanción alguna frente a la actitud de silencio guardada por la demandada. Cabe estar pues y, en suma, a los resultados emergentes de las probanzas producidas en la causa para la definición del pleito.-
Ponderando dicho cuadro he de proponer la desestimación de esta queja.-
2) El contrato de licencia y las pautas para su interpretación.-
i) Contrato de know how
Sorteado el precedente obstáculo ritual y entrando ahora en el núcleo de la cuestión, cabe procurar -como primera medida- la caracterización de la índole misma del contrato celebrado por los litigantes, tanto en el plano subjetivo como en el objetivo.-
Cabe recordar, como lo ha referido la doctrina, que si bien hasta mediados del siglo XX los regímenes de "patentes de invención" y de "modelos de utilidad" parecían suficientes para proteger innovaciones técnicas y hallazgos de interés industrial -ya que otorgaban el monopolio sobre éstas- a partir de entonces comenzó a advertirse la insuficiencia e ineficacia de estas coberturas debido a los avances tecnológicos y a los cambios en las técnicas de investigación, máxime, que se comprobó que muchas adquisiciones tecnológicas no eran patentables y sin embargo eran imprescindibles para obtener resultados de interés industrial. Es decir, el savoir faire (saber hacer) se mostró como un concepto sumamente amplio que describía el conocimiento logrado (generalmente por experiencia) en cualquier actividad, y que no era exclusivo ni estaba alcanzado por las disposiciones sobre patentes, al representar una mercadería de carácter inmaterial, objeto de contratación y transferible, cuya aplicación permitía lograr resultados que hacían que unas empresas fuesen más eficientes que otras (cfr. sobre el tema, in extenso, Marzoratti, Osvaldo, "Derecho de los negocios internacionales", Ed. Astrea, T. 2, Buenos Aires, 2003, ps. 160/161) En este contexto se enmarca el contrato que las partes han denominado 'license agreement' (fs. 22), terminología que traducida equivale a 'contrato de licencia' (v. traducción glosada a fs. 29), categorías con notas atípicas, que también es denominado genéricamente como contrato 'de know how' (en terminología francesa, el ya citado 'savoir faire'), o de 'asistencia técnica'.-
El "know how" surgió cuando la actuación en el exterior dejó de ser patrimonio de las grandes empresas de países desarrollados, y las medianas empresas también tuvieron posibilidad por vía de las 'licencias' de iniciarse, con reducidos riesgos, en una operación internacional e ir abriendo mercados para su eventual intervención directa. También es importante destacar que la licencia constituye uno de los objetos típicos de los contratos de transferencia de tecnología. Así el know how, junto con las patentes, modelos, diseños industriales y las marcas, son transmitidos en este tipo de contratos (cfr. Marzoratti, ob. cit., p. 161).-
Parte de la doctrina distingue que entre una y otra forma de convención existen sutiles diferencias. En efecto, se ha dicho que mientras en el 'contrato de know how' se otorgan derechos no patentados, en el de 'licencia' se concederían derechos patentados, o que en el 'contrato de asistencia técnica' -a diferencia de los anteriores- la empresa asistente se obliga a proveer mano de obra especializada a la asistida (cfr. Plate, Cecilia y Boglino, Mónica, "Know How", en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 12, n° 70/71, Buenos aires, 1979, p.481/519). Sin embargo, otro sector no efectúa distinción alguna, al señalar, genéricamente, que "el contrato de know how es aquél por el cual una parte se obliga a informar a la otra, de los conocimientos, fórmulas, pericia, o especial habilidad técnica, necesarias para obtener un producto logrado como fruto de un proceso de estudio, de investigación y experiencia y que constituye un secreto. Por la licencia de know how pues, el beneficiario está facultado a utilizar de la otra parte toda la información necesaria sobre un proceso industrial específico, pero, al revés que en una patente, no puede oponer a terceros ese conocimiento privilegiado;; sólo tiene derechos personales contra su contratante si éste, por ejemplo, infringió la exclusividad que le otorgó por vía contractual" (cfr. Marzoratti, ob. cit., p. 162).-
En ese orden de ideas, la 'licencia' propiamente dicha consiste en la 'facultad o permiso para hacer una cosa'. Así el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en una de sus acepciones define licenciar como "conceder el titular de una patente a otra persona o entidad el derecho de usar aquélla con fines industriales o comerciales" (Buenos Aires, 2006, p. 1376). Sin dudas, esta acepción -introducida recientemente por la Real Academia- se adecúa a la práctica jurídica vinculada con la transferencia de derechos emergentes de la propiedad industrial, que comprende el objeto del contrato celebrado, conforme paso a exponer seguidamente.-
ii) El contrato de know how entre las partes
El contrato base de las presentes actuaciones (fs. 29/33) expone con precisión su objeto en la cláusula primera. Conforme a ella es claro su encuadramiento dentro de la categoría de acuerdos tendientes a transferir la licencia de uso del know how y la asistencia técnica requeridas para la producción de volantes y accesorios fabricados o a fabricar por 'Petri', incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air Bag System), a favor de 'Prensiplast'.-
Dicho objeto contractual pues, resulta un modo especial de transferencia de tecnología (cfr. Finnegan, Marcus, "Licences internationales des brevets et de savoir-faire", en "La proprieté industrielle", OMPI, Ginebra 92éme année, spt. 1976, p. 223; Schapira, Jena "Les contrats internationaux de transfert technologique", en "Journal du Droit International", Ed. Techniques, Paris, 105éme. Anée, n° 1, 1978, p. 226; Massaguer Fuentes, José, "La aplicación del derecho de libre competencia de la CEE al contrato de licencia de patente", en R.D.I., año 9, 1987, p. 393, cit. por Juanes, Norma, "La comercialización de programas de computación o software", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Buenos Aires, 2003-3, p. 121).-
En el instrumento sub examine pues, el licenciatario ('Prensiplast') adquirió una situación jurídica especial, particularizada por el hecho de que el licenciante ('Petri') le ha extendido el disfrute de un bien inmaterial, esto es, ese 'saber hacer', objeto de la licencia, posibilitándole el aprovechamiento económico conforme a los términos del acuerdo celebrado.-
El contrato en cuestión exhibe catorce (14) cláusulas.-
En la primera se aludió, ya se ha dicho, al objeto del contrato, relativo a la transferencia del know how para la producción de volantes y accesorios alcanzados por la licencia, incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air Bag System).-
En la segunda se pautó lo atinente a la extensión de la exclusividad de la licencia en cuestión, mas dado que es éste uno de los temas centrales de esta litis, habré de referirme a ella in extenso infra, a los fines de evitar innecesarias repeticiones.-
En la tercera cláusula se reguló lo concerniente a las modalidades de la transferencia de información de 'Petri' a 'Prensiplast' respecto a los procesos de trabajo, planos, proyectos y demás datos de menester para la explotación del know how transferido.-
En la cuarta cláusula se excluyó cualquier responsabilidad de 'Petri' respecto a los derechos que terceros pudieran tener, sin intervención directa de la licenciante, para limitar el uso del know how adquirido por 'Prensiplast'.-
En la quinta se estableció la obligación de 'Petri' de brindar asistencia plena para la transferencia del know how, así como lo referido a las pruebas y análisis de control de calidad, fijándose su costo y demás gastos a cargo de la licenciataria.-
En la sexta se pautó la posibilidad de la prestación de asesoramiento técnico por parte de personal capacitado de la licenciante en la planta de 'Prensiplast' en Argentina, con costos a su cargo.-
La cláusula séptima reguló lo relativo al deber de confidencialidad de la actora respecto al know how puesto a su disposición por la co-contratante.-
En la octava se estableció el compromiso de 'Prensiplast' de pagar anualmente y en concepto de derecho de licencia, el 3% del monto de las ventas calculado sobre todos los productos objetos de la licencia.-
Por la novena cláusula, 'Petri' se reservó el derecho de solicitar una auditoría oficial para verificar el cálculo de los derechos de licencia. Constituyó éste uno de los puntos de discusión en la presente litis.-
En esa línea, la décima cláusula reguló lo atinente al pago trimestral de los derechos de licencia y de los impuestos que gravaban la operatoria, estableciéndose en cabeza de la actora la condición de agente de retención de estos últimos.-
La décimo primera cláusula fijó el plazo de duración del contrato en diez (10) años, acordando las partes que éste pudiese extenderse de mutuo acuerdo. Hipótesis que, finalmente, se vio frustrada.-
En la décima segunda las partes convinieron que en caso de no poder solucionar eventuales controversias en la interpretación del presente, cualquiera de ellas podría remitirse a la Cámara de Comercio Germano-Argentina a efectos de dirimir las mismas a través de los procedimientos de arbitraje existentes.-
En la cláusula décimo tercera se acordó que la nulidad de alguna de las cláusulas mencionadas supra no afectaría a las restantes cláusulas, continuando estas últimas con su plena vigencia y efecto.-
Por último, en la cláusula décimo cuarta se fijó que los derechos y obligaciones del contrato en cuestión habrían de redundar en beneficio de los respectivos sucesores legales o eventuales de las partes.-
En este marco fáctico ha de examinarse el encuadramiento normativo del que cabrá extraer la solución al caso.-
iii) Derecho aplicable
Ya se ha señalado que el 'contrato base' de estas actuaciones, ha sido celebrado entre 'Petri' (licenciante), domiciliada en Brasil, y 'Prensiplast' (licenciataria), domiciliada en Buenos Aires, Argentina, y fue subscripto en San Pablo, el 01/01/1995, para conceder, como se dijo, una licencia de uso de know how técnico a favor de Prensiplast para su utilización exclusiva en las plantas que esta empresa poseía dentro del territorio de la República Argentina.-
El contrato pues, presenta claramente los caracteres de un caso iusprivatista multinacionalizado.-
En la búsqueda del encuadramiento legal del caso, se observa que en el DIPr. de fuente internacional vigente entre nuestro país y Brasil, sólo hallamos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (y sus revisiones) -firmado por Brasil en 1953, y al cual adhirió Argentina mediante la ley 17.011 (B.O.17/11/1966)-, el cual, sin embargo, no es de utilidad en el caso, pues sólo alude a los principios generales de derecho internacional relativos a la protección de la propiedad industrial entre los países miembros que, en este supuesto, no se hallan controvertidos por los litigantes.-
Careciéndose de otras fuentes internacionales aplicables cabe analizar el caso pues, desde la óptica del DIPr. de fuente interna.-
Se observa desde este sesgo, que el contrato examinado, por su naturaleza, puede ser categorizado, en punto al derecho aplicable, dentro del ámbito de aplicación material de la Ley de Transferencia de Tecnología. Por ende, cae dentro de las prescripciones de la ley 22.426 que, en general, alcanza a los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto, principal o accesorio, la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina (art. 1°), los cuales, en casos como el que nos ocupa, además deben ser registrados a fines de recoger información estadística (art. 3°).-
En el ámbito de esta normativa, sin embargo, salvo por las llamadas "cláusulas atadas" -que, en tanto sean consideradas como restrictivas de la competencia, quedan sometidas la régimen de defensa de la competencia (ley 22.262 y, desde 1999, ley 25.156)-, las partes pueden elegir el derecho aplicable al contrato en ejercicio de su autonomía de voluntad ejercida en sentido conflictual, así como pactar las condiciones de fondo de su relación en ejercicio de su autonomía material de voluntad y prorrogar la jurisdicción, al no existir para ello prohibición ni restricción alguna (véase Boggiano Antonio, "Derecho Internacional Privado" , Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, T.II, págs.500, 172 y sigtes; Uzal María Elsa "Algunas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad en la contratación internacional (Con particular referencia al Mercosur)", ED, 179-1184).-
En el particular contrato que nos ocupa, cuya copia certificada obra a fs. 29/33, las partes han configurado el contenido normativo de su vinculación jurídica, caracterizándola, estableciendo sus condiciones y fijando una posibilidad de ocurrir al arbitraje vinculante de la Cámara de Comercio Germano-Argentina para el caso de discrepancias interpretativas, sin que en la especie se haya empleado esa vía.-
De la lectura del instrumento de fs. 29/33 resulta pues, que los contratantes han hecho minucioso ejercicio de su autonomía material de voluntad estableciendo las condiciones de fondo para el ejercicio de su relación, pero no han practicado elección del derecho aplicable al contrato internacional resultante, ni han ejercido, la autonomía conflictual de la que gozaban.-
Así las cosas, en ausencia de elección del derecho aplicable y frente a eventuales insuficiencias de la autonomía material, nuestra lex fori provee, dentro del DIPr. de fuente interna, más precisamente en el Código Civil, normas reguladoras subsidiariamente aplicables a los contratos internacionales.-
Es en esta fuente en la que hallamos el art. 1209, que resulta aplicable al caso, en la medida en que contempla que los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros. Es claro que la elección del derecho patrio en este supuesto, no resulta sino la adecuación nominativa del punto de conexión general, "lugar del cumplimiento", que se extrae del juego de los arts. 1209 y 1210 Cód. Civil.-
En el marco descripto, es evidente en el sub lite que, tanto el lugar de cumplimiento designado en el contrato, como el que resulta de la naturaleza de las obligaciones asumidas (1212 Cód. Civil) y de las prestaciones características del contrato que nos ocupa, constituyen circunstancias que se localizan en el país (véase: Schnitzer, "Les contrats internationaux en droit internacional privé suisse", Recueil des Tours, 1968, Vol II, pág .545). Deviene evidente de todo ello pues, que el derecho aplicable al fondo del caso resulta ser el derecho argentino.-
Esto sentado, devienen de aplicación las reglas de interpretación propias de nuestro derecho y, en lo pertinente, también, la ya recordada ley 22.426 -Ley de Transferencia de Tecnología- junto con la ley 24.481, de "Patentes de Invención y Modelos de Utilidad".-
Esta última trata, en su Capítulo 5°, lo relativo a la transmisión y licencias contractuales y dispone en su art. 37 que "las patentes y modelos de utilidad, serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación" y también contempla, en lo que aquí nos interesa que, salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluye la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias, ni realizar su explotación simultánea por sí mismo (art. 39 ley cit.).-
Efectuadas las precedentes aclaraciones han de examinarse seguidamente, cuáles son las reglas de interpretación aplicables a los contratos dentro de nuestro derecho, y se analizarán a la luz de estas pautas y bajo este encuadre jurídico las convenciones del instrumento contractual sub examine.-
iv) Las reglas sobre la interpretación contractual
Sabido es que las reglas legales de interpretación contractual conducen a procurar el recto sentido de lo que las partes quisieron estipular en una contratación; esto es, tratar desentrañar sus objetivos y buscar sus fines, pues como lo afirma Betti, interpretar es la "acción en la cual el resultado o evento útil es el entendimiento" (Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, Ed. Revista de Derecho Privado, trad. De los Mozos, Madrid, 1975, p. 24; CNCom., esta Sala, 21/11/2006, in re: "Rothberg, Oscar Edgardo y otros c.Porto, Sergio Fabián y otro [Fallo en extenso: elDial - AA4254]).-
Sobre esa base, pues, interpretar un contrato es desentrañar el verdadero sentido y alcance de las manifestaciones de voluntad que concurren a formar esa declaración de "voluntad común" que determina la existencia de aquél (art. 1137, Cód. Civil). Con mucho acierto se ha señalado que las manifestaciones de voluntad de los contratantes no siempre resultan inequívocas, ni son siempre congruentes o adecuadas a la verdadera intención del -o de los- autores de esa declaración. Con lo cual, después de celebrado un contrato, se plantea el problema de establecer su correcto significado y alcance o, en otros términos, de determinar lo realmente "querido" por las partes por encima de las divergencias e incongruencias respecto de lo manifestado. Es que el obstáculo en la interpretación surge, precisamente, cuando no obstante la aparente coincidencia de las manifestaciones comunes, la voluntad de cada una de las partes no coincide realmente con la de las otras (ver Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino", t. II, Contratos Comerciales, Ed. Depalma, Bs.As., 1976, pág. 150).-
Ha sostenido este Tribunal que todo contrato es susceptible de interpretación. Esto implica descartar, por no acertada, la máxima 'in claris non fit interpretatio', ya que para determinar si una cláusula es clara o no, es necesario efectuar el proceso hermenéutico adecuado previo, acorde a su índole y a su contexto (véase: Jordano Fraga, Francisco, "Falta absoluta de consentimiento, interpretación e ineficacia", Ed. Estudia Albortoniana, Bologna, 1988, p. 117; Mosset Iturraspe, Jorge, "Contratos", Ed. Ediar, Buenos Aires, 1978, p. 270). Indudablemente debe atenderse y comenzar el examen por los textos del contrato, pues ello hace a la claridad de su sentido y, a partir de allí, debe desarrollarse la labor del intérprete so pena de arbitrariedad (véase: Compagnucci de Caso, Rubén, "Interpretación de los contratos", en Derecho de Daños, Ediciones La Rocca, t. V, Buenos Aires, 2002, p. 41).-
Por otro lado, coincido con López de Zavalía cuando señala que: "desde que el contrato existe, se independiza de las partes, a las que gobierna como una ley (...) cuando no discuten el sentido, es porque están de acuerdo en darle una determinada interpretación", pero cuando no es así se abre el acto de interpretar (que puede traducirse en un convenio de determinación) que es distinto del contrato mismo (López de Zavalía, Fernando J., "Teoría de los Contratos. Parte General", Ed. Zavalía, t.I, Buenos Aires, 1991, p. 268; CNCom., esta Sala, 21/11/2006, in re: "Rothberg...", cit. supra).-
Conforme a lo expresado, en la especie no nos hallamos ante una figura contractual típicamente delineada en nuestra ley mercantil. Así, lo que debe interpretarse es el instrumento contractual, circunscribiendo la interpretación del contrato al documento mismo, continente de las reglas de autonomía material de la voluntad de las partes en torno a este contrato. La tarea debe emprenderse, pues, desde el contrato mismo y sus circunstancias, a la luz de los arts. 218 y 219 Cód. Com., sin olvidar que en el derecho argentino rige, en contratos atípicos como el de marras, la libertad de formas en las convenciones (arts. 973, 974 y 1182 del Cód. Civil, aplicables -conforme el art. 207 Cod. Com.- a la materia mercantil) y que incluso, en cuanto a la prueba, admiten medios probatorios distintos de los instrumentos escritos (arts. 1190 a 1192 Cód. Civil y arts. 208 a 210 del Cód. Com.).-
Conforme esas normas es claro que pueden existir contratos en los que no haya instrumento escrito. La doctrina nacional ha hecho sobre este tema un adecuado desarrollo, señalando los casos en los que deben reconocerse los facta concludentia (cfr. Fontanarrosa, Rodolfo, Derecho Comercial Argentino, Ed. Zavalía, t.II, Buenos Aires, 1969, ps. 19 y ss.).-
Por tanto, la reconstrucción de la voluntad de las partes en un contrato y su interpretación incluye, sin duda, el instrumento cuando éste existe pero la interpretación del o de los instrumentos contractuales, debe abarcar toda la relación económico-jurídica contractual, involucrada e ínsita en la anterior y posterior conducta de las partes, ello es conforme a las pautas rectoras proveídas por el art.218 del Cód. de Comercio y principios generales del derecho, como el de la buena fe (art. 1198 Cód. Civil; CNCom., esta Sala A, 21/11/2006, in re: "Rothberg, Oscar Edgardo y otros c. Porto, Sergio Fabián y otro").-
La aplicación de estas reglas comprometen pues, al negocio en su integridad conceptual; se trata de lo que Betti denominó "el canon hermenéutico de la totalidad" (Betti, ob. cit., p. 243). Es que, para interpretar el contrato hay que tomarlo, tal como lo decía Messineo, "como un todo coherente"; no se trata de una simple suma o adición de condiciones, sino de un conjunto orgánico (Messineo, Francesco, Doctrina General del contrato, trad. Sentís Melendo y Fontanarrosa, Ed. Ejea, t. II, Buenos Aires, 1987, p.107).-
En ese orden de ideas rescato también la reflexión de Danz, cuando apuntaba que lo importante para la interpretación es conocer los fines económicos perseguidos por las partes al contratar.-
En efecto, "el derecho ampara la consecución de esos fines y, por tanto, el juez para poder otorgar la debida protección del derecho al negocio jurídico o declaración de voluntad de que se trata, tiene que empezar exactamente por conocer esos fines" (Danz, Erich, La interpretación de los negocios jurídicos, 2° edición española, n° 1, p.107, cit. por Halperín, Isaac - Barbato, Nicolás, Seguros, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2003, p. 733).-
En la misma línea de ideas, el art. 218, inc. 4 Cód. Com., enuncia que los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato y que tengan relación con él, son la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarlo.-
Siguiendo a Alegría, esta redacción requiere algunas precisiones: i) cuando el contrato se refiere a hechos de los contrayentes, se debe señalar que está ciñéndose a los actos voluntarios de éstos (art. 897 y 898 y siguientes del Código Civil); ii) hay opinión generalizada en el sentido de que no sólo son valorables -como sostuve supra- los actos posteriores al contrato, sino que pueden serlo los anteriores o coetáneos; y, iii) todos estos actos pueden llevar no sólo a la interpretación de la intención de las partes al celebrar el contrato, sino también a interpretar modalidades de ejecución o, incluso, modificaciones de aquél (Alegría, Héctor, "Interpretación de los contratos en el Derecho Argentino", LL, 2005-E, 962; CNCom., esta Sala A, 21/11/2006, in re: "Rothberg... ", cit supra).-
Ergo, los actos de los contratantes posteriores al contrato, como la ley claramente lo dice, sirven para su interpretación como la mejor explicación de la intención de las partes. Esto resulta evidente cuando con esta voluntad se otorga un sentido a un elemento o convención del contrato, tal como el atinente a la 'exclusividad' prevista en la convención sub examine.-
Estos elementos contribuyen, en definitiva, a perfilar una interpretación histórica del contrato.-
Bajo este prisma trataré las cuestiones planteadas.-
3) Las cláusulas de exclusividad en general
La exclusividad, en general, es algo más que un pacto accesorio en un contrato de licencia: en la mayoría de los casos es un elemento esencial del mismo, puesto que la licencia se pacta siempre reconociendo la exclusividad de la producción de determinado/s producto/s al licenciatario.-
Repárese que el pacto de exclusividad no es un pacto privativo del contrato analizado. Por el contrario, está cada vez más extendido en la esfera de la contratación mercantil. Contratos de muy diversa naturaleza, de compraventa, de concesión, de suministro, de arrendamiento de obra, de arrendamiento de servicios, se pactan acompañados por el pacto de exclusividad, pues una nota común que se encuentra presente en todos estos tipos de contrato es que éstos contienen, o hacen referencia a una actividad competitiva, actividad a la que alcanza la exclusividad (cfr. Puente Muñoz, Teresa, "El contrato de concesión mercantil", Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1976, p. 108).-
En ese orden de ideas, en su aspecto negativo la cláusula de exclusividad representa una limitación a la libertad contractual, al imponer a quien concede la exclusividad, la obligación de no celebrar una determinada clase de contratos con persona distinta al licenciatario, o a éste, la de no concluirlo con otros que no sea el licenciante.-
Sin embargo, si bien el licenciante queda comprometido a no impedir al licenciatario el "uso" de los derechos licenciados, renunciando a reivindicar el derecho de explotación exclusiva que le corresponde como titular, ello no implica per se la renuncia a seguir con la explotación territorial de comercialización simultánea por sí mismo, salvo que existiese estipulación en contrario, lo que en el caso no acontece. Ya hemos señalado que la ley 24.481 establece que salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluye la posibilidad, por parte del titular de la patente, de "realizar su explotación simultánea por sí mismo" (art. 39).-
En efecto, para poder aludir a una 'licencia exclusiva' en sentido restringido es de menester la transmisión temporal del ejercicio de todas las atribuciones que competen al titular, lo que en suma, implica el compromiso de éste a: i) no utilizar ese derecho en absoluto, ii) no conceder otras licencias y iii) no reservarse para sí el aprovechamiento de ese derecho de ningún otro modo. En esta hipótesis, la situación jurídica del licenciatario se parece, objetivamente a la del titular del derecho, llegando a concluir parte de la doctrina que este tipo de 'licencia exclusiva', sin reserva alguna del titular del derecho es, más que una licencia, una cesión (cfr.Cabanellas, Guillermo, "Los contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el derecho privado", Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1980, p. 23).-
Aclarado lo precedente he de examinar, en concreto, la cláusula en la que las partes pautaron las condiciones de la exclusividad aplicables al sub lite.-
4) Alcance de la exclusividad mentada en la cláusula segunda del contrato (fs. 30)
En el contrato bajo examen, ambos contratantes controvierten el alcance de la cláusula segunda del contrato de licencia que nos ocupa, en la que expresamente se establece que: "la licencia de uso del know how técnico se otorga a Prensiplast exclusivamente para su utilización en las plantas que la empresa posee dentro del territorio de la República Argentina (licencia exclusiva). La transferencia de la licencia a terceros queda expresamente prohibida por el presente. Prensiplast está autorizada a otorgar sublicencias a empresas establecidas en Argentina, previa autorización expresa de Petri al respecto. El objeto de la exclusividad en el uso de la licencia otorgada por el presente es la participación en el MERCOSUR. Las partes del presente establecen que la comercialización de los productos objeto de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre ellas".-
El análisis de esta cláusula de fs. 29/30 permite distinguir, a mi entender, tres convenciones distintas: i) Una primera, por la que la demandada concedió a la actora el derecho exclusivo y no transferible para fabricar productos en territorio argentino, en las plantas que ésta poseía en la República Argentina, empleando el know how del que la proveyera la licenciante (licencia exclusiva).-
ii) Una segunda, en la cual se acordó que si bien la transferencia de la licencia a terceros quedaba expresamente prohibida, 'Prensiplast' estaba autorizada para otorgar sublicencias a terceras empresas establecidas en la Argentina, mas a los efectos de emplear los métodos y procesos de ésta, tal como fueron concedidos a 'Prensiplast', mas debía hacerlo con la previa autorización escrita de la licenciante.-
iii) Por último, el ambiguamente expresado derecho de exclusividad en el uso de la licencia por la 'participación en el MERCOSUR', resulta ser un pacto cuyo contenido, a mi entender, se aclara en sus alcances, a la luz de lo expresado en las dos últimas líneas del segundo párrafo de la cláusula (véase fs. 30) cuando se dispone que "las partes del presente establecen que la comercialización de los productos objeto de la licencia se efectuará por consentimiento mutuo entre ellas".-
Ahora bien: una atenta lectura de la cláusula transcripta permite concluir sin mayor dificultad en que la exclusividad no se pautó sobre las condiciones de comercialización de los productos fabricados por 'Prensiplast', y que, en todo caso, 'Petri' no renunció jamás a la posibilidad de participar junto a la actora en el mercado argentino.-
Esa inteligencia conduce a señalar que la licencia implicó la exclusividad en la transferencia del know how para fabricar en la Argentina los productos alcanzados, mas no la exclusividad territorial para su comercialización en los términos que la actora pretende hacer valer la cláusula en esta instancia, toda vez que la licenciante no delegó dicha facultad en lo que a su parte respecta, sino que, por el contrario, pactó la participación en la comercialización en el MERCOSUR según reglas a convenir de mutuo acuerdo, más allá de la exclusividad del uso de la licencia en el país (con derecho, incluso, a conceder sublicencias en él).-
En la hipótesis contraria -esto es, si se hubiese concedido la exclusividad territorial de comercialización, además de la exclusividad para producir los volantes- devendría ciertamente contradictorio que los contrayentes hubiesen pautado que "el objeto de la exclusividad en el "uso" de la licencia otorgada" y simultáneamente "la participación en el MERCOSUR".-
Conforme dicha estipulación, reitérase, que la única interpretación susceptible de compatibilizar las diferentes estipulaciones contenidas en la cláusula de marras es la que, junto con el uso en exclusiva de la licencia para fabricar en el país, admite la comercialización y la participación, tanto del licenciante como del licenciatario, en el mercado geográfico integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Caso contrario, carecería de razón de ser que se haya mentado la participación de la actora en el bloque económico regional, oportunidad comercial que no luce despreciable en términos económicos, si se tiene en cuenta que ni Uruguay ni Paraguay desarrollaron la industria automotriz ni de autopartes, viéndose en la necesidad de importar del exterior (principalmente de Argentina y Brasil) tales bienes.-
Es más: sólo sobre esta misma línea de interpretación adquiere sentido el hecho que los contratantes hayan pautado que "que la comercialización de los productos objeto de la licencia" se efectuaría "por consentimiento mutuo". Considero claro que al referir a la 'comercialización' las partes involucraron en forma directa la denominada zona de cumplimiento de los efectos del contrato que, conforme lo señalado supra, es el MERCOSUR. Adviértase que si la actora hubiese hallado acotada su zona de comercialización al territorio argentino, la necesidad de un 'consentimiento mutuo' con la demandada para poder vender su producción en el país sería incluso contradictoria con sus pretensiones, pues significaría tanto como sostener que sin el consentimiento de la contraria no hubiese podido efectuar sus ventas en Argentina.-
Ha de realizarse pues la interpretación integral del contrato (incluyendo sus considerandos 1 a 6), aquí propuesta. Ergo, la mentada exclusividad de la licencia debe entenderse referida sólo a la transmisión del know how requerido para la producción de los productos en la planta de la sociedad actora en Argentina, con la finalidad última de excluir, como regla, la posibilidad de que otro tercero pudiere hacerse en el país de tales conocimientos.-
Recuerdo que el art. 1198 del Código Civil, según la reforma introducida por la ley 17.711, ha incorporado como regla de interpretación de los contratos el principio de la buena fe. Este principio general del derecho, involucra en realidad dos facetas o aspectos: en primer lugar, la llamada "buena fe objetiva", conocida como sinónimo de lealtad, respeto de la palabra empeñada, pero también de obrar leal, sincero. En sus efectos, el principio puede servir a los aspectos compromisorios reclamando del deudor el fiel cumplimiento de la obligación. Dentro de ese contexto la buena fe importa el respeto de la palabra empeñada y, consecuentemente, la interpretación conforme a lo que verosímilmente se entendió o se debió entender de acuerdo a ella (CNCom., esta Sala A, 12/07/2007, in re: "Juncal Empresa de Viajes y Turismo c. International Air Transport Association (IATA) y otro" [Fallo en extenso: elDial - AA41F9]).-
La buena fe tiene aquí un perfil protectorio, puesto que se modifica la expresión real de la voluntad para estar a la aparente; es la confianza suscitada la que corrige la intención real. Estimo que en la especie los términos de la relación convenidos entre las partes, más allá de los defectos de expresión que pudiesen deslizarse en el contrato, debieron estar claros y bien establecidos entre ellas desde un principio, por lo que considero que lealmente no hay margen para argumentaciones con base en la llamada "buena fe creencia", concepto que se relaciona con la protección de la confianza que suscita una apariencia creada. Esto es así porque se mira al error en que ha incurrido el receptor de la declaración antes que al emisor.-
Bajo las modalidades del pacto que se considera aquí, la buena fe es una causa o una fuente de creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella. La buena fe se muestra así, en esta faz de la vida del contrato, según la feliz expresión de Betti, como "un criterio de conducta que se asienta sobre la fidelidad al vínculo contractual y sobre el empeño de cumplir la legítima expectativa de la contraparte, empeño en poner todas las fuerzas propias al servicio del interés de la contraparte en la medida requerida por el tipo de relación obligatoria de que se trata" (Mosset Iturraspe, Jorge, "Justicia Contractual", Ed. Ediar, Bs. As., 1977, pág. 147; etc.).-
Pero por encima de ello, de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando dicha pauta, surge la exigencia de un comportamiento coherente (CNCom., esta Sala, 30/04/1985, in re: "Beotegui, Rodolfo c. Carfina Cia. Financiera. SA."; idem, 20/02/1980, in re: "Bellone"; bis idem, 15/11/1989, in re: "Urundel del Valle"; Sala B, 09/09/1992, in re: "Saint Honore SA c/ Medias Paris SA"; bis idem, 03/11/1997, in re: "Cavallaro, Orlando c/ Sinopoli, Nicolas"; ter idem, 28/09/1993, in re: "Plásticos las Marianas SA c/ Pesquera Santa Elena"; quater idem, 09/09/1992, "Saint Honore SA", entre muchos otros). Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha producido una convención que genera confianza en la otra, sobre una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento incompatible con ella (CNCom., esta Sala A, 21/11/2006, in re: "Rothberg, cit supra; cfr. Luis Diez de Picaso Ponce de León, "La doctrina de los propios actos", Ed. Bosch, Barcelona, pag. 142; CNCom., esta Sala, 24/11/1980, in re: "Copes Juan Carlos c. Codic Producciones S.R.L."; idem, 12/07/2007, in re: "Juncal... ", cit. supra).-
Y en la especie, no parece que el actor esté en condiciones de desconocer la coexistencia en la comercialización "de común acuerdo" en el territorio que nos ocupa, pues está suficientemente acreditado que mientras el contrato estuvo vigente -y hasta el momento en que fue concedida la medida precautoria prohibiendo a la contraria vender en el país productos elaborados en Brasil (v. expte n° 80.185/98, traído ad effectum videndi et probando, y que tengo a la vista)-, tanto 'Prensiplast' como 'Petri' comercializaron en Argentina los volantes para automóviles producidos en sus respectivas plantas industriales.-
Veamos: i) 'General Motors de Argentina S.A.' informó que entre el 01/01/1997 y el 30/06/2000, emitió órdenes de compras de volantes con General Motors Brasil y con 'Petri' (v. respuesta al 3° y 5° punto, fs. 715). Asimismo, en ampliación de informe remitido a fs. 1831, adjuntó copia del contrato directo de provisión firmado entre esas empresas, durante el período comprendido entre el 13/02/1998 y el 04/02/1999.-
ii) También 'Fiat Auto Argentina S.A.' afirmó haber emitido órdenes de compra dirigidas tanto a la actora como a la demandada entre el 07/11/1996 y el 30/06/2000 (v. respuesta al punto 4° a fs. /768 y contestación a oficio de fs. 1975) iii) De su lado, 'Renault Argentina S.A.' informó que en el período indicado en el oficio efectuó pedidos de volantes tanto a favor de 'Prensiplast' como de 'Petri' (v. fs. 846, respuesta al 8° punto).-
iv) Asimismo 'Trinter S.A.' informó sobre la autenticidad de las facturas y de las operaciones de ventas concretadas por 'Petri' a su parte el 29/10/1994 y el 15/06/1995 (v. respuesta a fs. 1972/1974).-
v) 'Prestolite Indiel Argentina S.A.' contestó oficio a fs.1994 bis, donde reconoció, entre otras cuestiones, la autenticidad de de las facturas de los años 1997 y 1998, emitidas por 'Petri'.-
Los hechos probados son contundentes: desde antes de firmado el contrato de licencia y aún después, la licenciante tuvo activa participación en la comercialización de volantes para automóviles y utilitarios en el mercado argentino. Por ello, tratándose los aquí litigantes de los principales productores de los bienes en cuestión en el MERCOSUR, no es atendible la alegación de 'Prensiplast' respecto a la existencia de una exclusividad territorial a su favor, máxime cuando su reclamo tuvo origen pasados más de tres años de vigencia de la relación contractual, en los que no concretó queja alguna contra la contraria.-
Ello basta para optar por el rechazo de su recurso íntegro, pues no existiendo el tipo de exclusividad comentado no es dable -so riesgo de originar una obligación sin causa (499 Cód. Civil)- la indemnización de los rubros supuestamente derivados directamente de aquélla (pérdida de contribución marginal por reducción de facturación y de ventas, gastos financieros y pérdida de inversiones).-
Corresponde entonces pasar a examinar el recurso de la contraria.-
5) La resolución contractual:
El 03/03/1999 'Petri' remitió a la actora carta documento (cuya autenticidad surge de respuesta a informes que se dirigieran al Correo Argentino a fs. 2027) resolviendo el contrato de licencia firmado el 01/01/1995, bajo el justificativo de que 'Prensiplast' no había cumplido con las siguientes obligaciones: a) Suministrar los informes correspondientes a las regalías percibidas por la suma de U$S83.984,89 a los fines de su correcta imputación (véase que -conforme se adelantó-, por la cláusula octava del contrato la actora se comprometió a pagar anualmente en concepto de derecho de licencia el 3% del monto de las ventas sobre todos los productos objeto de la licencia).-
b) Permitir el ingreso de un Auditor de 'Petri' a la sede administrativa de 'Prensiplast' para verificar la venta de los productos con la tecnología incorporada, a lo que se adiciona la imposibilidad material de identificar documentación relativa a operaciones con terceros (conforme lo pactado en la cláusula novena).-
c) Entregar los comprobantes de retención de impuesto a las ganancias (conforme lo pactado en la cláusula décima).-
Surge de las causales transcriptas que la licenciante aquí demandada resolvió el contrato por lo que -según su parecerconfiguró una 'justa causa' regularmente oponible: el incumplimiento de ciertas obligaciones contractualmente asumidas y en cabeza de la licenciataria.-
Al respecto aprecio que para que la 'resolución' contractual sea 'justa', la parte que dispone la disolución del vínculo debe actuar de buena fe y no, en forma abusiva, pues ello convierte en ilícito el ejercicio de tal facultad. Como contrapartida la parte incumplidora debe haber incurrido en graves incumplimientos que hayan determinado la inviabilidad de la relación con la contraria.-
Repárese en que la complejidad del contrato sub examine, comprensivo de un conjunto de obligaciones recíprocas, genera necesariamente entre ellas un conjunto de intereses comunes que se interrelacionan, los que no pueden ser deshechos, sin que la parte fuerte, en este caso la licenciante, agote la posibilidad de encarrilamiento de la vinculación por una senda normal y correcta.-
Seguir otra vía significaría transgredir la buena fe a través del abuso del derecho.-
En tal sentido, reitérase que la buena fe negocial - conforme lo ya expuesto- consiste en actuar de modo tal que se respete a lo largo de la ejecución del contrato el interés económico manifestado por las partes al contratar, de manera que los riesgos que pesan sobre cada contratante no sean transferidos a la contraria, que las decisiones de ambos contratantes persigan la cooperación, que se permita a cada parte percibir los beneficios naturales resultantes del negocio subyacente al acuerdo firmado, y que los derechos y obligaciones resultantes del sinalagma contractual se cumplan sin entorpecer la causa misma del contrato (cfr. Gowland, Santiago, "Contratos de distribución comercial independiente", ED, 168-522).-
Es que la buena fe tiene un fructífero campo de acción en sede negocial, puesto que más allá de lo establecido explícitamente por las partes, a) crea deberes de protección, desarrollando un rol integrador que posibilita ponderar, entre otros, la importancia del incumplimiento invocado para habilitar la resolución del contrato, b) opera sobre la configuración del estado de mora en determinados supuestos, c) es -como se mencionó en el párrafo precedente- un calificativo del abuso del derecho (en los términos del art. 1071 Cód. Civil), y d) sin desconectarse de los deberes de protección, sirve para fijar un concepto de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones que supere el rigor de la absolutez (cfr. Bueres, Alberto, "La buena fe y la imposibilidad de pago en la responsabilidad contractual", en "Tratado de la Buena Fe en el Derecho", La Ley, 2004, p. 295; Visintini, Giovanna, "La responsabilitá contrattuale", Ed. Jovene, Nápoles, 1979, p. 84).-
Sobre esta base cabe, pues, interrogarse sobre si la resolución del vínculo negocial dispuesta por 'Petri' fue lícitamente ejercida, a poco que se analice cual fue la situación de cumplimiento de las obligaciones existentes en cabeza de cada una de las partes. A ello me abocaré seguidamente.-
6) Como punto de partida para la valoración de la cuestión debo coincidir con el a quo en que al tiempo en que la demandada alegó el incumplimiento, la relación contractual entre las partes se encontraba en plena crisis, hallándose incluso en trámite este proceso judicial.-
Para corroborar lo expuesto basta con confrontar la siguiente información: la demanda fue interpuesta el 25/11/1998 y de acuerdo a constancias de la causa, las exigencias de la accionada por los supuestos incumplimientos de la actora tuvieron lugar a partir del 28 diciembre de 1998, esto es, un mes más tarde (v. copia de acta notarial obrante a fs. 1976/1979, acompañada en respuesta a oficio de la notaria Felicitas Solana Costa, y cartas documento n° 255868459, 2580455377, 255868462, 251331109 y 251331090, cuya autenticidad surge de la respuesta brindada por Correo Argentino a fs. 2027).-
Desde tal perspectiva, no se advierte cabalmente acreditado que las faltas atribuidas a la accionante revistieran una gravedad tal que justificase la resolución contractual.-
En efecto: i) Respecto a la primera causal (negativa a suministrar informes correspondientes a las regalías), en la peritación contable obran dos anexos con el detalle de las regalías (royalties) pagadas por la actora a la demandada desde que se inició la relación hasta marzo de 1999 inclusive (v. fs. 1251 y 1252) 'Petri' no puso en tela de juicio que la actora hubiese cumplido con el pago de las regalías, sino la falta de envío del informe de venta de los productos objeto de licencia correspondiente a cada trimestre desde que empezó del vínculo comercial.-
Dos observaciones debo hacer al respecto: a) Luego de efectuar una atenta lectura a la cláusula 10° del contrato (fs. 31) advierto que la obligación principal comprendida en esta estipulación es la del pago de los derechos de licencia, que actor cumplió, al haber desembolsado -hasta fines de 1998- U$S 83.984,89 a favor de la demandante, conforme surge del mismo reconocimiento formulado por 'Petri' en la carta documento, cuya copia certificada luce a fs. 2022. Por ende, la obligación de brindar informes, que la accionada señala como primordial, es -sin embargouna obligación accesoria, cuyo incumplimiento -al menos, sin acreditación de la gravedad de la omisión- no justifica, sin más, la resolución del contrato.-
b) Lo adelantado precedentemente adquiere mayor fuerza de convicción a poco que se reflexione que no fue sino cuando la relación de las partes estaba en crisis, que 'Petri' requirió a la contraria el cumplimiento de una obligación que hasta entonces nunca había exigido y que no aparecía en principio revestida de la condición de 'esencial' para las partes al momento de celebrar el contrato. Los hechos de los contrayentes -posteriores al 01/01/1995 y anteriores a diciembre de 1998- son una muestra acabada de lo aquí aseverado (cfr.arg. art. 218 inc. 4° Cód. Comercio).-
No paso por alto que la peritación contable fue impugnada por la demandante, quien señaló la presunta diferencia cuantitativa existente en punto a algunos de los cálculos concretados. Sin embargo, considero que para que las conclusiones emanadas del experto no sean tenidas en cuenta por este Tribunal es de menester arrimar evidencias capaces de convencer de que los datos proporcionados por el especialista son insuficientes. Es sabido que aún cuando los resultados del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (CSJN, 13/08/1998, in re: "Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/ Bossio, Eduardo César y otros", Fallos, t. 321, p. 2118). Es que la amplia libertad de los magistrados para apreciar dictámenes como el que nos ocupa, no implica la concesión de una facultad para apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, como pretende la apelante, máxime existiendo razones más que suficientes para inferir que los guarismos arrimados por la experta no son alejadas de la realidad, al haber sido calculadas en base a material instrumental provisto por las partes.-
ii) De su lado, respecto a la causal relativa a falta de entrega de los comprobantes de retención de impuesto a las ganancias (también comprendida en la cláusula décima), la accionada señaló (en un primer momento) que la documentación se encontraba en poder del banco -que actuaba como agente de retención- y debía enviársela a 'Petri' junto con el dinero (v. copia de acta notarial, a fs. 1978vta.).-
Sea, o no, cierta dicha versión, no pareciera que tal retraso justificase el incumplimiento de una obligación sustancial respecto a las prestaciones debidas por cada parte. Al igual que lo destacado en la situación anterior, esta justificación representa más que una causal válida, una suerte de 'excusa' jurídica para declarar la resolución contractual. Ello, con más razón, luego de que la actora ofreció entregar dicha documentación a la demandada a fines de febrerocomienzos de marzo de 1999 (v. carta documento de fecha 03/03/1999, fs. 2025), siendo tal oferta rechazada por 'Petri', so pretexto de que había sido 'extemporánea'.-
iii) Finalmente, aprecio que la negativa a que ingresara un auditor a la planta de la actora no fue debidamente probada.-
Al respecto, son insuficientes los dichos volcados en forma unilateral por la misma accionada en la carta documento en la que comunicó la resolución del contrato, al afirmar que la actora se había negado a aceptar que se constituyese un auditor en su administración a los fines de verificar la existencia de ventas de productos bajo licencia Petri, sin justificarlo debidamente (v. fs. 2025).-
Otra hubiese sido la situación si efectivamente se hubiese probado que la actora remitió el 09/02/1999 a la demandada la carta documento que ésta invoca haciéndole saber -supuestamente- que ningún auditor externo podría constituirse en la administración de la empresa, ni de modo alguno intervenir o afectar sus legítimos derechos (v. expresión de agravios, fs. 2455).-
Sin embargo, la misiva a la que alude la accionada nunca fue anejada a esta causa, no resultando viable tener por cierta la versión de la demandada, máxime cuando de la copia del acta notarial glosada a fs. 1976/1978 no surge resistencia de parte de la accionante para recibir en su establecimiento a los auditores de la contraria (v.respuesta a pto. 3, fs. 1978vta.).-
En ese marco, y conforme lo sostiene conocida y reiterada jurisprudencia, el art. 377 CPCCN pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom., esta Sala, 14/06/2007, in re: "Delpech, Fernando Francisco c. Vitama S.A.", entre otros). La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCiv., Sala A, 01/10/1981, in re: "Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", idem, Sala D, 11/12/1981, in re: "Galizzi, Armando B. c.Omicron S.A."; bis idem, 03/05/1982, in re: "Greco José c. Coloiera, Salvador y otro"; en igual sentido, CNCom., esta Sala, 12/11/1999, in re: "Citibank NA c. Otarola, Jorge"; idem, 06/10/1989, "Filan SAIC c.Musante Esteban"; CNCom., Sala B, 16/09/1992, in re: "Larocca, Salvador c. Pesquera Salvador"; idem, 15/12/1989, in re: "Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros"; CNCom., Sala E, 29/09/1995, in re: "Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. de Tabacaleros Tucumán Ltda.", entre muchos otros).-
La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.-
7) Lo expuesto permite corroborar que las causales invocadas por la demandada no resultan suficientes como para justificar la resolución con causa que se pretende. Surge, en todo caso, que la demandada forzó concluir una relación de la que, en definitiva no le interesaba seguir siendo parte. Ello puede hallar una explicación en la conducta litigante de la actora, que obtuvo una medida cautelar en su perjuicio liquidando el interés de la demandada en la comercialización del producto en el país (véase fs. 149 de expte. n° 67.591 que se tiene a la vista), máxime, que luego planteó la demanda que se propicia rechazar en los considerandos que anteceden (respecto a la cuestión de la exclusividad territorial), con lo cual la propia conducta de la accionante pudo haber desatado la resolución.-
En esa inteligencia, apréciase que no se encuentra debidamente acreditado que la accionante haya incumplido con sus obligaciones contractuales fundamentales, máxime cuando respecto a los productos elaborados observó las condiciones de calidad esperables del empleo de la licencia obtenida. En efecto, de la peritación presentada por el ingeniero mecánico especialista en automotores a fs.1041/1048 surge: i) que 'Prensiplast' poseía las instalaciones adecuadas para la fabricación de volantes así como experiencia en dicha fabricación y además, que su producción respondía a la calidad exigida y certificada por las fábricas terminales a las que abastecía, ii) también, que el poliuretano de piel integral (recubrimiento del volante) satisfacía las características y exigencias requeridas por las fábricas terminales para cada tipo de volante y, finalmente, iii) que analizadas las correspondientes planillas de 'Costos Standard', era posible afirmar que las mismas se ajustaban a las exigencias de fabricación requeridas por las terminales automotrices para cada tipo de volante fabricado.-
Tales conclusiones terminan por definir -en su parte sustancial- la suerte adversa del primer agravio de 'Petri'. En este marco no cabe por tener suficientemente demostrada la causalidad justificante de la resolución que se examina.-
8) Agravios relativos a los rubros indemnizatorios:
De acuerdo a lo desarrollado en el considerando tercero de este pronunciamiento, de los seis (6) rubros reclamados por la parte actora cupo desestimar in límine el tratamiento de tres ellos (pérdida de contribución marginal por pérdida de facturación y de ventas, gastos financieros y pérdida de inversiones) por estar directamente ligados a la inexistente exclusividad territorial pretendida por 'Prensiplast'.-
Resta tratar, pues, lo relativo al daño moral, al lucro cesante y al incremento de costos y gastos derivados exclusivamente de la resolución contractual.-
Al respecto, la sociedad accionante reclamó, por un lado, el reconocimiento del 'daño moral' y, por otro, se limitó a sostener la procedencia de los rubros 'lucro cesante' e 'incremento de costos y gastos', aceptando los montos conferidos por el a quo por éstos últimos. La sociedad demandada además de impugnar esos rubros por elevados, criticó su procedencia.-
i) Daño moral: No puedo pasar por alto que en el caso particular quien reclama dicho resarcimiento es una persona jurídica, por lo que corresponde efectuar ciertas precisiones.-
Siendo Juez de primera instancia ya he sostenido que, en general, la apreciación de la procedencia del daño moral en el incumplimiento de los contratos debe juzgarse con marcado rigor y en términos restrictivos, que se acentúan cuando quien lo reclama es una persona jurídica pues, más allá de algunas respetadas opiniones en contrario (confr. voto Dr. J.A. Bacqué, in re "Kasdorf S.A c/ Jujuy Provincia de y otro s/ daños y perjuicios" del 22-3-90, K 50, XX). Ello así, pues comparto como principio que la noción de daño moral atiende a la lesión de derechos extra-patrimoniales de naturaleza subjetiva, que exigen un soporte espiritual o anímico indispensable para experimentar cualquiera de las consecuencias en las que el daño moral consiste y del que carecen las personas jurídicas. Éstas no pueden afligirse en sus sentimientos, ni tener padecimientos espirituales aunque pueden tener atributos y bienes extra-patrimoniales, fundamentalmente su pérdida de prestigio, o el daño a su imagen que si bien, estrictamente, no ofenden su personalidad moral, redundan, en todo caso, en un perjuicio resarcible (cfr. mi fallo siendo titular del Juzgado n° 26, 27/03/2002, in re: "Cigoper S.A. c/ Massalin Particulares S.A."; CNCom., Sala C, 23/04/1984, in re: "Peralta Hnos. S.A c/ Citroên Argentina S.A."; CNCom., Sala D, 17/11/1988, in re: "Materiales Texda S.A. Arg. CIFI c/ Texsa Brasileira Ltda."; íd. Sala B, 20/08/1992, in re: "Turismo Internacional S.R.L. c/ Royal Caribbean Cruise Line Inc."; CCCFed I, 30/05/1986, in re: "Kingvox Ind.y Com. S.R.L.").-
En efecto, ya se ha señalado que se da entre los integrantes de esta Sala una coincidencia conceptual con respecto a la existencia de la posibilidad de resarcir daños infligidos a la imagen, a la reputación, al crédito y consideración públicos, etc. de un ente de esta naturaleza. Estos daños se aprecian -con esta proyección- de naturaleza extrapatrimonial, mas susceptibles de reflejarse en la pertinencia de un resarcimiento de contenido económico concreto, que bien cabría dentro del rubro lucro cesante si se acreditaran los precisos extremos de menester para ello, en el supuesto de pérdida de la chance, pérdida de clientela, disminución de contrataciones, necesidad de bajar precios, por ejemplo. Sin embargo, no descarto tampoco la posibilidad de que quepa reconocer, en un caso dado, la estimación de un perjuicio con ribetes imprecisos en su contenido y consecuencias, donde se hubiera evidenciado la producción de daños caracterizados como sólo daño extrapatrimonial y en los cuales, correspondería acoger el resarcimiento pedido, siempre ante el perjuicio demostrado y sujeto a una prudente estimación judicial (cfr. CNCom, esta Sala A, 14/12/2006, in re: "Heregal S.R.L. c. Coca Cola Femsa de Buenos Aires" [Fallo en extenso: elDial - AA3C8E]).-
Ahora bien: no puedo obviar que en el caso ni siquiera se mencionó la existencia de un daño del tipo caracterizado supra. Sin embargo, aunque dicha mención hubiese sido correctamente efectuada no puedo pasar por alto que ésta confundió el contenido de este resarcimiento con el de los rubros que restan aún por analizar, particularmente con el atinente al 'lucro cesante'. Obsérvese, a modo de ejemplo, que señala como prueba de los daños padecidos los informes técnicos contables glosados a fs. 1268/1278, los anexos de fs.1221/1265 y el informe pericial de fs. 1041/1048. Indudablemente esos informes no son útiles para probar un daño extrapatrimonial, sino que - en todo caso- son hábiles para acreditar los daños patrimoniales emergentes de la ruptura.-
Corresponde, entonces, desestimar la procedencia del ítem en este caso.-
ii) Lucro cesante: Bajo este rubro se pretende el resarcimiento de las ganancias netas dejadas de percibir por la licenciataria durante el tiempo faltante para el cumplimiento del plazo de vigencia del contrato como consecuencia de la ruptura de la relación por parte de la licenciante.-
Repárese que, en la especie, el contrato comenzó a surtir efectos a partir del 01/01/1995, habiendo las partes convenido una vigencia inicial de diez (10) años (v. cláusula décimo primera, fs. 31), de los cuales -frente a la resolución dispuesta por la demandada el 03/03/1999- transcurrieron algo más de cuatro años (cuatro (4) años, dos (2) meses y tres (3) días).-
Ahora bien: la resolución del contrato de licencia por parte de 'Petri' legitima, en principio, a la contraria a exigir el resarcimiento correspondiente a este rubro, toda vez que se vio privada de las ganancias netas que pudo haber obtenido en los cinco (5) años, nueve (9) meses y veintisiete (27) días restantes para el cumplimiento de los diez (10) años de vigencia previstos en un primer momento, extremo que no ha sido desvirtuado por circunstancia alguno que obste a concluir así.-
Esta Sala ha dicho reiteradamente que para el acogimiento de este rubro es necesario probar en forma precisa el perjuicio real y efectivamente sufrido. En otros términos, se deben acreditar las concretas utilidades frustradas, resultando insuficiente una simple mención imprecisa de posibles ganancias que se dejaron de percibir (esta Sala, 29/10/1982, in re: "Calastroni, Ricardo c. Astilleros Voguecraft S.A.C.I.F."; idem, 20/10/1999, in re: "Monteiro, Domingo c, Manuel Tienda León"; bis idem, 10/07/2001, in re: "Jannazzo, Mario A., c. Caja de Seguros S.A.", entre otros).-
Sobre esa base, en los términos del art. 386 CPCCN, y luego de valorar el contenido de la peritación contable obrante en la causa, observo que el juez de grado acogió la pretensión del accionante en forma morigerada. Ello, en base a las siguientes apreciaciones: a) Como punto de partida, el a quo tuvo presente el cálculo pericial concretado respecto de la utilidad neta dejada de percibir por la actora, mediante la aplicación por la experta de la fórmula PV - CMVM (CH) -RE x NV3 x T2 (precio de venta menos el costo de venta de mercadería vendida determinado por el costo histórico de volantes con tecnología Petri según standard de producción menos las regalías estipuladas en el contrato, multiplicado por el número de volantes desarrollados o a desarrollarse durante todo el término del contrato en los vehículos de cada terminal según licencia Petri en la República Argentina y multiplicado por el tiempo faltante para la finalización del plazo contractual).-
A los fines de la cuantificación de dicha estimación basta con estudiar las planillas glosadas a la peritación contable a fs. 1222, 1227, 1230, 1233, 1235, 1239, 1242 y 1245, en las que la perito detalló pormenorizadamente los montos de procedencia, emergentes del estudio de la documentación aportada por las partes y conforme a cada modelo de automóvil para el que la licenciataria fabricaba volantes. La conclusión de dicho examen obra a fs. 1247.-
b) Asimismo, luego de considerar el rol que la accionante cumplió en el mercado -en el que fue una de las principales proveedoras de volantes para automóviles del país- no paso por alto que el monto de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000) conferido por el sentenciante en concepto de lucro cesante significó una más que considerable reducción respecto al monto calculado por la perito contadora interviniente (quien originariamente determinó que este rubro alcanzaba la suma de $2.887.219, v. fs. 1278), por lo que difícilmente correspondería reducir el importe atinente a esta indemnización.-
c) Tampoco pierdo de vista que la demandada impugnó la pericia, arguyendo que las planillas de la peritación se realizaron en base a un costo standard, que no se contrastaría con la realidad. Pero, conforme referí supra, no basta el mero disenso de la parte afectada: para prescindir del dictamen pericial se requiere, cuando menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (v.g.r, cuáles hubiesen sido, según su parecer, los costos manejados por los contratantes en ese momento), lo que en el sub lite, no aconteció.-
Acreditada, pues, la procedencia del rubro y la razonabilidad de su quantum, he de proponer el rechazo del agravio de la accionada en lo relativo a esta cuestión. Al respecto, no pierdo de vista que la misión primordial de este Tribunal de Justicia es, en el sub examine, brindar las pautas aptas para recomponer el patrimonio de la parte afectada, menguado por el incumplimiento de la contraria. Desde esta perspectiva, la solución propuesta resulta ajustada a derecho.-
iii) Incremento de costos y gastos: Idéntica apreciación a la efectuada respecto al 'lucro cesante' cabe concretar respecto a este concepto, notablemente mitigado por el a quo al otorgar tan sólo ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000) de los $3.042.838 calculados en la peritación contable (v. fs. 1275), prueba -ésta- más que suficiente para crear convicción en este Tribunal respecto a la procedencia y a la cuantía del rubro en cuestión (art. 386 CPCCN) por la razones señaladas en el ítem anterior. Al respecto, hago míos los conceptos expresados por Hernando Devis Echandía cuando expresa que "los diversos medios aportados deben apreciarse como un todo, en conjunto, sin que importe que su resultado sea adverso a quien lo aportó, porque no existe un derecho sobre su valor de convicción; una vez que han sido aportados legalmente, su resultado sólo depende de la fuerza de convicción que en ellos se encuentre" (Devis Echandía, Hernando, "Teoría General de la Prueba Judicial", Víctor P. de Zavalía, t. I, 1976, 30° ed., pág. 305;; cfr. CNCom., esta Sala A, /08/2007, in re: "Adsur S.A. c. Sant, Luis Alberto y otro").-
Ello define la suerte adversa del segundo agravio de 'Petri'.-
9) Costas: Resta entonces tratar lo concerniente al tercer agravio de la accionada. En él 'Petri' manifestó su disconformidad por la distribución de costas dispuesta por el a quo, en un 70% a su cargo y en un 30% a cargo de la actora.-
Luego de analizar la suerte diversa de los rubros que conforman la pretensión de la accionante -librada fundamentalmente a los resultados de la prueba producida y por ende, sujetas a la discreción de este Tribunal- no paso por alto que la demanda fue admitida parcialmente por el anterior sentenciante, vista la improcedencia de las indemnizaciones derivadas de la supuesta exclusividad territorial argüida por 'Prensiplast'. Ello representa -en suma- la existencia de un vencimiento parcial y mutuo (art. 71 CPCCN).-
No obstante, luego de parangonar los rubros peticionados con los que efectivamente acogidos y su quantum, estimo que las costas de primera instancia debe ser readecuadas -por imperio de lo prescripto por el art. 279 CPCCN y atento al sentido final de la sentencia- en un 60% a cargo de 'Petri' y en un 40% en cabeza de 'Prensiplast', proporción que según se extrae de lo precedentemente explicado, se adecúa a la suerte de las pretensiones deducidas en autos por cada parte y a los vencimientos recíprocos (cfr. CNCom, esta Sala A, 12/12/2006, in re: "A.V.S. S.R.L. c. Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés").-
Por último, respecto a las costas de esta Alzada, toda vez que la solución brindada a la cuestión de fondo no sufrió modificación alguna, he de proponer que aquéllas sean impuestas por su orden (art.68 CPCCN, párr. 2°).-
V.- Conclusión
Por los fundamentos expuestos, propongo a este Acuerdo: a) Rechazar el recurso de la parte actora.-
b) Acoger parcialmente el recurso de la parte demandada.-
c) En consecuencia, modificar la sentencia de la anterior instancia sólo en lo que a la imposición de costa respecta, disponiéndose que las mismas sean afrontadas en un 60% por 'Petri S.A.' y en el 40% restante por 'Prensiplast S.A.'.-
d) Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68 CPCCN, párr. 2°).-
He aquí mi voto.-
Por análogas razones el Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers y la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez adhieren al voto precedente.-
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores: Buenos Aires, noviembre de 2007 Y VISTOS: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: a) Rechazar el recurso de la parte actora.-
b) Acoger parcialmente el recurso de la parte demandada.-
c) En consecuencia, modificar la sentencia de la anterior instancia sólo en lo que a la imposición de costa respecta, disponiéndose que las mismas sean afrontadas en un 60% por 'Petri S.A.' y en el 40% restante por 'Prensiplast S.A.'.-
d) Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 68 CPCCN, párr. 2°).//-

Fdo.: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez y María Elsa Uzal
Ante mí, María Verónica Balbi

Tribunal de Justicia (Europa) - Marca olfativa.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 12 de diciembre de 2002
«Marcas - Aproximación de las legislaciones - Directiva 89/104/CEE - Artículo 2 - Signos que pueden constituir una marca - Signos que pueden ser objeto de representación gráfica - Signos olfativos»

C 273/000


I – COMENTARIO

El caso de la sentencia que se transcribe tiene que ver con una marca olfativa y se discute si se encuentra suficientemente descripta, con la información adjuntada por el interesado y si era bastante una fórmula química para cumplir con el requisito de registro vigente a la época, tal como era su posibilidad de registro gráfico.

Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso interpuesto por el Sr. Sieckmann contra
la negativa del Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) a
registrar una marca olfativa para diversos servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo
de Niza. La marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt consistía en la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación: C6H5-CH = CHCOOCH3. También se podían obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. La descripción literaria de la marca era: «un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela»,

La sentencia, en cuanto hace a los puntos, concretamente dijo que para el caso del signo olfativo “el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.

Es claro que tratándose de un monopolio, una restricción de la libertad, la concesión de una marca debe realizar con gran cautela. No obstante, la afirmación del pronunciamiento prácticamente hacía imposible un registro de marca olfativa...



II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA


En el asunto C-273/00, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundespatentgericht (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Ralf Sieckmann
y
Deutsches Patent- und Markenamt,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola y V. Skouris, las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de división;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre del Sr. Sieckmann, por él mismo, Patentanwalt;
- en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, asistida por el
Sr. D. Alexander, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente,
asistida por el Sr. W. Berg, Rechtsanwalt;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales del Sr. Sieckmann y de la Comisión, expuestas en la vista de 2 de octubre de 2001;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de noviembre de
2001;
dicta la siguiente
Sentencia
1. Mediante resolución de 14 de abril de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio
siguiente, el Bundespatentgericht planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones
prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva89/104/CEE del Consejo, de 21
de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un recurso interpuesto por el Sr. Sieckmann contra
la negativa del Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) a
registrar una marca olfativa para diversos servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo
de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de
marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. A tenor de su primer considerando, la Directiva tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a fin de suprimir las disparidades existentes que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. A tenor de su tercer considerando, la
Directiva no pretende llevar a cabo una aproximación completa de dichas legislaciones.
4. El séptimo considerando de la Directiva afirma lo siguiente:
«[...] la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y
la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los
Estados miembros, a las mismas condiciones; [...] a dicho efecto, conviene establecer una lista
enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir
los productos o servicios de una empresa de los de otra; [...]».
5. El artículo 2 de la Directiva contiene una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir
una marca. Está redactado como sigue:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica,
especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la
forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
6. El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», prevé en su apartado
1:
«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
a) los signos que no puedan constituir una marca;
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
[...]»
Normativa nacional
7. El Derecho alemán se adaptó a la Directiva mediante la Gesetz über den Schutz von Marken und
sonstigen Kennzeichnungen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos distintivos),
de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), que entró en
vigor el 1 de enero de 1995.
8. El artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz dispone lo siguiente:
«Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras
tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones,
incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los
productos y los servicios de una empresa de los de otra.»
9. A tenor del artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz, se denegará la inscripción como marca de
los signos «que no puedan ser objeto de una representación gráfica», y, en virtud del apartado 2,
punto 1, de dicha disposición, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter
distintivo.
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
10. El Sr. Sieckmann depositó en la Deutsches Patent- und Markenamt una marca relativa a diversos servicios de las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que incluyen la publicidad, gestión de negocios comerciales,
administración comercial y trabajos de oficina (clase 35), educación, formación, esparcimiento y
actividades deportivas y culturales (clase 41), así como la restauración (alimentación), alojamiento
temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura,
servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores y servicios
que no puedan ser clasificados en otras clases (clase 42).
11. En la rúbrica «representación de la marca» del formulario de registro, prevista en el artículo 8,
apartado 1, de la Markengesetz, y de conformidad con el artículo 2 de la Directiva, disposiciones
según las cuales para que un signo pueda constituir una marca debe ser susceptible de
representación gráfica, el Sr. Sieckmann se remitió a una descripción que adjuntó como anexo a
su solicitud de registro. Dicha descripción está redactada de la siguiente manera:
«Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt
para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya
fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta
marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche
Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt.
C6H5-CH = CHCOOCH3»
12. Para el supuesto de que la descripción mencionada en el apartado anterior no bastase para cumplir
los requisitos de registro del artículo 32, apartados 2 y 3, de la Markengesetz, el demandante en el
litigio principal complementó del siguiente modo dicha descripción:
«El solicitante de la marca se declara conforme con una consulta pública de la marca olfativa
depositada cinamato de metilo con arreglo a los artículos 62, apartado 1, de la Markengesetz, y 48,
apartado 2, del Markenverordnung [Reglamento de marcas].»
13. Junto a su solicitud de registro, el Sr. Sieckmann presentó una muestra de olor en un recipiente, y añadió que el aroma se describe habitualmente como «balsámico-afrutado con ligeras
reminiscencias de canela».
14. La Deutsches Patent- und Markenamt denegó la solicitud de registro basándose en que existían
reparos sobre la aptitud de la marca solicitada para ser registrada como marca con arreglo al
artículo 3, apartado 1, de la Markengesetz, y sobre la posibilidad de ser representada gráficamente
con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicha Ley. La Deutsches Patent- und Markenamt
consideró que, en definitiva, no era necesario resolver la cuestión sobre la aptitud para constituir
una marca y sobre la posibilidad de representación gráfica, porque la marca solicitada incurría, en
cualquier caso, en la causa de denegación de registro relativa a la falta de todo carácter distintivo,
enunciada en el artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz.
15. El Bundespatentgericht, que conoce del recurso que el Sr. Sieckmann interpuso contra dicha
decisión denegatoria, estima que, en teoría, los olores pueden imponerse en el tráfico como medio
autónomo de identificación de una empresa, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la
Markengesetz.
16. El órgano jurisdiccional remitente ha comprobado que la marca solicitada resulta idónea para
distinguir los mencionados servicios y no se la puede considerar meramente descriptiva de las
características de tales servicios.
17. En cambio, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre si una marca olfativa, como la marca controvertida en el litigio del que conoce, puede cumplir el requisito de representación gráfica que figura en el artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz.
18. Según el Bundespatentgericht, la posibilidad de representación gráfica de un signo constituye un
criterio para la inscripción en el registro que, en todo caso, debe examinarse en el procedimiento
de recurso con carácter prioritario a las restantes causas de denegación del registro enumeradas en
el artículo 8, apartado 2, de la Markengesetz; en efecto, en caso de imposibilidad de representación gráfica tampoco sería posible la inscripción, aun en el supuesto de que el signo se haya implantado en el tráfico como marca de una determinada empresa y haya salvado así las causas de denegación del registro previstas en el artículo 8, apartado 2, números 1 a 3, de la Markengsetz, en particular la eventual falta de carácter distintivo de dicho signo.
19. Al considerar que el artículo 8, apartado 1, de la Markengesetz debía ser objeto de una interpretación conforme con el artículo 2 de la Directiva, el Bundespatentgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, en el sentido de que el concepto de signos que puedan ser objeto
de una representación gráfica sólo comprende los que pueden representarse directamente en su
configuración visible? ¿O debe entenderse también a los signos que, aunque no sean perceptibles
visualmente -como por ejemplo olores o sonidos-, puedan representarse indirectamente por
medios auxiliares?
2) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de una interpretación amplia, ¿se
cumplen los requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la
Directiva, cuando un olor es representado
a) mediante una fórmula química,
b) mediante una descripción (que se publicará),
c) mediante el depósito de una muestra o
d) mediante una combinación de los medios de representación sustitutivos ante mencionados?»
20. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de abril de 2002, el Sr. Sieckmann solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, que había terminado el 6 de
noviembre de 2001, tras la presentación de las conclusiones del Abogado General.
21. Para fundamentar su solicitud, el Sr. Sieckmann sostiene que dichas conclusiones no tratan concretamente del presente asunto y que el Abogado General incurrió en error en el punto 42 de sus conclusiones.
22. Procede recordar que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado
General, o también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61
de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado o que el
asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véanse
las sentencias de 10 de febrero de 2000, Deutsche Post, asuntos acumulados C-270/97 y C-271/97,
Rec. p. I-929, apartado 30, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado
20).
23. El Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos que precisa para responder a las cuestiones planteadas en el asunto principal.
24. Por consiguiente, procede denegar la solicitud del Sr. Sieckmann.
Sobre la primera cuestión
25. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se
dilucide si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una
marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
26. El Sr. Sieckmann alega que el artículo 2 de la Directiva no excluye que se pueda registrar, en
principio, una marca olfativa. Estima que una marca de este tipo está incluida en dicha
disposición, al igual que las marcas sonoras, los colores, los hologramas y otras marcas «no
tradicionales».
27. El Sr. Sieckmann sostiene que el concepto de «representación gráfica» debe entenderse como
«representación o representación electrónica o depósito efectuado de alguna otra manera». A su
juicio, en el Deutsches Patent- und Markenamt debe presentarse en todos los casos la fórmula
química estructural junto con una descripción o con el depósito de una muestra del signo. El Sr.
Sieckmann alega asimismo que, para obtener muestras de la marca controvertida en el litigio
principal en cantidades habituales, puede acudirse a los proveedores locales de los laboratorios o,
en su caso, directamente a los fabricantes y a los distribuidores de productos químicos finos
orgánicos. Mediante el conocimiento de la denominación química, que debe ser publicada, los
terceros estarán en condiciones, tras la compra de dicho producto químico y con independencia
del depósito de la muestra y de la publicación de la descripción olfativa de la marca, de hacerse
una idea exacta y objetiva de la misma y, en su caso, de compararla con otras características
olfativas.
28. El Gobierno austriaco considera que el ámbito de protección de las marcas registradas se deriva de la inscripción en el registro, que hace posible que el público se informe acerca de los derechos
exclusivos de terceros. Dicho Gobierno estima que laposibilidad de percibir de manera visual las
marcas registradas, a través de la consulta del registro, reviste una importancia considerable.
Recuerda que, a la vista de la dilatada práctica de la Oficina austriaca de patentes, pueden
beneficiarse de la protección acordada a las marcas no sólo los signos susceptibles de una
representación gráfica directa, es decir, las marcas bidimensionales, sino también las marcas
tridimensionales, si bien es cierto que estas últimas deben ser designadas específicamente como
tales en el marco del procedimiento de registro.
29. Según dicho Gobierno, parece imponerse una apreciación diferente de los signos sonoros y
acústicos y de los signos olfativos en lo relativo al grado de determinación que puede alcanzar la
representación gráfica de tales signos. Por lo que se refiere a los signos sonoros, existe una posibilidad de representación gráfica, con un grado de determinación relativamente elevado, del objeto que debe ser protegido. A su juicio, sin embargo, no cabe decir lo mismo de los signos olfativos.
30. Según el Gobierno del Reino Unido, es sabido que el funcionamiento eficaz del sistema de marcas exige claridad y precisión en la definición de las marcas que se inscriben en los registros públicos.
Dicho Gobierno subraya que en la Directiva no figura restricción alguna en lo relativo al modo en
que una marca puede ser representada gráficamente, y que es suficiente con que la marca
presentada para su registro pueda ser representada en una forma que permita su identificación y
que tenga un grado de claridad y precisión suficiente para que el usuario del registro de marcas
esté en condiciones de determinar de manera exacta el signo consultando dicho registro.
31. El Gobierno del Reino Unido alega que la representación, tal como figure en el registro, debe
cumplir los siguientes requisitos: en primer lugar, debe tratarse de una representación del signo en
cuestión que sea suficientemente completa por sí misma; en segundo lugar, ha de poder emplearse
en vez del signo que el solicitante utilice o se proponga utilizar, por representar únicamente tal
signo de manera clara y precisa; por último, debe ser comprensible para las personas que
consulten el registro. El referido Gobierno considera que ninguna razón de principio se opone a
que una marca olfativa pueda ser objeto de representación gráfica a efectos del artículo 2 de la
Directiva.
32. La Comisión considera que, a tenor del artículo 2 de la Directiva, que contiene una enumeración
no exhaustiva de los signos que pueden constituir una marca, no cabe excluir que también puedan
constituir marcas aquellos signos -como los olfativos- que, si bien no son perceptibles en cuanto
tales por la vista, sí pueden resultar visibles mediante una representación gráfica.
33. Según la Comisión, sin embargo, un signo sólo puede registrarse como marca si el objeto de la
solicitud de registro puede definirse de manera clara y precisa. En efecto, la finalidad de la
representación gráfica es proporcionar una imagen clara, precisa y objetiva de la marca. Este
extremo reviste especial importancia en un sistema jurídico en el que el derecho de marca se
adquiere en virtud de la presentación e inscripción en un registro público. Por lo tanto, en un
sistema de este tipo, el propio registro debegarantizar la representación gráfica íntegra de la
marca, a fin de que quede determinado el alcance exacto de la protección resultante de la
inscripción en el registro y de que se delimiten, en particular, los derechos conferidos por la marca
frente a los derechos resultantes de otras marcas presentadas a registro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
34. Procede recordar, en primer lugar, que, según se precisa en el décimo considerando de la Directiva, la protección conferida por la marca tiene primordialmente como fin garantizar la función de origen de la marca.
35. Resulta igualmente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartados 22 y 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 28, y Philips, antes citada, apartado 30).
36. Procede señalar que, según se hace constar en sus considerandos primero y séptimo, la Directiva
tiene por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros que se aplican actualmente en materia de marcas y supeditar la adquisición y conservación del derecho sobre la marca registrada a las mismas condiciones en todos los Estados miembros, a fin de suprimir las disparidades existentes entre dichas legislaciones que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
37. El sistema de registro de las marcas constituye un elemento esencial de la protección de las mismas que contribuye a la seguridad jurídica y a la buena administración, tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales.
38. A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, según se recuerda en el cuarto
considerando de la Directiva, el derecho sobre las marcas puede adquirirse tanto mediante la
presentación y registro de las mismas como por el uso. Sin embargo, el artículo 1 de la Directiva
prevé que ésta sólo se aplica a las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de
registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de
un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro. Por otra parte, el sexto considerando del Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria(DO 1994, L 11, p. 1), precisa asimismo que el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro.
39. En segundo lugar, el artículo 2 de la Directiva prevé que todos los signos pueden constituir
marcas, a condición, por un lado, de que puedan ser objeto de representación gráfica, y, por otro, de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
40. Por otra parte, el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva dispone que será denegado el
registro o, en el supuesto de que estén registrados, podrá declararse la nulidad de los signos que no
puedan constituir una marca.
41. Por último, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El alcance exacto de ese derecho queda garantizado por el propio registro.
42. A la luz de estas consideraciones procede examinar si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente.
43. El artículo 2 de la Directiva tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas. Esta disposición prevé que podrán constituir marcas «especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación». Es verdad que dicho artículo únicamente menciona signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen.
44. Ahora bien, según se deduce tanto de los términos de dicho artículo 2 como del séptimo considerando de la Directiva, que hace referencia a «una lista enunciativa» de signos susceptibles de constituir una marca, esta enumeración no tiene carácter exhaustivo. Por lo tanto, aunque la referida disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los olores, tampoco los excluye expresamente.
45. En tales circunstancias, procede interpretar el artículo 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica.
46. Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud.
47. Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas.
48. En primer lugar, una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular.
49. En segundo lugar, la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta
resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos.
50. Por un lado, las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de
marcas adecuado y preciso.
51. Por otro lado, los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y
precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros.
52. Para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción
registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible.
53. Además, para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca. Habida cuenta de la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera.
54. Por último, la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo.
55. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Sobre la segunda cuestión
56. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se
dilucide si el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un
signo olfativo como el que es objeto del litigio principal, es posible cumplir el requisito de la
representación gráfica mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el
depósito de una muestra del olor en cuestión o una combinación de dichos elementos.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
57. El Sr. Sieckmann propugna una interpretación amplia del concepto de «representación gráfica» a efectos de la Directiva. A su juicio, en el marco de la interpretación sistemática y de la práctica de
las Oficinas de marcas, el concepto de «representación gráfica» debe entenderse como
«representación o representación electrónica o depósito efectuado de alguna otra manera».
58. Por lo que respecta a la representación del olor mediante una fórmula química, el demandante en el litigio principal observa que, si bien la fórmula química bruta, en este caso C10H10O2, no indica en absoluto el modo en que los diferentes átomos de tales elementos se imbrican entre sí, la fórmula estructural química, en este caso C6H5-CH = CHCOOCH3, permite caracterizar con claridad una sustancia química pura en cuanto tal. Además, considera que una sustancia química pura, en este caso la sustancia química pura cinamato de metilo, puede caracterizarse mediante su denominación química.
59. En lo que atañe a la representación del olor mediante una descripción, el Sr. Sieckmann recuerda que ya existen marcas olfativas tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos y que, en el litigio principal, el signo olfativo que fue objeto de su solicitud de registro consiste en «un aroma balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela», lo que corresponde a la clasificación de la industria del perfume en la Unión Europea.
60. Por lo que se refiere a la representación de la marca cuya protección se solicita mediante el depósito de una muestra de ésta, el Sr. Sieckmann alega que, según expuso en la solicitud de registro, dicha marca puede obtenerse acudiendo a los proveedores locales de los laboratorios o a los fabricantes y a los distribuidores de productos químicos finos orgánicos.
61. En cuanto a la combinación de los medios de representación sustitutivos de dicha marca, el Sr.
Sieckmann sostiene que, cuando se trata de la solicitud de registro de una marca olfativa sobre la
base de una sustancia química pura, como en el caso de autos, la caracterización puede realizarse
mediante la reproducción de la denominación química exacta, mencionada debajo de una dirección de contacto en donde pueda obtenerse el olor, completada, en su caso, con la fórmula química estructural de dicho olor, así como mediante el depósito, por ejemplo, de una muestra en la oficina de marcas que efectúe las verificaciones, añadiendo al depósito su descripción con palabras si resulta necesario.
62. Los Gobiernos austriaco y del Reino Unido, así como la Comisión, estiman que, en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables.
63. Según dichos Gobiernos y la Comisión, la mera indicación de la fórmula química como
representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto,
debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse
efectivamente, tales como la concentración y la cantidad, la temperatura o el soporte del olor. Por
otro lado, añaden, los mencionados elementos excluyen la posibilidad de representar los olores a
partir de muestras olfativas.
64. El Gobierno del Reino Unido alega, en particular, que la fórmula química no representa el olor del propio producto químico. Según dicho Gobierno, muy pocas personas serán capaces de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es sumamente probable que no identifiquen qué olor tiene el producto. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro.
65. En cuanto a la posibilidad de describir verbalmente un olor, la Comisión sostiene que tal descripción está impregnada de factores subjetivos y puede interpretarse de manera subjetiva, es decir, diferente según las personas.
66. El Gobierno del Reino Unido considera que es posible que la descripción de un olor mediante palabras pueda representar de manera gráfica tal olor, a efectos del artículo 2 de la Directiva.
Dicho Gobierno subraya que las circunstancias en las que tal representación podría aceptarse  probablemente se presenten en raras ocasiones, debido sobre todo al hecho de que resulta difícil efectuar tal descripción de una manera suficientemente clara y precisa para representar el signo en
cuestión.
67. Por lo que se refiere al depósito de una muestra de un olor, el Gobierno austriaco y la Comisión
sostienen que, con el transcurso del tiempo, un olor experimenta transformaciones como consecuencia de la volatilización y otros fenómenos, y que, por consiguiente, un depósito no puede producir una impresión olfativa duradera susceptible de constituir una representación gráfica.
68. El Gobierno del Reino Unido añade que la admisión de esta forma de representación en los registros de marcas de los Estados miembros y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) exigiría considerables modificaciones en dichos registros y en los sistemas de inscripción registral de los Estados miembros y de la mencionada Oficina y que, en tal caso, el resultado sería una disminución de la accesibilidad que garantiza el sistema actual de registros públicos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
69. Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Porotro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. 
Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva.
70. La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.
71. En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no constituye una 
representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera.
72. En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión.
73. Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que,
en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.
Costas
74. Los gastos efectuados por los Gobiernos austriacos y del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundespatentgericht mediante resolución
de 14 de abril de 2000, declara:
1) El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un
signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser
objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas ocaracteres, que
sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y
objetiva.
2) En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple
mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una
muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.