Tribunal
Supremo. Sala de lo Civil, Sentencia de 12 de junio de 2007
I
- COMENTARIO
Una
entidad utilzó en la carátula de los videos que coloca en el
mercado el mismo formato de letras que utiliza Walt Disney en su
logotipo desde la década del 30 del siglo XX y también en la
referencia a los personajes notoriamente conocidos de dicha empresa
tradicional de entretenimiento.
Se
plantea por parte de Walt Disney la infracción, resultando condenada
la parte demandada sobre la base de que se constató riesgo de
asociación por imitacion del producto e imitación de la
presentación en el mercado.
La
indemnización reclamada fue concedida aplicando la doctrina “re
ipsa”, aclarando que los daños morales no se presumen.
II
- TEXTO DE LA SENTENCIA
...
“En la Villa de Madrid, a doce de Junio de dos mil siete.
Visto
por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los
Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto
respecto a la Sentencia dictada en grado de apelación por la
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia
de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Barcelona; cuyo
recurso fue interpuesto por las entidades mercantiles MEMORY SCREEN
GROUP S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.L., representadas
por la Procuradora Dª María Jesús González Diez ;
siendo
parte recurrida THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME
ENTERTAINMENT, S.A., representados por la Procuradora Dª María
Isabel Campillo García
ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO.-
1.- El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y
representación de las compañías WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA
HOME ENTERTEINMENT interpuso demanda de juicio declarativo de menor
cuantía sobre competencia desleal, ante el Juzgado de Primera
Instancia de Barcelona, Número Trece, siendo partes demandadas
PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.L. y MEMORY SCREEN GROUP,
S.L., y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día
Sentencia por la que se declare: A).- Que la puesta a disposición
del público en el mercado español por los demandados de los citados
videos constituye un acto de competencia desleal, al ser
"objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dado
su idoneidad para crear confusión o, cuando menos, asociación
respecto de los videos comercializados por los demandantes, con ánimo
de aprovechamiento indebido en beneficio propio de la reputación de
que gozan las compañías demandantes en el mercado"; B).- que
la reproducción del diseño del personaje "Campanilla",
creación original de Walt Disney Company, constituye una infracción
de los derechos de explotación exclusiva que posee aquélla; C).-
que la reproducción del diseño del personaje de "Peter Pan",
en la carátula de dicho vídeo comercializado por las demandadas,
constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva
que posee la coactora sobre el mismo; D).- que la carátula del vídeo
"Peter Pan" distribuido por las demandadas constituye "una
reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Peter
Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto de
competencia desleal y una infracción
del derecho exclusivo que le corresponde sobre su obra ; E).- que la
reproducción del personaje de
"Aladdin" en la carátula del vídeo de "Aladdin"
distribuida por las demandadas constituye una infracción de los
derechos de explotación exclusiva que posee Walt Disney Company
sobre el diseño de dicho personaje; F).- que la carátula del vídeo
de "Aladdin", distribuido por las demandadas constituye
"una reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo
"Aladdin" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto
de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le
corresponde sobre su obra , y que
se condene a las demandadas 1º) a estar y pasar por dichas
declaraciones; 2º) a cesar en la comercialización del vídeo "Peter
Pan" de Classic Animations con la actual carátula; 3º) a cesar
en la comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic
Animations con la actual carátula; 4º) a la inmediata retirada del
tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los videos de
Classic Animations, "Peter Pan" y "Aladdin"; 5º)
a la indemnización de los daños materiales y morales irrogados, a
determinar en fase de ejecución
de acuerdo con la remuneración que hubieran percibido autorizando la
explotación de su obra; 6º)
a la publicación de la sentencia condenatoria, a costas de las
demandadas, mediante la inserción de anuncios en las principales
revistas especializadas del sector videográfico.
2.-
La Procuradora Dª Rosa Mª Hernández Almau, en nombre y
representación de las entidades mercantiles MEMORY SCREEN GROUP,
S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.L., contestó a la
demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de
aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día
Sentencia en la que desestimando la demanda se absuelva de la misma a
PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L. y a MEMORY SCREEN GROUP
S.L., imponiendo las costas a las actoras por su temeridad y mala fe.
3.-
Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las
partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes
evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos
escritos. El Juez de Primera Instancia Número Trece de Barcelona,
dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 1997 , cuya parte
dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME
ENTERTAINMENT, S.A. contra PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES y
MEMORY SCREEN GROUP, S.L. por competencia desleal, infracción de
propiedad intelectual, debo declarar y declaro: A)- Que la puesta a
disposición del público en el mercado español por los demandados,
de videos con el logotipo Classic Animations, constituye, un acto de
competencia desleal, en cuanto es objetivamente contrario a las
exigencias de la buena fe, dada su idoneidad para crear confusión o
cuando menos asociación respecto de los videos comerciales por los
demandantes, con ánimo de aprovechamiento indebido en beneficio
propio de la reputación de que gozan las compañías demandantes en
el mercado. B)- Que la reproducción del diseño del personaje de
"Campanilla" en la versión creativa THE WALT DISNEY
COMPANY, constituye una infracción de los derechos de explotación
exclusiva que posee THE WALT DISNEY COMPANY. C).- Que la reproducción
del diseño del personaje de "Peter Pan" en la carátula
del vídeo Peter Pan comercializado por las demandadas constituye una
infracción de os derechos de explotación exclusiva que posee THE
WALT DISNEY COMPANY sobre el diseño de tal personaje. D).- Que la
carátula del vídeo Peter Pan distribuido por las demandadas
constituye una reproducción de cuasi servil de la carátula del
vídeo "Peter Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo
un acto de competencia desleal y una infracción del derecho
exclusivo que le
corresponde sobre su obra . E).- Que la reproducción del personaje
de Aladdin en la carátula del vídeo "Aladdin"
distribuida por las demandadas constituye una infracción de los
derechos de explotación exclusiva que posee The Walt Disney Company
sobre el diseño de dicho personaje. F) Que la carátula del vídeo
"Aladdin" distribuido por las demandadas constituye una
reproducción cuasi servil de la carátula del vídeo "Aladdin"
de The Walt Disney Company, constituyendo al mismo tiempo un acto de
competencia desleal y una infracción del derecho de reproducción
exclusiva que corresponde a The Walt Disney Company sobre su
obra . Y en consecuencia debo condenar y condeno a los demandados a:
1º.- A estar y pasar por las anteriores
declaraciones. 2º.- A cesar en la comercialización del vídeo
"Peter Pan" de Classic Animations con la actual carátula.
3º.- A cesar en la comercialización del vídeo "Aladdin"
de Classic Animations con su actual carátula. 4º.- A la inmediata
retirada del trafico económico de cuantos ejemplares existan en los
videos Classic Animations "Peter Pan" y "Aladdin".
Asimismo debo desestimar y desestimo los apartados 5º y 6º del
suplico de la demanda. Todo ello sin hacer expresa condena en
costas".
SEGUNDO.-
Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución
por las representaciones de PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A. y
MEMORY SCREEN GROUP, S.L. y THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA
HOME ENTERTAINMENT S.A, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección
Quince, dictó Sentencia con fecha 10 de marzo de 2000 , cuya parte
dispositiva es como sigue:
"FALLAMOS:
Que con desestimación del recurso interpuesto por la representación
de PROCOFIX DE PROMOCIONES CLES, S.A. y MEMORY SCREEN GROUP, S.L. y
con íntegra estimación del interpuesto por la de THE WALT DISNEY
COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT S.A. contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de los de Barcelona,
cuya parte dispositiva consta transcrita en los antecedentes de la
presente, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE LA MISMA,
condenando a las demandadas a indemnizar los daños y perjuicios
causados a las actoras en la cuantía que se determine en fase de
ejecución, de acuerdo con la remuneración que hubiesen obtenido de
haber
autorizado la explotación de la obra , así como a publicar la
presente a su costa en las dos principales
revistas especializadas del sector viodegráfico, manteniendo el
resto de los pronunciamientos de
aquélla
y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales
ocasionadas en las dos
instancias".
TERCERO.-
1.- La Procuradora Dª María Jesús González Diez, en nombre y
representación de las
entidades
mercantiles MEMORY SCREEN GROUP S.L. y PROTOFIX DE PROMOCIONES
COMERCIALES SL., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia
dictada por la Audiencia
Provincial
de , Sección , de fecha 5 de octubre de 1.999, con apoyo en los
siguientes motivos, MOTIVOS DEL
RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art.
1692, núm. 4º de la Ley Enjuiciamiento Civil ,
por infracción de
las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia
aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera
infringida ha de citarse el art.
1214 del Código Civil ,
violada por inaplicación, la fundar el Tribunal a quo su fallo en
hechos alegados y no probados por las actoras. SEGUNDO.- Al amparo
del art.
1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia
aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como normas
del ordenamiento jurídico que se consideran infringidas, citamos el
art. 1 ,
en relación con los arts.
43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual ,
infringidas por su no aplicación
al fundar la sentencia recurrida su fallo en la titularidad por las
actoras de los derechos de propiedad intelectual sobre los personajes
y el logotipo de litigio. TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto por el
art. 1692,
núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
por infracción de las normas del ordenamiento jurídico
y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto
de debate. Como norma del ordenamiento
jurídico que se considera infringida, ha de citarse el art.
30 de la Ley de Marcas ,
vulnerada por
inaplicación, al haber declarado el Tribunal a quo que la
utilización por mis representadas del logotipo "CLASSIC
ANIMATIONS", en el que se integra el dibujo de un hada, es un
acto de competencia desleal. CUARTO.-
Al amparo de lo dispuesto por el art.
1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia
aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Como norma
del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse
el art. 6
de la Ley de Competencia Desleal ,
violado por indebida aplicación, al reputar la sentencia recurrida
como desleal la utilización por mis mandantes del logotipo CLASSIC
ANIMATIONS, así como de los
personajes campanilla, Peter Pan, Aladdin. QUINTO.- Al amparo de lo
dispuesto por el art.
1692, núm. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la
jurisprudencia
aplicables para resolver las cuestiones objeto debate. Como norma del
ordenamiento jurídico que
se considera infringida ha de citarse el art.
125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 ,
violada por indebida
aplicación, al condenar el Tribunal a quo a mis representadas a
indemnizar a las actoras en concepto de daños morales la suma que se
determine en fase de ejecución, así como a la publicación de la
sentencia condenatoria a costa de las demandadas en dos principales
revistas del sector videográfico".
2.-
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora
Dª María Isabel Campillo García, en nombre y representación de
las mercantiles THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME
ENTERTAINMENT, S.A., presentó escrito de impugnación al recurso
formulado de contrario.
3.-
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de
vista pública, se señaló para votación y fallo el día 24 DE MAYO
del año en curso, en que ha tenido lugar.
Ha
sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-
El objeto del proceso, y del recurso de casación, versa sobre actos
de infracción de
propiedad
intelectual de la Ley
22/1987, de 10 de noviembre ,
y de competencia desleal de la Ley
3/1991, de 10 de enero .
La conducta denunciada como ilícita es el uso por parte de una
entidad en la carátula de unos
videos por ella comercializados de las letras que utiliza Walt Disney
en su logotipo desde los años treinta y de los personajes
tradicionalmente asociados a dicha firma. El objeto de debate se
resume en el fundamento de derecho primera de la resolución
recurrida en casación diciendo: "La actora, THE WALT DISNEY
COMPANY, dedicada desde los años treinta con notorio prestigio a la
creación de películas de dibujos animados y que, desde principios
de 1980, comercializa en España las mismas (especialmente, su
colección denominada "Los Clásicos") en formato de vídeo
a través de BUENA VISTA HOME VIDEO, S.A. (actualmente Buena Vista
Home Enterteinment, S.A.), denuncia: a) el lanzamiento al mercado,
por parte de PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES, S.A., de una
colección de videos de dibujos animados que, distribuidos por la
compañía MEMORY SCREEN GROUP, S.L.,
se denominan "Classic Animations" que contiene diversos
títulos que, anteriormente, habían sido ya adaptados
por la actora a la versión de dibujos animados ("Peter Pan"
"Aladdin" y "Alicia en el País de las Maravillas")
y a la de largometraje ("La Isla del Tesoro" y "20.000
leguas de viaje submarino"); b) el uso por parte de ella de las
letras que utiliza Walt Disney en su logotipo desde los años
treinta, que constituyen una creación original al estar basadas en
la firma de su fundador, Walter Elias Disney; c) la indebida
apropiación del símbolo de "Campanilla" y del modo de
representarlo; d) el grado de similitud y de confusión que se
produce entre los productos de ambas entidades (hasta el punto que un
63,7% del público encuestado cree que la carátula de vídeo de
"Classic Animations" ha sido producida por Walt Disney); e)
la imitación llevada a cabo en la carátula del vídeo "Peter
Pan", en la que los personajes que aparecen son idénticos a los
creados por Walt Disney y nada tiene que ver con los de la propia
película; f) la copia del diseño del personaje
de "Aladdin" y de la carátula de la película, y, con base
en los preceptos
de la Ley 22/1.987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual y
de la Ley
31/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ,
solicita que
se declare: 1º) que la puesta a disposición del público en el
mercado español por los demandados de los citados videos constituye
un acto de competencia desleal, al ser "objetivamente contrario
a las exigencias de la buena fe, dado su idoneidad para crear
confusión o, cuando menos, asociación respecto de los videos
comercializados por los demandantes, con ánimo de aprovechamiento
indebido en beneficio propio de la reputación de que gozan las
compañías demandantes en el mercado"; 2º) que la reproducción
del diseño del personaje "Campanilla", creación original
de Walt Disney Company, constituye una infracción de los derechos de
explotación exclusiva que posee aquélla; 3º) que la reproducción
del diseño del personaje de "Peter Pan", en la carátula
de dicho vídeo comercializado por las demandadas, constituye una
infracción de los derechos de explotación exclusiva que posee la
coactora sobre el mismo; 4º) que la carátula del vídeo "Peter
Pan" distribuido por las demandadas constituye "una
reproducción cuasi servil" de la carátula del vídeo "Peter
Pan" de Disney, constituyendo al mismo tiempo un acto
de competencia desleal y una infracción del derecho exclusivo que le
corresponde sobre su obra ; 5º) que
la reproducción del personaje de "Aladdin" en la carátula
del vídeo de "Aladdin" distribuida por las demandadas
constituye una infracción de los derechos de explotación exclusiva
que posee Walt Disney Company sobre el diseño de dicho personaje;
6º) que la carátula del vídeo de "Aladdin", distribuido
por las demandadas constituye "una reproducción cuasi servil"
de la carátula del vídeo "Aladdin" de Disney,
constituyendo al mismo tiempo un acto de competencia desleal y una
infracción del derecho exclusivo que le
corresponde sobre su obra , y que se condene a las demandadas 1º) a
estar y pasar por dichas declaraciones;
2º) a cesar en la comercialización del vídeo "Peter Pan"
de Classic Animations con la actual carátula; 3º) a cesar en la
comercialización del vídeo "Aladdin" de Classic
Animations con la actual carátula; 4º) a la inmediata retirada del
tráfico económico de cuantos ejemplares existan de los videos de
Classic
Animations,
"Peter Pan" y "Aladdin"; 5º) a la indemnización
de los daños materiales y morales irrogados, a determinar en fase de
ejecución de acuerdo con la remuneración que hubieran percibido
autorizando la explotación
de su obra .; 6º) a la publicación de la sentencia condenatoria.
La
Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 13 de Barcelona de 26 de
septiembre de 1997 , dictada en los autos de juicio de menor cuantía
núm. 1054 de 1994, estima parcialmente la demanda, acogiendo todas
las peticiones, salvo las relativas a la indemnización de daños y a
la publicación de la sentencia. La Sentencia de la Sección 15ª de
la Audiencia Provincial de la misma Capital, recaída en el Rollo
núm. 1400 de 1.997, revoca la resolución del Juzgado en los
extremos por ésta desestimados, y condena a las demandadas PROCOFIX
DE PROMOCIONES CLES, S.A. y MEMORY SCREEN GROUP a que indemnicen a
las actoras THE WALT DISNEY COMPANY y BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT
S.A. los daños y perjuicios causados en la cuantía que se determine
en fase de ejecución, de acuerdo con la
remuneración que hubiesen obtenido de haber autorizado la
explotación de la obra , así como a publicar la
presente a su costa en las dos principales revistas especializadas
del sector videográfico, manteniendo el resto de pronunciamientos de
aquélla y con condena a las demandadas al pago de las costas
procesales ocasionadas en las dos instancias.
Por
MEMORY SCREEN GROUP S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L.
Se interpuso
recurso de casación articulado en cinco motivos, todos ellos al
amparo del ordinal
cuarto del art. 1692 LEC ,
en los que, respectivamente, denuncia infracción del art.
1214 CC (motivo primero ),
del art. 1º
en
relación con los arts.
43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual (motivo segundo ),
del art. 30
de la Ley de Marcas (motivos tercero ),
del art. 6º
de la Ley de Competencia Desleal (motivo cuarto )
y del art.
125 de la Ley de Propiedad Intelectual (motivo quinto ),
los que se examinan seguidamente.
SEGUNDO.-
En el motivo primero se considera infringido el art.
1214 del Código Civil ,
violado por inaplicación,
al fundar el Tribunal "a quo" su fallo en hechos alegados y
no probados por las actoras. En el cuerpo del motivo se efectúan
diversas alegaciones que se resumen en el último párrafo diciendo
que "en la presente litis no ha existido prueba en la que se
sustente la acción ejercitada por las demandantes, que se
encontraban y se encuentran obligadas a probar, y la sentencia
recurrida hace recaer sobre las demandadas, aquí recurrentes, las
consecuencias de dicha carencia".
El
motivo se desestima por carencia de fundamento puesto que la
sentencia recurrida declara probados
los hechos constitutivos de la pretensión actora, y el art.
1214 CC (actualmente 217 LEC
2000) sólo se
infringe cuando se atribuyen las consecuencias desfavorables de la
falta de prueba a la parte a quién no incumbía el "onus
probandi", lo que por esencia exige que no se haya probado el
hecho controvertido relevante para la decisión del asunto (así,
entre las más recientes Sentencias de esta Sala, las 18 y 22
diciembre de 1006 y 9 -dos, las números 102 y 114 - de febrero de
2007).
La
jurisprudencia sobre la carga de la prueba se resume en los
siguientes apartados: 1. Para que se produzca
la infracción del art.
1214 es
preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia
de un hecho
-afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y
controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan
controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que
el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se
trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de
prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que
exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba
necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho
resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud
del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las
consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien
no incumbía la prueba. Y es ,entonces, cuando entra en juego la
doctrina de la carga de la prueba material. 2. No cabe aducir
infracción de la carga de la prueba -art.
1214 del Código Civil -
para denunciar una falta de prueba, o dosis
insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede
haber error patente o arbitrariedad -incoherencia-
pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.
El art.
1214 del Código Civil no
contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el
mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal
sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial de
esta Sala, dentro de la cual caben citar como sentencias mas
recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006 :
(Sentencias 21 julio 2006 y 2 marzo 2007 ).
En
el caso, la sentencia recurrida declara probados los hechos
constitutivos. La no indicación del elemento de prueba -medio o
mecanismo- del que se deduce la conclusión probatoria podría
incidir en la adecuada
motivación, pero no en la carga de la prueba ex
art. 1214 CC. Y ,
por último, la apreciación de notoriedad
hace innecesaria la prueba, pues los hechos notorios (que según
definición clásica son "aquellos hechos tan generalizadamente
percibidos o divulgados sin refutación con una generalidad tal, que
un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan
convencido de ellos como el juez en el proceso mediante la practica
de la prueba") no es preciso probarlos, y así lo vino
reconociendo la jurisprudencia (SS., entre otras, 20 sept. 1988, 5
feb. 2001, 30 nov. 2004 ), y así lo establece la LEC 2000 en
el art.
281.4 -"no
será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y
general"-.
TERCERO.-
En el motivo segundo se alega infracción del art.
1 (del
cuerpo del motivo parece que se alude al art.
10.1 ), en
relación con los arts.
43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual ,
que se consideran infringidos
por no aplicación al fundar la sentencia recurrida su fallo en la
titularidad por las actoras de los derechos de propiedad intelectual
sobre los personajes y el logotipo objeto del litigio. En
el cuerpo del motivo se alega que la creación es el único título
válido de adquisición originaria de la propiedad intelectual o
derecho de autor y que no es admisible la atribución originaria del
derecho a una persona jurídica. A continuación añade que para
saber cuando estamos ante una obra sobre la cual puede recaer el
derecho de propiedad intelectual habrá que acudir al art.
10 LPI que
exige originalidad y
exteriorización,
y que si bien la sentencia recurrida declara que resulta notorio que
los personajes de "Peter Pan", "Aladdin" etc.
fueron creaciones originales de Walter Elias Disney, no existe prueba
alguna en los autos que acredite la efectiva autoría del Sr. Jon .
Seguidamente se indica que no puede desconocerse que quien ejercitó
la acción o acciones originadoras de la presente litis no fue el
referido Don. Jon , sino THE WALT Jon COMPANY y BUENA VISTA HOME
ENTERTAINMENT S.A., por lo que la sentencia recurrida al condenar
a las demandadas a indemnizar por daños morales del art.
125 de la Ley de Propiedad Intelectual ,
está considerando que dichas actoras son titulares de un derecho de
propiedad intelectual sobre el logotipo y personajes objeto de la
presente litis, ya que, de no ser así, la condena nunca podría
devenir o ser consecuencia de la aplicación del expresado artículo.
Y ocurre que en virtud de lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 toda
cesión de derechos deberá formalizarse por escrito,
tratándose de un requisito de forma "ad probationem" que,
a quien más interesa es al cesionario de derechos, pues en caso de
litigio es el cesionario el que debe disponer de una prueba de la
cesión que le beneficie.
Finalmente,
después de aludir a que en materia de cesión de derechos prima un
principio de interpretación
restrictiva y a que, a falta de pacto válido, el art.
43 LPI establece
unos criterios sobre el ámbito
material, temporal y espacial, concluye el motivo que "no
constando en autos ningún contrato de cesión de derechos de
explotación, o de distribución o de cualquier clase que confiera a
los demandantes los derechos derivados de la Ley de Propiedad
Intelectual, éstos carecían y carecen de acción frente a los
demandados a
tenor del art.
43 de la citada Ley ,
por lo que la sentencia recurrida conculca el citado precepto, en
relación con el art.
45 , por
su no aplicación".
El
motivo se desestima porque, con independencia de lo que se dirá a
propósito de la indemnización, y en cualquier caso las cuestiones
suscitadas no han sido examinadas en las sentencias de instancia, lo
que tiene especial relevancia en cuanto revela que no se ha formulado
denuncia alguna en apelación, por incongruencia o falta de
motivación, dada la omisión existente en la sentencia objeto de
dicho recurso, sin que por lo demás tampoco ahora se haya alegado
ninguno de dichos defectos procesales, lo cierto es que el tema que
ahora se discute, que hace referencia a la falta de legitimación
activa, es una cuestión nueva cuyo planteamiento viene vedado en
casación. Nos hallamos ante una alegación que no se hizo valer en
el momento procesal adecuado, que era el escrito de contestación a
la demanda y no el de resumen de pruebas
del art.
701 LEC, pues, aunque en aquel escrito se alude en los folios 97 y
99 y 10 a la falta de cesión
y a la de registro, no se cuestionan los derechos de explotación de
las actoras, y, por consiguiente, su legitimación "ad causam",
tanto en la perspectiva de la competencia desleal, como de la
propiedad intelectual.
La
doctrina jurisprudencial veda el planteamiento de cuestiones nuevas
porque contradicen los principios de preclusión y contradicción y
generan indefensión, (SS. 24 nov. y y 20 dic. 2006; 17 en., 3,4 y 11
ab. 2007 ), y asimismo rechaza que se susciten en casación
cuestiones que quedaron firme en la primera instancia por no haberse
planteado, habiendo podido serlo, en la apelación (SS. 19 ab., 15
sept. y 30 nov. 2006 ).
Por
todo ello, y "ad omnen eventum" por resultar la
legitimación "ad causam" de la documental
acompañada
con la demanda, el motivo decae.
CUARTO.-
En el motivo tercero se acusa infracción del art.
30 de la Ley de Marcas ,
vulnerada por inaplicación,
al haber declarado el Tribunal "a quo" que la utilización
por las demandadas del logotipo "CLASSIC ANIMATIONS", en
el que se integra el dibujo de un hada, es un acto de competencia
desleal.
La
argumentación del motivo se resume en las siguientes apreciaciones:
a) Las demandadas tienen
autorización
de la empresa ONCER S.A. para utilizar la marca "CLASSIC
ANIMATIONS", así como el dibujo industrial 22.947 para la
ornamentación de carátulas de vídeo, y, en consecuencia, en
calidad de cesionarias de la marca y dibujos referidos, tienen la
titularidad de los mismos; y, b) Como las actoras no han acreditado
ni la propiedad intelectual ni la industrial sobre la tipología de
letra que integra la marca "CLASSIC ANIMATIONS" ni sobre el
diseño del personaje Campanilla, ni han solicitado en este proceso
la nulidad de las citadas marcas, acontece que la utilización por
las demandadas en las carátulas de vídeo que comercializan en modo
alguno puede constituir un acto de competencia desleal, sino que se
encuentra amparado
por lo que dispone el art.
30 de la LM violado
por inaplicación por el juzgador "a quo".
El
motivo debe desestimarse por la absoluta falta de fundamento.
Efectivamente,
el art. 30
de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ,
alegando en el motivo, dispone
que el registro de la marca confiere a su titular el derecho
exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, y, que,
singularmente, el titular podrá designar con la marca los
correspondientes productos o servicios, introducir, en el mercado,
debidamente identificados con ella, los productos o servicios para
los que
hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos
publicitarios; y el art.
41 de la misma Ley admite
que la marca puede ser cedida por todos los medios que el derecho
reconoce.
Sin
embargo sucede que dicha LM claramente exige que se trate de marca
registrada, y las demandadas no solo no identifican el registro de la
marca invocada, sino que no hay base alguna para estimar que el signo
distintivo "Classic Animations" para cintas de vídeo de
cuentos infantiles haya accedido como marca al Registro.
Además,
y con independencia de si la marca fue denegada por la OEPM, como
sostiene la recurrida en su escrito de impugnación, sucede que
ninguna de las sentencias de instancia consideran para nada el tema,
de lo que resulta que el planteamiento en casación contradice la
doctrina que veda traer a la misma cuestiones "per saltum",
que son aquéllas que pudieron suscitarse en apelación y no lo
fueron, debiendo denunciarse en casación incongruencia o falta de
motivación en el caso de que habiéndose planteado carezcan de
respuesta en la sentencia de la Audiencia.
Por
lo que respecto a la alegación de titularidad por cesión del
derecho de uso sobre el diseño industrial número 22.947 concedido
para la ornamentación de cintas de vídeo, el tema resulta ajeno a
la Ley de Marcas, cuya regulación no se extiende a los dibujos
industriales, los cuales se regían por el Estatuto de la
Propiedad Industrial aprobado por Real
Decreto Ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real
Orden de 30 de abril de 1930 y
ratificado por Ley
de 16 de diciembre de 1931 ,
y en la actualidad se rigen por la Ley
de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2003, de 7 de
julio (Disposición derogatoria
única, ap. a), y Reglamento Comunitario (CE)
6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001,
sobre los dibujos y modelos comunitarios.
QUINTO.-
En el motivo cuarto se aduce violación por indebida aplicación del
art. 6º de
la Ley de Competencia Desleal al
reputar la sentencia recurrida como desleal la utilización por las
demandadas del logotipo
"CLASSIC ANIMATIONS", así como los personajes Campanilla,
Peter Pan, y Aladdin. En el cuerpo del motivo se insiste que las
actoras no han acreditado en autos la notoriedad de sus personajes ni
el tipo de letra empleado en su logotipo, ni la titularidad de algún
derecho de propiedad industrial sobre los mismos; y se aduce que no
existe riesgo alguno de error en el consumidor entre los videos
comercializados de adverso con los que tienen en el mercado las
recurrentes, por lo que no puede hablarse en modo alguno de
que su conducta se encuentre tipificada por el art.
6º de la LCD. Se razona que puede existir una gran similitud entre
dos productos,
hasta el punto de que sea difícilmente distinguible para el
consumidor final, pero
habrá que analizar el grado de atención que suele prestarse para la
elección entre una oferta y otra para la adquisición de un producto
determinado. Y se añade que, dado que la sentencia recurrida afirma
(Tto. 6º) que "los productos comercializados por las actoras
poseen una singularidad distintiva tal y una notoriedad en el tráfico
comercial, que su sólo presencia provoca que el gran público crea
que se halla ante productos de esa procedencia", si los
videocasetes infantiles, que tienen en el mercado las hoy recurridas,
son tan exclusivos, como así lo expresa el texto expresado de la
sentencia impugnada en casación, no existe riesgo alguno en el
consumidor sobre el origen empresarial del producto. A todo lo que
añade el motivo que hay que tener presente que todos los videos
comercializados por las demandantes llevan el logotipo Jon , lo que
por sí solo determina el origen del mismo, además tienen un precio
superior que el resto de los competidores, y se encuentran en sí
mismos dotados de una exclusividad que los hace inconfundibles.
El
motivo debe desestimarse.
En
cuanto al argumento de falta de prueba de la notoriedad de los
personajes, del tipo de letra empleado en el logotipo, y de la
titularidad de algún derecho de propiedad intelectual o industrial
sobre los mismos, el motivo incide en supuesto de la cuestión,
porque vuelve a reproducir planteamientos que fueron desestimados en
los motivos anteriores.
Y
en cuanto a la alegación de que no existe riesgo de error en el
consumidor sobre el origen empresarial carece de consistencia. El
riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los
consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de
que los productos (el que se imita y el imitado)
tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se
contempla en el art.
6º LCD como
causa más genérica y en el art.
11 de la propia Ley como
una aplicación concreta (S. 19 junio 2003 ), haciendo referencia el
art. 11 a
la imitación del producto y el art.
6º a la
imitación de la presentación en el mercado
(SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006 ). Es suficiente que se cree el
riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de
que los productos proceden del empresario genuino (regla "a
minori ad maius"). Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar
en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el
que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o
comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el
aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la
identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de
la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada
mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el
juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico
indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente.
Y
esto es lo que ha sucedido en el caso, pues ni se ha contradicho por
el cauce adecuado la apreciación fáctica de la instancia ni se han
dado razones de peso para sentar una conclusión jurídica diferente
de la que sienta la resolución recurrida, pues no son relevantes la
ausencia del logotipo Jon y la diferencia de precio ( por lo demás
supuesta). Y en cuanto a la alusión a que el riesgo de error en el
consumidor resulta excluido por la propia singularidad distintiva y
notoriedad en el tráfico comercial de los productos comercializados
por las actoras supone desconocer que una cosa es la distinguibilidad
-"distintividad"- de un producto por el gran público, y
otra el nivel de semejanza del que le imita, susceptible de crear el
riesgo de asociación constitutivo de ilícito competencial.
SEXTO.-
En el quinto y último motivo se acusa la infracción del art
125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 ,
violada por indebida aplicación, al condenar el tribunal "a
quo" a indemnizar en concepto
de daños morales la suma que se determine en fase de ejecución, así
como a la publicación de la sentencia condenatoria a costa de las
demandadas en dos principales revistas del sector videográfico.
En
el cuerpo el motivo se argumenta en cuanto a los daños materiales
que las actoras no han aportado a los autos prueba alguna que permita
determinar la remuneración que hubiesen podido percibir de haber
autorizado la explotación de sus derechos, y en concreto el canon de
sus derechos, por cada ejemplar comercializado por las demandadas, y
el número de ejemplares que éstas tienen el mercado, y por ello, al
no existir ningún dato objetivo que permita presumir cual hubiese
sido esa supuesta remuneración, debe desestimarse la pretensión
indemnizatoria, sin que quepa diferir la determinación del "quantum"
al periodo de ejecución de sentencia, al no existir elementos de
juicio que permitan establecer las bases a que el mismo habría de
adecuarse. Por lo que respecta a los daños morales se aduce que no
se han probado ninguno
de los aspectos a los que habrá que atender para su valoración
según el art.
125 LPI ,
a saber, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y
grado de difusión ilícita de la obra , añadiendo que no
es lícito acudir a la ejecución de sentencia para determinar la
existencia del daño. Y finalmente, en lo que
atañe
a la condena a la publicación de la sentencia a costa de las
demandadas se considera improcedente porque dicha publicación debe
entenderse dentro del resarcimiento de daños y perjuicios, por lo
que al no constar probada la producción de éstos, no cabe proceder
a dicha publicación.
El
motivo debe ser estimado en relación con la condena a la
indemnización de daños morales y desestimarse en los otros
aspectos.
El
art. 125 de
la LPI de 1987 (recogido literalmente en el 140 del
TR de LPI aprobado por R.D.
Legislativo 1/1996, de 12 de abril ,
que es la redacción aplicable, pues la actual corresponde a la
introducción por Ley
19/2006, de 5 de junio )
establece que "El perjudicado podrá optar, como indemnización,
entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar
la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de
haber autorizado la explotación. En caso de daño moral procederá
su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio
económico. Para su valoración se atenderá
a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y
grado de difusión ilícita de la obra . La acción
para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo
prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo
ejercitarla"..
La
sentencia recurrida entiende, con remisión a la doctrina
jurisprudencial, aunque posteriormente discrepa expresamente de la
STS de 26 de junio de 1998 la cual "no presume la existencia del
daño moral", que la realidad del daño ha de ser probada para
que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es
precisa cuando "ex re ipsa" resulte evidenciada, como una
consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado, o
cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola
actuación antijurídica, como es el caso de la LO 1/1982, de 5 de
mayo o de este 125 de la LPI que ahora nos ocupa, y cuyo segundo
párrafo afirma que "en caso de daño moral procederá su
indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio
económico".
El
razonamiento de la resolución recurrida (en la segunda parte
expuesta) no se comparte porque la norma legal, que es la reguladora
de la indemnización de daños materiales y morales causados en sede
de propiedad intelectual (art.
23 LPI 1987 ;
138 TRLPI), no presume ni unos ni otros por la sola concurrencia de
un ilícito en la materia. El art.
23 habla de daños "causados" y el 125, párrafo segundo ,
"a contrario sensu", admite que pueda no haber perjuicio
económico, sin que sea parangonable el precepto de la LPI con el del
art. 9 de
la LO 1/82, porque en el apartado 3 de
esta última norma claramente se establece la presunción -"la
existencia del perjuicio se presumirá siempre que se acredite la
intromisión ilegítima-, lo que no sucede en el art.
125 LPI ,
que es el objeto de aplicación.
Sentado
lo anterior, debe hacerse otro tipo de discurso respecto de la
posible aplicación en la materia de la doctrina "in re ipsa
loquitur", con arreglo a la cual la realidad del daño puede
estimarse existente cuando resulte "evidente"; es decir,
como señala la propia resolución recurrida, "cuando resulte
evidenciada como consecuencia lógica e indefectible del
comportamiento enjuiciado", cuya doctrina, con diversas
perspectivas, ha sido acogida por esta Sala en numerosas resoluciones
(SS., entre otras, 19 jun. 2000, 1 ab. 2002, 22 jun. 2006 ).
Aplicando la doctrina anterior al caso de autos resulta razonable su
aplicación, porque la utilización comercial por las demandadas de
signos de las actoras -"tipos de letra de carácter distintivo",
"representación de personajes", etc.- responde a una
imitación de presentación de los productos para comercializar mejor
sus películas al crear en los consumidores el riesgo asociativo,
esto es, la creencia del mismo origen que los productos notoriamente
conocidos Jon .
La
Ley prevé
dos alternativas
indemnizatorias por las que podrá optar el perjudicado, a saber, el
beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar
utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de
haber autorizado la explotación, y lo ha hecho por ésta última
-regalía hipotética- que es la que recoge la resolución recurrida,
sin que se infrinja la norma legal (como tampoco el art.
360 LEC )
por deferirse la concreción del "quantum" a ejecución de
sentencia, tanto más si se tiene en cuenta que los intentos de
acreditamiento, tanto extra como endoprocesales, fueron
obstaculizados, o al menos no contaron con la colaboración de la
otra parte. Por consiguiente, se mantiene el pronunciamiento de la
resolución recurrida en cuanto a los daños materiales, aunque por
fundamento distinto, resultando evitable la casación de dicha
sentencia por aplicación de la doctrina del fallo equivalente
-equivalencia de resultados-.
Referido
el razonamiento anterior al perjuicio económico, procede detener la
atención en el daño moral. La Ley
tampoco lo presume en todos caso, pues ello no cabe deducirlo del
texto del párrafo segundo del art. 125 LPI;
con independencia de que su realidad pueda ser evidente, y que su
cuantificación -valoración- pueda hacerse en ejecución de
sentencia atendiendo a las circunstancias de la infracción, gravedad
de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra . Sin embargo,
la evidencia de una realidad exige conocer cuál es esta realidad, es
decir la esfera del perjudicado o aspecto concreto moral que se
considera dañado, sin requerir más prueba cuando la apariencia crea
el convencimiento de su existencia. En el caso, la parte demandante
no especifica en que consiste el daño moral sufrido, -pues no puede
derivarse de la mera utilización comercial-, y la resolución
recurrida tampoco; y, por otra parte, no se advierte a que se puede
referir la reclamación. Y aunque es cierto que la sentencia
impugnada no se refiere en el fallo a los daños morales, sí lo hace
en el fundamento jurídico sexto. Por consiguiente, al no existir
daño moral, debe casarse la resolución recurrida en tal particular
dejando sin efecto la condena.
Finalmente,
en lo que se refiere a la publicación de la sentencia se desestima
el motivo, porque, además de que no se invoca el precepto adecuado
(art. 18.5
LCD ),
pues la alusión expresa en la LPI -art.
138- no se ha producido hasta la Ley 19/2006, de 5 de junio ),
hay condena a la indemnización de daños y perjuicios, que
constituye, según la parte recurrente el presupuesto insoslayable
para que se pueda acordar tal publicación. Además, la condena
tienen fundamento razonable en la información a los consumidores de
la realidad empresarial, así como en el derecho de las actoras a que
esa información tenga lugar en protección de sus productos.
SEPTIMO.-
La estimación parcial del motivo quinto conlleva la casación y
anulación de la sentencia recurrida en el particular expuesto en el
fundamento anterior, y la declaración de que cada parte abone las
costas causadas a su instancia, de conformidad con lo establecido en
el art.
1715.2 LEC .
No procede modificar
el pronunciamiento relativo a las costas de las instancias por
aplicación de la doctrina de la estimación sustancial de la
pretensión actora.
Por
lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español
FALLAMOS
Que
declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de
MEMORY
SCREN GROUP S.L. y PROCOFIX DE PROMOCIONES COMERCIALES S.L. contra la
Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona el 10 de marzo de 2000 , en el Rollo número 1400 de 1997,
la cual casamos y anulamos en el particular relativo a los daños
morales, que quedan excluidos de la indemnización de daños y
perjuicios a cuyo pago se condena a las demandadas. Se mantiene en lo
restante la Sentencia de la Audiencia, incluso el pronunciamiento
condenatorio respecto de las costas de las dos instancias. Y en
cuanto a las costas de la casación cada parte deberá pagar las
suyas.
Publíquese
esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia
los autos originales y rollo de apelación recibidos con testimonio
de esta resolución a los efectos procedentes.” ...
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