SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
T 270/06
«Marca
comunitaria – Solicitud de marca comunitaria tridimensional –
Bloque de Lego rojo – Motivo de denegación absoluto – Signo
constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para
la obtención de un resultado técnico – Artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 40/94 –
Proposición de prueba»
I
- COMENTARIO
La
sentencia que transcribimos hace referencia a un tema moderno,
debatido en varios ámbitos, como es el registro de la marca
tridimensional. El caso en concreto es de gran interés: se trata de
un famoso juego tridimensional, con bloques de ajuste estándard,
conocido mundialmente.
El
registro marcario va más allá de la innovación en la forma de
encastre. Apela, ya vencidos todos los plazos posibles de protección
desde el ámbito de la innovación, al análisis de la forma y su
posibilidad de cumplir las funciones marcarias.
La
OAMI consideró que esta forma tridimensional color rojo no ameritaba
un registro marcario. El solicitante discrepó al punto de llevar la
discusión al TPI. La Sala pronunciante confirma el rechazo
sosteniendo que se trata de una forma funcional, específica para el
encastre, que una vez caída en el dominio público en cuanto forma
innovadora, no puede mantenerse ni reconvertirse dicho monopolio de
explotación, por el lado de la búsqueda de funciones marcarias.
Resulta,
pues confirmado un pronunciamiento anterior de la Gran Sala de
Recurso por una serie de argumentos, entre los cuales destacamos los
que surgen de los siguientes párrados:
“84 En
primer lugar, con respecto a las exigencias en materia de carácter
distintivo que se derivan de la jurisprudencia, la demandante no
considera realista la argumentación de la Gran Sala de Recurso según
la cual un monopolio sobre una solución técnica podría obtenerse
mediante el registro de todas las formas que incorporan esa solución.
Pues bien, aun cuando se suponga que el Tribunal de Primera Instancia
considera que el registro de tales formas no es realista, ello no
pondría en tela de juicio la declaración sobre la funcionalidad de
la forma controvertida. Por lo tanto, debe rechazarse la alegación
de la demandante.
85 En
segundo lugar, igualmente debe considerarse carente de pertinencia el
carácter irrefutable o no en Derecho norteamericano de una prueba
derivada de una patente. En efecto, al referirse, en el apartado 40
de la resolución impugnada, a la jurisprudencia norteamericana, la
Gran Sala de Recurso no basó su análisis de la funcionalidad del
bloque Lego en dicho carácter irrefutable. Basó su análisis,
realizado en los apartados 41 a 63 de la resolución impugnada, en la
sentencia Philips, y tuvo en cuenta, en los apartados 42 a 48, así
como 52 y 53 de la resolución impugnada, las patentes anteriores
como un factor entre otros, sin considerar que se trataba de una
prueba iuris et de iure.
86 En
tercer lugar, procede señalar que no son pertinentes las alegaciones
relativas, por una parte, al hecho de que la protección de una
solución técnica mediante una patente no impide la protección por
el Derecho de marcas de una forma que incluya esa solución, así
como, por otra, a la diferencia entre el alcance de estas dos
protecciones distintas. En efecto, la Gran Sala de Recurso reconoció
este estado de hecho en el apartado 39 de la resolución impugnada y,
posteriormente, sólo hizo referencia a las patentes anteriores para
poner de relieve el carácter funcional de las características
esenciales del bloque Lego.
87 En
cuarto lugar, la demandante alega que, para aplicar la misma solución
técnica, sus competidores no necesitan copiar la forma del bloque
Lego y que, por no existir riesgo de que se llegue a una situación
de monopolio, no resulta de aplicación el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Pues
bien, esta alegación se basa en la concepción errónea según la
cual la disponibilidad de otras formas que incorporan la misma
solución técnica demuestra una falta de funcionalidad de la forma
de que se trate, siendo así que se ha señalado en el apartado 42
anterior que, según la sentencia Philips, la propia forma funcional
debe estar a disposición de todos. Por lo tanto, debe rechazarse
esta alegación.
88 Teniendo
en cuenta todo lo que antecede, procede considerar que la Gran Sala
de Recurso decidió acertadamente sobre la funcionalidad de la forma
de que se trata. En consecuencia, procede desestimar la segunda
imputación.”
II
- TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
«Marca
comunitaria – Solicitud de marca comunitaria tridimensional –
Bloque de Lego rojo – Motivo de denegación absoluto – Signo
constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para
la obtención de un resultado técnico – Artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 40/94 –
Proposición de prueba»
En
el asunto T 270/06,
Lego
Juris A/S, con domicilio social en Billund (Dinamarca),
representada por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck y T. Dolde,
abogados,
parte
demandante,
contra
Oficina
de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,
parte
demandada,
y
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de
Primera Instancia, es:
Mega
Brands, Inc., con domicilio social en Montreal (Canadá),
representada por los Sres. P. Cappuyns y C. De Meyer, abogados;
que
tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la
Gran Sala de Recurso de la OAMI de 10 de julio de 2006 (asunto
R 856/2004 G), relativa a un procedimiento de nulidad entre
Mega Brands, Inc. y Lego Juris A/S,
EL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala
Octava),
integrado
por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S.
Papasavvas (Ponente) y A. Dittrich, Jueces;
Secretario:
Sr. J. Plingers, administrador;
habiendo
considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11
de junio de 2008;
dicta
la siguiente
Sentencia
Antecedentes
del litigio
1 El
1 de abril de 1996, Kirkbi A/S, a la que sucedió la demandante, Lego
Juris A/S, presentó una solicitud de registro de una marca
comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE)
nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión
modificada.
2 La
marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional de color
rojo que se reproduce a continuación: (gráfico no recogido en el
texto)
3 Los
productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las
clases 9 y 28, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y
modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la
descripción siguiente:
– clase 9:
«Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de
medida, de señalización, de control (inspección), de socorro
(salvamento) y de enseñanza, todos comprendidos en la clase 9;
aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos;
programas y softwares informáticos grabados; distribuidores
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas
registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de
la información y ordenadores; extintores»;
– clase
28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte
(comprendidos en la clase 28); decoraciones para árboles de
Navidad».
5 El
21 de octubre de 1999 Ritvik Holdings Inc., a la que sucedió Mega
Brands, Inc., solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro
en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento
nº 40/94, respecto a los «juegos de construcción»
comprendidos en la clase 28, por considerar que dicho registro se
enfrenta a los motivos de denegación absolutos establecidos en el
artículo 7, apartado 1, letra a), letra e), incisos ii)
y iii), y letra f), del mismo Reglamento.
6 El
8 de diciembre de 2000 la División de Anulación suspendió el curso
del procedimiento hasta tanto se pronunciara la sentencia del
Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips (C 299/99,
Rec. p. I 5475; en lo sucesivo, «sentencia Philips»). La
reapertura del procedimiento ante la División de Anulación se
produjo el 31 de julio de 2002.
7 Mediante
resolución de 30 de julio de 2004, la División de Anulación
declaró la nulidad del registro respecto a los «juegos de
construcción» comprendidos en la clase 28, sobre la base del
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del
Reglamento nº 40/94, por considerar que la marca controvertida
estaba constituida exclusivamente por la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico.
8 El
20 de septiembre de 2004, la demandante interpuso un recurso ante la
OAMI contra la resolución de la División de Anulación, en virtud
de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94. El examen de
este recurso se atribuyó a la Primera Sala de Recurso.
9 El
15 de noviembre de 2004 la demandante pidió la recusación de la
Presidenta de la Sala de Recurso por motivos de parcialidad, con
arreglo al artículo 132, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.
Mediante la resolución R 856/2004-1, la Sala Primera de Recurso
decidió que la Presidenta inicialmente designada fuera sustituida
por su primer suplente.
10 Mediante
fax de 30 de septiembre de 2005, la demandante solicitó que, debido
a la complejidad del asunto, por una parte, el recurso fuera objeto
de un procedimiento oral, de conformidad con el artículo 75,
apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y, por otra, de él
conociera la Gran Sala de Recurso, con arreglo al artículo 130,
apartados 2 y 3, del mismo Reglamento.
11 El
7 de marzo de 2006, a propuesta del Presidente de las Salas de
Recurso, el Presidium de las Salas de Recurso devolvió el asunto a
la Gran Sala de Recurso, con arreglo al artículo 1 ter,
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión,
de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de
Procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI (DO L 28,
p. 11).
12 Mediante
resolución de 10 de julio de 2006 (en lo sucesivo, «resolución
impugnada»), la Gran Sala de Recurso desestimó la solicitud de la
demandante relativa al procedimiento oral. Por otra parte, desestimó
el recurso por infundado, al considerar que, con arreglo al artículo
7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94, la marca de que se trata no podía registrarse
respecto a los «juegos de construcción» comprendidos en la
clase 28.
13 En
efecto, en los apartados 32 y 33 de la resolución impugnada, la Gran
Sala de Recurso consideró que la adquisición del carácter
distintivo, previsto en el artículo 7, apartado 3, del
Reglamento nº 40/94, no podía impedir la aplicación del
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de
dicho Reglamento. Igualmente señaló, en el apartado 34, que el
objetivo del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 40/94 es prohibir el registro de formas cuyas
características esenciales respondan a una función técnica, de tal
manera que todos puedan usarlas libremente. En el apartado 36, la
Sala de Recurso estimó que una forma no elude esta prohibición si
contiene un elemento arbitrario de escasa entidad, como un color. En
el apartado 58, descartó que fuera pertinente el hecho de que
existan otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico.
En el apartado 60, consideró que el término «exclusivamente», que
figura en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 40/94, significa que la forma no tenga otra
finalidad que no sea la de obtener un resultado técnico y que el
término «necesaria», que figura en la misma disposición,
significa que se requiere la forma para obtener dicho resultado
técnico, pero que de ello no se deduce que otras formas no puedan
igualmente desempeñar el mismo cometido. Por lo demás, en los
apartados 54 y 55, señaló las características de la forma
controvertida que consideraba esenciales y, en los apartados 41 a 63,
analizó su funcionalidad.
Procedimiento
y pretensiones de las partes
14 Mediante
demanda presentada en la Secretaría el Tribunal de Primera Instancia
el 25 de septiembre de 2006, la demandante interpuso el presente
recurso. Los días 29 y 30 de enero de 2007 la interviniente y la
OAMI, respectivamente, presentaron sus escritos de contestación.
15 Mediante
escrito de 11 de junio de 2007, la interviniente solicitó que se
uniera a los autos un auto dictado por el Bundespatentgericht el 2 de
mayo de 2007. Mediante resolución de 25 de julio de 2007, el
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia
acogió dicha solicitud. La demandante presentó sus observaciones
sobre dicho auto el 21 de agosto de 2007. La OAMI no presentó
observaciones dentro del plazo establecido.
16 Al
modificarse la composición de las Salas del Tribunal de Primera
Instancia a partir del 25 de septiembre de 2007, el Juez Ponente fue
adscrito a la Sala Sexta, a la que, por consiguiente, se atribuyó el
presente asunto.
17 El
12 de noviembre de 2007 la demandante solicitó que se uniera a los
autos un auto de la Fővárosi Biróság Budapest de 12 de julio de
2007. Mediante resolución de 22 de noviembre de 2007 el Presidente
de la Sala Sexta del Tribunal de Primera Instancia acogió dicha
solicitud. La interviniente presentó sus observaciones sobre dicho
auto el 14 de diciembre de 2007. La OAMI no presentó observaciones
dentro del plazo establecido.
18 Debido
al impedimento del Juez Ponente inicialmente designado, mediante
resolución de 9 de enero de 2008, el Presidente del Tribunal de
Primera Instancia nombró un nuevo Juez Ponente, adscrito a la Sala
Octava, a la cual, por consiguiente, se asignó el presente asunto.
– Anule
la resolución impugnada.
– Condene
en costas a la OAMI.
– Desestime
el recurso.
– Condene
en costas a la demandante.
Sobre
la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante
el Tribunal de Primera Instancia
21 Debe
señalarse, en primer lugar, que se han invocado por primera vez ante
el Tribunal de Primera Instancia los autos de los tribunales alemán
y húngaro presentadas por la interviniente y por la demandante,
respectivamente (véanse los apartados 15 y 17 anteriores).
22 A
este respecto, debe recordarse que el objeto del recurso promovido
ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la
legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, con
arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto,
la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar
nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas
presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de
dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4, del Reglamento
de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual
las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio
planteado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra),
T 128/01, Rec. p. II 701, apartado 18].
23 Por
consiguiente, debe señalarse que la interviniente y la demandante no
pueden invocar dichos autos como elementos probatorios relativos a
los hechos del presente asunto.
24 Sin
embargo, debe precisarse que no puede impedirse que las partes o el
propio Tribunal de Primera Instancia, al interpretar el Derecho
comunitario, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia
comunitaria, nacional o internacional. La jurisprudencia recordada en
el apartado 22 anterior no se refiere a tal posibilidad de remitirse
a sentencias nacionales, puesto que no se trata de reprochar a la
Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos expuestos en una
sentencia nacional concreta, sino de que infringiera una disposición
del Reglamento nº 40/94 y de que invocara la jurisprudencia en
apoyo de este motivo [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de
24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), T 346/04, Rec. p. II 4891, apartado 20; de 8
de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI – Champagne Roederer
(CRISTAL CASTELLBLANCH), T 29/04, Rec. p. II 5309,
apartado 16, y de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI
– Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T 277/04, Rec.
p. II 2211, apartado 71].
25 De
ello se deduce que procede admitir los autos de los tribunales alemán
y húngaro presentados por la interviniente y por la demandante,
respectivamente, en la medida en que pueden ser eficaces, en el caso
de autos, para la interpretación del artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.
Sobre
el fondo
26 En
apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único, relativo a
la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se
articula en dos submotivos relativos, el primero, a una
interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 y, el segundo, a la
apreciación errónea del objeto de la marca controvertida.
Sobre
el primer submotivo, relativo a una interpretación errónea del
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del
Reglamento nº 40/94
Alegaciones
de las partes
27 La
demandante considera, en primer lugar, que el objetivo del artículo
7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94 no es excluir las formas funcionales, en sí mismas,
del registro como marca, sino tan sólo los signos compuestos
«exclusivamente» por la forma de los productos «necesaria» para
obtener un resultado técnico. A su juicio, por lo tanto, para estar
incluida en el ámbito de dicha disposición, la forma debe carecer
de características no funcionales y su apariencia externa no debe
poder ser modificada en cuanto a sus características distintivas sin
que pierda su funcionalidad.
28 En
segundo lugar, la demandante señala que el contexto del artículo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94
muestra que una forma a la que no sea de aplicación el motivo de
denegación absoluto establecido en dicha disposición debe además
cumplir los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1,
letras b) a d), de dicho Reglamento. Precisa la demandante
que de la jurisprudencia se desprende que las formas de productos
sólo pueden registrarse si han adquirido carácter distintivo y que
sólo raramente se cumple dicho requisito. Alega que, por lo tanto,
no hay que interpretar el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 en sentido amplio para
preservar el interés público relativo a la disponibilidad de las
formas ni para impedir el acaparamiento de las características de
los productos. Afirma que de ello se deriva que la finalidad de dicha
disposición no es preservar la disponibilidad de las formas ni
impedir que se acaparen las características de productos. A su
juicio, tal finalidad consiste únicamente en mantener libres
soluciones técnicas para los competidores.
29 En
tercer lugar, la demandante considera que, según la sentencia
Philips, el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 no es excluir de la
protección de las marcas las formas funcionales per se, sino
únicamente las formas funcionales cuya protección podría crear un
monopolio sobre soluciones técnicas o sobre las características de
uso de la forma que puede buscar el usuario en los productos de los
competidores. Agrega que, además, de las sentencia Philips se
desprende que, en relación con la apreciación del carácter
distintivo, el objetivo de dicha disposición no es impedir el
registro de formas en las que no se haya incluido ningún elemento
arbitrario, sin finalidad funcional. Matiza que esta consideración
es igualmente aplicable a la apreciación de la funcionalidad.
30 En
consecuencia, la demandante estima que el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 no
impide que la totalidad de los «diseños industriales» gocen de la
protección de una marca. Señala que tales formas pueden registrarse
como marcas aunque estén formadas exclusivamente por elementos que
tengan una función. Alega que la cuestión determinante es si la
protección de las marcas crea un monopolio sobre soluciones técnicas
o sobre características de uso de la forma de que se trate, o si los
competidores son suficientemente libres para aplicar la misma
solución técnica y utilizar las mismas características. Según la
demandante, la comprobación, por el órgano jurisdiccional
remitente, del riesgo de que resultara un monopolio debido a la no
disponibilidad de formas alternativas llevó al Tribunal de Justicia
a declarar, en la sentencia Philips, que no se podía sugerir a los
competidores que optaran por otras «soluciones técnicas».
31 Afirma
que, en efecto, en el apartado 84 de la sentencia Philips, el
Tribunal de Justicia no declaró que todas las formas alternativas
carecían de pertinencia. Agrega que, dicho Tribunal consideró que,
si se determina que las características esenciales de una forma
pueden imputarse únicamente al «resultado técnico», el hecho de
que igualmente pueda obtenerse el mismo resultado mediante otras
formas que utilizan distintas «soluciones técnicas» no significa
que la forma ya pueda registrarse. En realidad, la existencia o no de
formas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan la
misma «solución técnica» es, a su juicio, el único criterio para
determinar si se derivará una situación de monopolio del
otorgamiento de una protección de marca, lo cual, según afirma,
reconoce igualmente la doctrina norteamericana sobre la
funcionalidad.
32 A
este respecto, la demandante señala que, en la sentencia Philips, el
Tribunal de Justicia utilizó la expresión «solución técnica»
para referirse al objetivo de impedir la creación de un monopolio,
mientras que utilizó la expresión «resultado técnico» cuando se
refería a otras formas. En efecto, según la demandante, dichas
expresiones se refieren a conceptos distintos, dado que un «resultado
técnico» puede obtenerse mediante «soluciones técnicas»
diferentes. Considera que, por lo tanto, el Tribunal de Justicia
excluyó la posibilidad de sugerir a los competidores que optaran por
soluciones técnicas distintas que implicaran el mismo resultado,
siendo así que, en su opinión, la existencia de formas alternativas
que aplique la misma solución técnica demuestra que no existen
riesgos monopolísticos.
33 Sostiene
que dicha distinción se corresponde también con la terminología
del Derecho de patentes, ya que la locución «solución técnica»
es sinónimo de la expresión «invención patentada», que determina
el alcance de la protección de la patente y permite obtener un
«resultado técnico». Según la demandante, este mismo resultado
puede también conseguirse legalmente mediante otras invenciones
patentadas, mientras que las formas alternativas que aplican la misma
«solución técnica» violarían esa patente. Manifiesta que, en
cambio, esas mismas formas alternativas no violarían una marca que
protegiera diseños específicos de una misma «solución técnica»,
siempre que las diferencias entre los diseños permitieran a los
consumidores distinguir los productos. Considera que, por lo tanto,
la protección de las marcas no implica un monopolio técnico
permanente sino que permite a los competidores del titular del
derecho de marca aplicar la misma «solución técnica».
34 En
cuarto lugar, según la demandante, la interpretación histórica
revela que, en el texto del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94, el Consejo introdujo
los términos «exclusivamente» y «necesaria» para excluir la
posibilidad de que un competidor se aprovechara de la notoriedad de
que goza una forma familiar que tenga una consecuencia técnica
significativa, sin que se excluya su registro si tal resultado puede
obtenerse mediante otras formas.
35 La
OAMI y la interviniente consideran que la interpretación propuesta
por la demandante es incompatible con la sentencia Philips, ya que el
Tribunal de Justicia estimó que la prohibición del artículo 7,
apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94
incluye todas las formas esencialmente funcionales atribuibles al
resultado técnico.
Apreciación
del Tribunal de Primera Instancia
36 A
tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 40/94, «se denegará el registro de [...]
los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico». Asimismo,
según el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión de
la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1;
en lo sucesivo, «Directiva»), «será denegado el registro o, en el
supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de [...]
los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico».
37 En
el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la demandante
recrimina a la Gran Sala de Recurso haber pasado indebidamente por
alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el
alcance de sus términos «exclusivamente» y «necesaria», al
considerar que la existencia de formas alternativas funcionalmente
equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de
pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.
38 A
este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra
«exclusivamente», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en
el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la
Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión
«características esenciales que respondan a una función técnica»,
contenida en los apartados 79, 80 y 83 de la sentencia Philips. Se
desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de
características no esenciales que no tengan función técnica alguna
no determina que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto
si todas las características esenciales de esa forma responden a tal
función. Por lo tanto, la Gran Sala de Recurso realizó
acertadamente su análisis sobre la funcionalidad de la forma de que
se trata en relación con las características que consideró
esenciales. Por lo tanto, debe declararse que interpretó
correctamente el término «exclusivamente».
39 En
segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips
resulta que la fórmula «necesaria para obtener un resultado
técnico», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 como en el artículo
3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, no
significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique
cuando la forma de que se trate sea la única que permita obtener el
resultado perseguido. En efecto, en el apartado 81, el Tribunal de
Justicia declaró que «la existencia de otras formas que permitan
obtener el mismo resultado técnico [no] puede evitar la aplicación
de la causa de denegación» y, en el apartado 83, que «[está
excluido] el registro de un signo constituido por la forma [en
cuestión], aunque el resultado técnico de que se trata pueda
obtenerse con otras formas». Por lo tanto, para que sea de
aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las
características esenciales de la forma reúnan las características
técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado
técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado
técnico. De ello se desprende que la Gran Sala de Recurso no cometió
ningún error al considerar que el término «necesaria» significa
que se requiere la forma para obtener un resultado técnico, aun
cuando éste pueda conseguirse mediante otras formas.
40 En
tercer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la
demandante, en los apartados 81 y 83 de la sentencia Philips, el
Tribunal de Justicia excluyó la pertinencia de que existan «otras
formas que permitan obtener el mismo resultado técnico», sin
distinguir las formas que utilicen otra «solución técnica» de las
formas que utilizan la misma «solución técnica».
41 Además,
según el Tribunal de Justicia, el objetivo del artículo 3, apartado
1, letra e), de la Directiva es «evitar que la protección del
derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre
[...] características de uso de un producto» y «evitar que la
protección conferida por el derecho de marca [se erija] en un
obstáculo a que [los competidores] puedan ofrecer libremente
productos que incorporen [...] dichas características de uso,
compitiendo con el titular de la marca» (apartado 78 de la sentencia
Philips). Ahora bien, no puede descartarse que las características
de uso de un producto que, según el Tribunal de Justicia, deben
asimismo quedar a disposición de los competidores, sean específicas
de una forma concreta.
42 Además,
en el apartado 80 de la sentencia Philips, el Tribunal de Justicia
señaló que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la
Directiva «persigue un objetivo de interés general que exige que
una forma, cuyas características esenciales respondan a una función
técnica [...] pueda ser libremente utilizada por todos». Por lo
tanto, dicho objetivo no sólo se refiere a la solución técnica
incorporada en tal forma, sino a la forma y a sus propias
características esenciales. Por cuanto la forma como tal debe poder
utilizarse libremente, la distinción que propugna la demandante no
puede ser aceptada.
43 De
lo que precede se desprende que el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 impide el registro de
toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus
características esenciales, por la forma del producto técnicamente
causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se
pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que
incorporan la misma, u otra, solución técnica.
44 Por
consiguiente, debe señalarse que la Gran Sala de Recurso no
interpretó erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94.
46 En
primer lugar, en la medida en que la demandante alega que no procede
interpretar en sentido amplio el artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94 porque la forma de un
producto sólo raramente cumplirá los requisitos establecidos en el
artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 3,
de dicho Reglamento, debe señalarse que dichos motivos de denegación
persiguen objetivos distintos y que su aplicación presupone que
concurran requisitos diferentes. Por lo tanto, como señaló el
Tribunal de Justicia en el apartado 77 de la sentencia Philips, cada
uno de ellos debe interpretarse a la luz del interés general que le
subyace, y no en relación con posibles efectos prácticos que
resulten de la aplicación de otros motivos. Por lo tanto, procede
desestimar dicha alegación.
47 En
segundo lugar, en relación con la comparación entre el Derecho de
marcas y el Derecho de patentes, debe señalarse que se basa en la
distinción entre las formas que incorporan la misma solución
técnica y las que incorporan otras soluciones técnicas (véase el
apartado 33 anterior). Pues bien, se ha señalado en los apartados 40
a 43 anteriores que no es posible realizar tal distinción. Por lo
tanto, igualmente debe desestimarse dicha alegación.
48 En
tercer lugar, debe observarse que la argumentación basada en la
génesis del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 40/94 se había expuesto en el procedimiento
que culminó con la sentencia Philips, sin que, no obstante, afectara
al análisis del Tribunal de Justicia y que, a fin de cuentas, fue
rechazada por el Abogado General Ruiz Jarabo Colomer en el punto 41
de las conclusiones que se presentaron en el asunto en el que recayó
dicha sentencia (Rec. p. I 5478. Por lo tanto, procede
desestimar tal argumentación.
Sobre
el segundo submotivo, relativo a la apreciación indebida del objeto
de la marca controvertida
50 En
el marco del segundo submotivo, la demandante formula, en síntesis,
tres imputaciones relativas, la primera, a la no identificación de
las características esenciales de la marca de que se trata, la
segunda, a errores en la apreciación del carácter funcional de las
características esenciales de dicha marca y, la tercera, a la
consideración equivocada de una resolución de un órgano
jurisdiccional nacional. Conviene examinar las imputaciones primera y
segunda conjuntamente.
Sobre
las imputaciones primera y segunda, relativas a la no identificación
de las características esenciales de la marca de que se trata, así
como a errores en la apreciación del carácter funcional de dichas
características esenciales
– Alegaciones
de las partes
51 En
relación, en primer lugar, con la imputación relativa a la no
identificación de las características esenciales de la marca de que
se trata, la demandante reprocha, en primer lugar, a la Gran Sala de
Recurso no haber identificado las características esenciales de la
forma controvertida, a saber, el diseño y la proporción de los
salientes. Alega que dicha Sala examinó la funcionalidad del bloque
Lego en su conjunto, incluidos los elementos a los que no se aplica
la protección solicitada, tales como la cara hueca y las
proyecciones secundarias, aunque la demandante observara que la
solicitud de registro sólo se refería a la forma específica de la
superficie exterior. Señala que, por lo tanto, la Gran Sala de
Recurso pasó por alto el hecho de que el registro solicitado
permitiera a la demandante oponerse a solicitudes de registro
relativas a bloques de construcción que tuvieran la misma apariencia
pero no a aquellas relativas a bloques que tuvieran una apariencia
distinta, independientemente de si aplican la misma solución
técnica no.
52 En
segundo lugar, la demandante considera que de la sentencia Philips se
desprende que las características esenciales de una forma deben
determinarse desde el punto de vista del consumidor pertinente y no
por expertos según un análisis meramente técnico, ya que
lógicamente deben identificarse las características esenciales de
una forma antes de examinar si éstas garantizan una función
técnica.
53 A
renglón seguido, la demandante señala que, si las características
esenciales de la forma resultan ser puramente funcionales, nacerá un
monopolio no deseado sobre una función técnica. Puntualiza que, en
cambio, si no lo son, en particular porque pueden ser modificadas sin
afectar a la solución técnica, no será de aplicación el artículo
7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94. Agrega que, no obstante, para poder registrarse, la
forma de que se trate debe además haber adquirido carácter
distintivo, lo cual, según la demandante, es un requisito difícil
de cumplir.
54 En
tercer lugar, la demandante estima que la identificación de las
características esenciales debe tener en cuenta las pruebas
existentes relativas a la percepción de los consumidores. Agrega
que, en el caso de autos, varias investigaciones demostraron que, al
mirar la superficie superior del bloque Lego, una parte importante de
los consumidores la reconoce por tener un origen específico, debido
al diseño y a las proporciones de las piezas. Alega que una
investigación realizada en Alemania en 1991 demostró que los
consumidores perciben los elementos funcionales y distinguen el
bloque Lego de otros bloques de juego, que pueden funcionar de la
misma manera, a causa del diseño de sus salientes. Añade que una
segunda investigación realizada en 2003 confirmó que la
configuración de los salientes era un elemento distintivo.
55 En
cuarto lugar, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso no
haber tenido en cuenta los elementos probatorios que había
presentado en relación con el artículo 7, apartado 3, del
Reglamento nº 40/94, aun cuando dicha disposición nunca fuera
objeto del debate, el cual versó sobre el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), de dicho Reglamento. Observa que la
Gran Sala de Recurso pasó por alto la circunstancia de que los
mismos hechos y pruebas pueden ser pertinentes, en el plano jurídico,
en contextos distintos.
56 En
relación, además, con la imputación relativa a errores en la
apreciación del carácter funcional de las características
esenciales de la marca de que se trata, la demandante considera que
la Sala de Recurso no examinó la funcionalidad de las
características esenciales de la forma controvertida. Asevera que
procedió a analizar el bloque Lego en su conjunto, basándose
únicamente en los peritajes propuestos por la interviniente,
negándose a considerar la existencia de formas alternativas que
incorporan la misma solución técnica y pasando por alto el alcance
y el impacto de la protección anterior en materia de patentes sobre
la apreciación de la funcionalidad de la forma.
57 En
primer lugar, por lo que respecta a los peritajes, la demandante
reprocha a la Gran Sala de Recurso, en primer lugar, haberse basado,
sin análisis crítico alguno, en el peritaje del Sr. M., propuesto y
costeado por la interviniente, así como en los del Sr. P. y del Sr.
R. Ahora bien, teniendo en cuenta que el peritaje del Sr. M. se
refiere a la funcionalidad del bloque Lego en su conjunto, a juicio
de la demandante, carece de pertinencia para la determinación de la
funcionalidad de las características esenciales de la forma de que
se trata, a saber, el diseño de los salientes. Además, según la
demandante, las manifestaciones del Sr. P. carecen de pertinencia en
el caso de autos, ya que aluden a la patente Duplo y se refieren
únicamente a los «tubos» que se hallan en la cara inferior de los
bloques. Añade que, además, la afirmación del Sr. R. de que la
pieza cilíndrica es más polivalente que la pieza hexagonal se
aplica a una cantidad infinita de formas cilíndricas cuyas
apariencias son muy distintas y no sólo al diseño específico de la
marca controvertida.
58 En
segundo lugar, la demandante alega que, contrariamente a lo afirmado
por la Gran Sala de Recurso, refutó las manifestaciones del Sr. M.
en relación con la funcionalidad del diseño de los salientes, en
particular, en varios peritajes. Ahora bien, señala que la Gran Sala
de Recurso no mencionó dichos peritajes ni explicó por qué
únicamente el peritaje del Sr. M. debía ser creíble y pertinente.
Alega que incluso negó la existencia de toda prueba relativa a la
falta de funcionalidad de las características esenciales del bloque
Lego. La demandante aduce que se remitió a algunas resoluciones
judiciales que negaron que una función imponía la forma del bloque
Lego y que hizo alusión a siete peritajes que confirman que el
diseño de los salientes no cumplía una función técnica, a saber,
los de los Sres. H., B.-W., R. y B. A su juicio, la Gran Sala de
Recurso debería haber tomado en consideración todas las pruebas
referidas y, al no hacerlo, vulneró el derecho de defensa de la
demandante, a saber, el derecho a ser oída.
59 En
tercer lugar, la demandante considera que la negativa de la Gran Sala
de Recurso a tomar en consideración los dictámenes periciales que
había presentado supuso una apreciación incorrecta de los hechos.
En efecto, según la demandante, del peritaje independiente del Sr.
B.-W. se desprende que la forma de los salientes elegida por Lego no
es técnicamente necesaria ya que se trata únicamente de una de las
posibilidades infinitas destinadas a garantizar una fricción ideal
entre dos bloques nuevos de la misma serie una vez unidos y que
existen alternativas técnicas gracias a las cuales la función puede
realizarse igual de bien. Asimismo, según la demandante, el Sr. R.
precisó que existe una gran cantidad de diseños de salientes
distintos que son funcionalmente, en cuanto a sus costes de
producción, su calidad y su seguridad, totalmente equivalentes a los
del bloque Lego y que incluso pueden ser compatibles con éste. Según
la demandante, los peritajes de los Sres. B. y H. confirman la
equivalencia funcional de los diseños alternativos y demuestran que
la imagen particular del diseño del bloque Lego transmite una fuerte
identidad constituida sobre todo por los salientes claramente
reconocibles.
60 En
segundo lugar, la demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber
considerado que los diseños alternativos funcionalmente equivalentes
utilizados por sus competidores carecían de pertinencia, siendo así
que son importantes para determinar si la protección de una forma
implica o no un monopolio sobre una solución técnica. Según la
demandante, la Gran Sala de Recurso se contradice cuando afirma que
únicamente las formas que son necesarias para cumplir una función
técnica quedan al margen de la protección, aunque considere que
ello no significa que otras formas puedan igualmente cumplir la misma
función técnica.
61 En
realidad, según la demandante, no existe otro medio que no sea
examinar los diseños alternativos para determinar si las
características esenciales de una forma son funcionales y si, de
estar protegidas, pueden crear un riesgo de monopolio. Afirma que
todos los peritos, incluidos aquellos sobre cuyos dictámenes se basó
la Gran Sala de Recurso, siguen dicho enfoque comparativo, en
particular, en lo que atañe a los dibujos alternativos de los
salientes. Según la demandante, de la jurisprudencia de un tribunal
de apelación de Estados Unidos se desprende que los diseños
alternativos son pertinentes para apreciar la funcionalidad de una
forma.
62 Por
último, la demandante considera que la alegación de que un
monopolio sobre una solución técnica podría obtenerse registrando
la totalidad de los diseños funcionalmente equivalentes revela que
la Gran Sala de Recurso no estaba segura de que la marca
controvertida implicaría efectivamente un monopolio. Además, según
la demandante, dicha argumentación podría oponerse a toda solicitud
de registro de marca respecto a la cual sólo existiera un número
limitado de combinaciones posibles como, por ejemplo, las
combinaciones de dos letras que, sin embargo, autoriza la OAMI.
Por otra parte, la demandante considera que no es realista afirmar
que sería «fácil registrar todas las formas posibles», ya que una
forma debe superar el obstáculo inherente a los demás motivos de
denegación absolutos, que muy pocos signos tridimensionales han
podido salvar gracias a la adquisición de carácter distintivo.
63 En
tercer lugar, la demandante considera que la Gran Sala de Recurso
pasó por alto el impacto de la protección anterior de una patente
sobre la apreciación de la funcionalidad de una forma. Pone de
relieve que derechos de propiedad intelectual distintos pueden
proteger un único y mismo objeto.
64 En
primer lugar, según la demandante, la Gran Sala de Recurso no tuvo
presente el hecho de que, en Derecho norteamericano, una patente
anterior no prueba de manera irrefutable la funcionalidad de las
características divulgadas, sino que se trata de una prueba que
puede desvirtuarse demostrando la disponibilidad de diseños
funcionalmente equivalentes. Señala que, además, dicha
jurisprudencia se remite a las características reivindicadas en una
patente y no a características divulgadas, como ignoró la Gran Sala
de Recurso. Por último, sostiene que no existe en Derecho de marcas
europeo una doctrina de la funcionalidad como la que resulta
aplicable en Estados Unidos.
65 En
segundo lugar, la demandante considera que la Gran Sala de Recurso
pasó por alto el hecho de que las características esenciales de la
marca controvertida, los salientes cilíndricos circulares, no son
una invención patentable y nunca han sido amparados por una patente.
A su juicio, se trata de un mecanismo específico de ensamblaje de
bloques de construcción que no depende de un diseño particular de
salientes que hubiera sido reivindicado. Considera que ello
demuestra, por una parte, la no pertinencia del diseño de los
salientes para la funcionalidad de un bloque de juego de construcción
y, por otra, que las patentes anteriores nunca impidieron que los
terceros utilizaran una forma específica de salientes. Ahora bien,
sostiene que la Gran Sala de Recurso no examinó los hechos expuestos
y las alegaciones formuladas a este respecto por la demandante.
66 En
tercer lugar, según la demandante, el hecho de que las proyecciones
«cilíndricas» se describieran en las patentes como la
representación preferida de los salientes no significa que la
solución técnica sólo pueda obtenerse mediante tales proyecciones,
ni que el diseño de los salientes sea funcional. Además, a su
juicio, el término técnico «cilíndrico» se refiere a un número
infinito de formas circulares de apariencias distintas. Estima que,
por lo tanto, nunca ha existido un monopolio en materia de patentes
concedidas para las proyecciones «cilíndricas».
67 En
cuarto lugar, según la demandante, un bloque de construcción de
apariencia visual similar puede vulnerar los derechos de la marca del
bloque Lego, pero no la patente anterior si aplica una solución
técnica distinta. Sostiene que, por el contrario, las formas
alternativas podrían violar las patentes anteriores pero no la marca
de que se trata, si se distinguen por su superficie superior. Según
la demandante, de ello se desprende que la marca controvertida no
confiere ningún derecho de exclusiva sobre una solución técnica ni
prolonga la protección resultante de las patentes anteriores.
Manifiesta que el hecho de que numerosos competidores hayan
comercializado bloques de apariencia distinta que aplican la misma
solución técnica demuestra que la competencia no se resiente a
causa de los derechos de exclusiva de la demandante.
68 En
quinto lugar, la demandante señala que no disfruta de ningún
monopolio sobre una solución técnica como consecuencia de la
protección como marca de la forma controvertida, ya que puede
obtenerse la misma solución técnica mediante un número infinito de
formas distintas que los consumidores pueden distinguir. Alega que,
por lo tanto, para aplicar la misma solución técnica, no es
necesario que los competidores copien la forma del bloque Lego que,
como factor de notoriedad, sería económicamente atractiva para los
demás operadores. Pues bien, según la demandante, tal interés
económico no se halla protegido por el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, que no
se aplica en el caso de autos ya que no existe ningún problema de
monopolio.
– Apreciación
del Tribunal de Primera Instancia
70 En
primer lugar, en la medida en que la demandante alega que la
determinación de las características esenciales de la forma
controvertida debe hacerse desde el punto de vista de los
consumidores y que el análisis debe tener en cuenta las
investigaciones sobre los consumidores, procede señalar que, en
virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 40/94, dicha determinación se hace con la
finalidad concreta de permitir el examen de la funcionalidad de la
forma controvertida. Ahora bien, la percepción de los consumidores a
los que se destinan los productos y servicios no es pertinente para
analizar la funcionalidad de las características esenciales de una
forma. En efecto, dichos consumidores pueden no disponer de los
conocimientos técnicos necesarios para la apreciación de las
características esenciales de una forma, por lo que determinadas
características pueden ser esenciales desde su punto de vista
mientras que no lo son en el contexto de un análisis de la
funcionalidad y viceversa. Por lo tanto, procede considerar que, para
la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso ii), del Reglamento nº 40/94, las características
esenciales de una forma deben determinarse de manera objetiva, a
partir de su representación gráfica y de las posibles descripciones
presentadas al solicitar el registro de la marca.
71 Por
lo demás, de lo señalado en el apartado anterior se desprende que
la demandante reprocha indebidamente a la Gran Sala de Recurso haber
pasado por alto los alcances respectivos del artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii) (en relación con la funcionalidad de
una forma) y del artículo 7, apartado 3 (en relación con su
carácter distintivo adquirido), del Reglamento nº 40/94 y que
no puede sostener que las investigaciones sobre los consumidores sean
pertinentes en ambos supuestos.
72 En
segundo lugar, la demandante recrimina a la Gran Sala de Recurso no
haber identificado las características esenciales de la forma
controvertida y haber examinado no esta forma, sino el bloque Lego en
su conjunto, incluyendo en su análisis elementos invisibles tales
como la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias.
73 A
este respecto, debe señalarse que, de la jurisprudencia se desprende
que únicamente la forma tal como se reproduce en el apartado 2
anterior debe ser objeto del examen de la solicitud de registro
[véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera
Instancia de 30 de noviembre de 2005, Almdudler-Limonade/OAMI (Forma
de una botella de gaseosa), T 12/04, no publicada en la
Recopilación, apartados 42 a 45; de 17 de enero de 2006, Henkel/OAMI
(pastilla rectangular roja y blanca con un núcleo oval azul),
T 398/04, no publicada en la Recopilación, apartado 25, y de 31
de mayo de 2006, De Waele/OAMI (forma de una salchicha), T 15/05,
Rec. p. II 1511, apartado 36]. En efecto, la representación
gráfica cuya función sea definir la marca, debe ser completa en sí
misma, con el fin de determinar, con claridad y precisión, el objeto
exacto de la protección conferida por la marca registrada a su
titular (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del
Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C 273/00,
Rec. p. I 11737, apartados 48 y 52 a 52). En el caso de
autos, teniendo en cuenta, por una parte, que la demandante sólo
describió la forma controvertida al presentar la solicitud de
registro de marca mediante la representación gráfica que figura en
el apartado 2 anterior y, por otra, que ninguna descripción ulterior
puede ser tenida en cuenta (véase, en este sentido, la sentencia
Forma de una botella de gaseosa, antes citada, apartado 42), las
características esenciales deben identificarse únicamente sobre la
base de esa representación.
74 Pues
bien, de los apartados 38, 39, 42, 54, 55 y 61 a 63 de la resolución
impugnada se desprende que la Gran Sala de Recurso examinó
efectivamente el bloque Lego en su conjunto y, en los apartados 54 y
55 de la resolución impugnada, identificó, en particular, la cara
inferior hueca y las proyecciones secundarias invisibles sobre la
representación de la marca controvertida como las características
esenciales que son objeto de examen.
75 No
obstante, debe señalarse que dicho análisis incluye también todos
los elementos visibles sobre la representación gráfica que figuran
en el apartado 2 anterior, cada uno de los cuales, según la Gran
Sala de Recurso, cumple funciones técnicas especiales, a saber, a
tenor del apartado 54 de la resolución impugnada: la altura y el
diámetro de los salientes básicos por la fuerza de enganche de los
bloques de juego entre sí, su número por la polivalencia del
ensamblaje y su disposición por las configuraciones de ensamblaje;
los lados que deben unirse a los lados de otros bloques a fin de
formar un muro; la forma global de un bloque de construcción y, por
último, su tamaño, que permita que un niño pueda cogerlo con la
mano. Igualmente debe señalarse que ningún elemento de los autos
permite cuestionar la exactitud de la identificación de dichas
características como las que son esenciales de la forma
controvertida.
76 Ahora
bien, en la medida en que la Gran Sala de Recurso identificó
correctamente todas las características esenciales de la referida
forma, el hecho de que igualmente haya tenido en cuenta otras
características no afecta a la legalidad de la resolución
impugnada.
78 En
relación con la segunda imputación, debe señalarse que, al
analizar la funcionalidad de las características esenciales
determinadas de este modo, nada excluye que la Gran Sala de Recurso
pueda tener en cuenta elementos invisibles del bloque Lego, como la
cara inferior hueca y las proyecciones secundarias, así como
cualquier otro elemento probatorio pertinente. En el caso de autos,
la Gran Sala de Recurso se refirió, a este respecto, a las patentes
anteriores de la demandante, al hecho de que ésta admitiera que
dichas patentes describen los elementos funcionales del bloque Lego y
a los peritajes de los Sres. M., P. y R.
79 Al
respecto, la demandante recrimina a la Gran Sala de Recurso haber
tenido en cuenta, sin análisis crítico, el peritaje del Sr. M., el
cual, a su juicio, se refiere además al bloque Lego en su conjunto.
Señala también que las manifestaciones del Sr. P. se refieren al
bloque Duplo y que las del Sr. R. se refieren a todas las formas
redondas de salientes y no sólo a las del bloque Lego. Pues bien,
debe señalarse que los Sres. P. y R. se expresaron sobre la
funcionalidad de los salientes redondos como tales y que la Gran Sala
de Recurso se remitió a dichas manifestaciones precisamente para
fundar su apreciación sobre la funcionalidad de los salientes
básicos redondos de la forma controvertida. Por lo que respecta al
peritaje del Sr. M., ciertamente fue presentado y costeado por la
interviniente, pero las patentes anteriores corroboran las
manifestaciones del Sr. M. en lo tocante a la funcionalidad de las
características del bloque Lego, al igual, por lo demás, que los
peritajes presentados por la demandante. Además, el hecho, señalado
por la demandante, de que los exámenes del Sr. M. se refieran a todo
el bloque Lego no tiene relevancia alguna, en la medida en que
integran el análisis de la funcionalidad de las características
esenciales de la forma controvertida.
80 De
lo que precede se desprende igualmente que debe rechazarse la
alegación de la demandante de que sus propios peritajes probaron la
no funcionalidad de las características esenciales de la forma
controvertida. En efecto, los dictámenes de peritos y las sentencias
de los tribunales nacionales invocadas por la demandante para
sostener que las formas alternativas son pertinentes para demostrar
que el signo no es funcional prueban, a su juicio, que la forma del
bloque Lego no es la única que permite obtener el resultado deseado
y que, por lo tanto, no es técnicamente necesaria. Ahora bien, en el
apartado 42 anterior se ha señalado que la apreciación de la
funcionalidad de una forma debe realizarse independientemente de la
existencia de otras formas y, en el apartado 39 anterior, que el
término «necesaria» significa que la forma debe reunir las
características técnicamente suficientes para obtener el resultado
de que se trate.
81 Por
consiguiente, igualmente debe rechazarse la alegación relativa a la
vulneración del derecho a ser oído porque la Gran Sala de Recurso
no tomará en consideración los dictámenes periciales presentados
por la demandante. En efecto, dado que la argumentación que resulta
de dichos peritajes se basa en la distinción errónea entre las
formas que incorporan la misma solución técnica y las que
incorporan otras soluciones técnicas, la Gran Sala de Recurso no
estaba obligada a referirse a dichos dictámenes en la resolución
impugnada y, por lo tanto, al no hacerlo, en ningún caso vulneró el
derecho de la demandante a ser oída.
82 Teniendo
en cuenta lo que precede, debe señalarse que las apreciaciones de la
Gran Sala de Recurso en relación con la funcionalidad de las
características esenciales de la forma controvertida son fundadas.
84 En
primer lugar, con respecto a las exigencias en materia de carácter
distintivo que se derivan de la jurisprudencia, la demandante no
considera realista la argumentación de la Gran Sala de Recurso según
la cual un monopolio sobre una solución técnica podría obtenerse
mediante el registro de todas las formas que incorporan esa solución.
Pues bien, aun cuando se suponga que el Tribunal de Primera Instancia
considera que el registro de tales formas no es realista, ello no
pondría en tela de juicio la declaración sobre la funcionalidad de
la forma controvertida. Por lo tanto, debe rechazarse la alegación
de la demandante.
85 En
segundo lugar, igualmente debe considerarse carente de pertinencia el
carácter irrefutable o no en Derecho norteamericano de una prueba
derivada de una patente. En efecto, al referirse, en el apartado 40
de la resolución impugnada, a la jurisprudencia norteamericana, la
Gran Sala de Recurso no basó su análisis de la funcionalidad del
bloque Lego en dicho carácter irrefutable. Basó su análisis,
realizado en los apartados 41 a 63 de la resolución impugnada, en la
sentencia Philips, y tuvo en cuenta, en los apartados 42 a 48, así
como 52 y 53 de la resolución impugnada, las patentes anteriores
como un factor entre otros, sin considerar que se trataba de una
prueba iuris et de iure.
86 En
tercer lugar, procede señalar que no son pertinentes las alegaciones
relativas, por una parte, al hecho de que la protección de una
solución técnica mediante una patente no impide la protección por
el Derecho de marcas de una forma que incluya esa solución, así
como, por otra, a la diferencia entre el alcance de estas dos
protecciones distintas. En efecto, la Gran Sala de Recurso reconoció
este estado de hecho en el apartado 39 de la resolución impugnada y,
posteriormente, sólo hizo referencia a las patentes anteriores para
poner de relieve el carácter funcional de las características
esenciales del bloque Lego.
87 En
cuarto lugar, la demandante alega que, para aplicar la misma solución
técnica, sus competidores no necesitan copiar la forma del bloque
Lego y que, por no existir riesgo de que se llegue a una situación
de monopolio, no resulta de aplicación el artículo 7, apartado 1,
letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Pues
bien, esta alegación se basa en la concepción errónea según la
cual la disponibilidad de otras formas que incorporan la misma
solución técnica demuestra una falta de funcionalidad de la forma
de que se trate, siendo así que se ha señalado en el apartado 42
anterior que, según la sentencia Philips, la propia forma funcional
debe estar a disposición de todos. Por lo tanto, debe rechazarse
esta alegación.
88 Teniendo
en cuenta todo lo que antecede, procede considerar que la Gran Sala
de Recurso decidió acertadamente sobre la funcionalidad de la forma
de que se trata. En consecuencia, procede desestimar la segunda
imputación.
Sobre
la tercera imputación, relativa a la consideración errónea de una
resolución de un órgano jurisdiccional nacional y de la supuesta
parcialidad de la resolución impugnada
– Alegaciones
de las partes
89 La
demandante reprocha a la Gran Sala de Recurso haber, por una parte,
tenido en cuenta una sentencia de la Cour suprême du Canada y, por
otra, considerado que una sentencia del Rechtbank Breda carecía de
pertinencia. Ahora bien, a su juicio, estas dos resoluciones versan
sobre la supuesta funcionalidad de la forma del bloque Lego, se
dictaron en un contexto de competencia desleal y de falsificación y
se refieren a una imitación servil. Considera que la única
diferencia consiste en el hecho de que el órgano jurisdiccional
canadiense llegó a una conclusión opuesta a la conclusión a que
llegó el órgano jurisdiccional neerlandés. La demandante estima
que la consideración selectiva por la Gran Sala de Recurso de dicha
sentencia, así como de los únicos peritajes favorables a la
conclusión a que llegó, demuestran un planteamiento parcial.
– Apreciación
del Tribunal de Primera Instancia
91 En
primer lugar, en relación con la remisión de la Gran Sala de
Recurso a una sentencia de la Cour suprême du Canada y con el hecho
de que ignorara una sentencia recaída en los Países Bajos, baste
señalar que la propia demandante reconoce que las resoluciones de
los órganos jurisdiccionales nacionales no tienen influencia alguna
en las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI. En efecto, el
régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y la legalidad
de las resoluciones de las Salas de Recurso deben apreciarse
únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, tal como es
interpretado por el juez comunitario [véase la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI
(Delivering the essentials of life), T 128/07, no publicada en
la Recopilación, apartado 32, y la jurisprudencia allí citada]. Por
otra parte, de la resolución impugnada se desprende que la Gran Sala
de Recurso no basó su decisión en la sentencia canadiense, sino
que, una vez que ya hubo decidido sobre la funcionalidad del bloque
Lego, observó que confirmaba su análisis la jurisprudencia de
numerosos órganos jurisdiccionales nacionales, incluida la sentencia
de la Cour suprême du Canada.
92 En
segundo lugar, debe señalarse que la demandante reprocha
indebidamente a la Gran Sala de Recurso una actitud parcial. En
efecto, por una parte, en el apartado 65 de la resolución impugnada,
la Gran Sala de Recurso expuso las razones por las que consideraba
que la sentencia recaída en los Países Bajos no era pertinente. Por
otra parte, del análisis realizado en los apartados 36 a 49
anteriores se deduce que la Gran Sala de Recurso consideró
acertadamente que los peritajes presentados por la demandante no eran
pertinentes porque se referían todos ellos a la disponibilidad de
otras formas que incorporan la misma solución técnica. Por otra
parte, la OAMI señala acertadamente que el asunto objeto de examen
fue asignado a la Gran Sala de Recurso, que la Presidenta de la
Primera Sala fue sustituida por su suplente, previa solicitud de
recusación por la demandante, y que la OAMI adoptó algunas otras
medidas destinadas a garantizar la imparcialidad del procedimiento.
Costas
95 A
tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento,
la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo
hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las
pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en
costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la interviniente.
En
virtud de todo lo expuesto,
EL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
decide:
1) Desestimar
el recurso.
2) Condenar
en costas a Lego Juris A/S.
|
Martins
Ribeiro
|
Papasavvas
|
Dittrich |
Pronunciada
en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de noviembre de 2008.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.
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