DFA-0009-000292/2013
TAC
4 SEF-0009-000124/2013, Sentencia de 24 de julio de 2013
TRIBUNAL
DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO.
Ministros
Drs Ana
M. Maggi (red), Graciela Gatti, Eduardo J. Turell
I
INTRODUCCIÓN
La
presente sentencia confirma la primera instancia, compartiendo la
posición respecto de la oportuna protección de marca y trade dress
de una notoria marca de bombones, como es Ferrero Rocher, frente a la
utilización del mismo concepto de package, pero también formalmente
análogo.
Por
parte de la demandada, perdedora en la litis, para la apelación se
argumentó que el consumidor de bombones es cuidadoso y no confunde
una marca notoria con otra de menor circulación en el mercado, entre
otros argumentos. No fueron de recibo.
Entendemos
que no deja de ser verdad tal afirmación de la demandada, pero que
lo condenable es la apropiación de la imagen de marca – que es
también notoria como trade dress en este caso – para colocar un
producto a la venta.
Podrá
discutirse la confusión que pueda tener un consumidor, pero es
indudable la asociación y aprovechamiento de la fuerza del empaque
de los bombones Ferrero Rocher. Por más que en la góndola, en el
supermercado, cualquier consumidor “estire el brazo” al ver el
inconfundible envase de plástico duro transparente y cuadrado,
aunque luego vea que la marca es otra, la casi identidad impulsa a la
venta en este perfil de producto.
Estos
elementos se consideraron probados por los sentenciantes y
determinaron las dos instancias convergentes al caso.
II
TEXTO DE LA SENTENCIA
Montevideo,
veinticuatro de julio de dos mil trece.
AUTOS:
”FERRERO SPA C/ MERFIX S.A. – DAÑOS Y PERJUICIOS” - Ficha Nº
0002-031564/2011.
I)
El objeto de la instancia está determinado por el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 1075-1088) contra
la sentencia definitiva Nº 79/2012 (fs. 1054-1068 vta.) dictada por
la Sra. Juez Letrado de Primera
Instancia
en lo Civil de 19º Turno – Dra. Beatriz Tommasino, que hizo lugar
a la demanda y condenó a la demandada al cese del uso de la marca
Love Story en relación a los bombones de chocolate con similar
packging, trade Dress y presentación que el bombón Ferrero Rocher o
cualquiera otra que pueda confundirse con dicho producto. Condenó a
la parte demandada a abonar a la actora los daños y perjuicios
irrogados los que se liquidarán por el procedimiento del art. 378
del C.G.P., sin especial condenación procesal. Habiéndose
interpuesto recurso de aclaración y ampliación por la parte
demandada (fs. 1070-1071) por providencia Nº 3163 /2012 (fs. 1072)
se agregó al fallo dictado: no ha lugar a la falta de legitimación
activa alegada.
II)
Sostuvo la parte demandada que la sentencia le causa agravio en
cuanto desestima la excepción de falta de legitimación activa
interpuesta y condena a su parte a abstenerse en el futuro de usar la
marca Love Story para comercializar los bombones de chocolate con
similar packging, trade dress y presentación que el bombón Ferrero
Rocher imponiendo además condena a resarcir los daños y perjuicios
ocasionados por un monto indeterminado que se liquidarán por el
procedimiento del art. 378 del C.G.P. Existió una incorrecta
valoración de la prueba. Afirma que la parte actora debía probar
que la comercialización de los productos Love Story produjo
confusión en el consumidor y que la comercialización de productos
Love Story produjo daño a Ferrero Spa. En la sentencia se consideró
que ambos productos marca Rocher y marca Love Story eran similares, y
ahí está el origen de la equivocación porque similar y confundible
no son sinónimos. Debió considerarse la denominación en la que no
hay riesgo de confusión. El consumidor de bombones finos no puede
ser catalogado de consumidor poco atento. No se probó el daño que
fue alegado en forma genérica. No se probó que las ventas del
producto Love Story influyeran negativamente en las ventas de Ferrero
Rocher, no se ha probado que las ventas de Ferrero Rocher hayan
decrecido por el disgusto del consumidor frente al producto de Love
Story adquirido, no se ha probado la existencia de gastos para el
reposicionamiento de la marca. La prueba del daño consiste en la
declaración de un solo testigo que es el importador de los
productos.
III)
Sustanciado el traslado conferido, el mismo fue evacuado por la parte
actora expresando en síntesis: en la sentencia se analiza el
elemento confundibilidad en extensos pasajes. La Ley 17.011 al igual
que la Ley 9.956 establecen que el titular de las acciones marcarias
es el titular de la marca que es Ferrero SPA. En cuanto al daño
afirma que por el solo hecho del uso no autorizado de la marca se
produce un daño al titular de la marca registrada, produce pérdida
de la imagen, desprestigio de la marca, pérdida de ventas, etc.
No
es necesario probar el daño pues la obligación de indemnizar surge
del solo hecho de que el infractor haya obtenido beneficios de la
comercialización de productos por el signo marcario inscripto en el
Registro sin autorización de su titular. El daño quedó probado en
primer lugar el daño moral por el desprestigio de la marca Rocher ya
que los compradores de Love Story notarán la diferencia de calidad.
El daño material por la pérdida de ventas. Solicita se rechace la
apelación con costas y costos en ambas instancias.
IV)
Franqueado el recurso se remitieron los autos a la Sede y recibidos
en ésta previo estudio legal se acordó resolver la cuestión
anticipadamente (art. 200.1 del C.G.P.).
V)
La Sala arribará a decisión confirmatoria del fallo apelado, en
virtud de las razones que se habrán de explicitar a continuación.
VI)
Interpretada la demanda de conformidad con los criterios generales de
aplicación en la materia (Odriozola, Judicatura, Nº 10, Año I,
pág. 244 y ss.) surge que en la especie se pretende el cese del uso
de marca (y/o del trade-dress ajeno) y el cese de la realización de
actos desleales por parte de la demandada en la importación y
comercialización de los bombones Love Story cuyo packging, envase,
presentación y aspecto general del producto imita el producto
Rocher, marca registrada de Ferrero SPA con el Nº 393.728 y al pago
de los daños y perjuicios que correspondan derivados de dicho uso.
La
sentencia amparó la demanda y condenó a la demandada al cese del
uso de la marca Love Story en relación al producto bombones de
chocolate, con similar packging, trade dress y presentación que el
bombón Ferrero Rocher o cualesquiera otra que pueda confundirse con
dicho producto y condenó a la demandada a pagar a la parte actora
los daños y perjuicios cuya liquidación difirió a la vía
incidental.
VII)
El primer agravio de la demandada refiere a la legitimación activa
sosteniendo que no se consideró que la actora no es quien
comercializa el producto en Uruguay.
El
agravio no se estima de recibo en cuanto la legitimación, conforme a
la Ley de marcas, la tiene el titular de la marca (o sea la actora),
que como tal tiene el carácter de damnificado (arts. 14, 87, 88 Ley
17.011).
VIII)
Tampoco resulta de recibo el agravio relativo a que en la sentencia
se refiere a la similitud de los productos y que ello no es lo mismo
que la confundibilidad exigida.
No
se trata de que dicha confundibilidad exista entre la denominación
Ferrero Rocher y Love Story –que notoriamente no existe- sino que
es en la forma de presentación de los productos donde existen
similitudes que generan confusión a la clientela.
Es
claro que un sector del público puede ser inducido en error y
adquirir bombones Love Story cuando su intención era comprar
bombones Ferrero Rocher.
La
denominación de los productos en si no son confundibles pero sí la
presentación de los mismos (trade dress).
Existe
la posibilidad de confusión, elemento en el que resulta totalmente
compartible el detenido análisis efectuado por la distinguida Sra.
Juez “a quo”.
De
acuerdo al art. 1 de la Ley Nº 17.011: “Se entiende por marca todo
signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una
persona física o jurídica de los de otra“.
“En
nuestro país, muchos ejemplos de la materia abarcada por la figura
del “trade dress” han sido protegidos desde siempre tanto por las
leyes de marcas como por el régimen de competencia desleal”.
“En
efecto tanto las etiquetas como los envases, empaques, combinaciones
de colores e incluso la presentación visual de los productos han
recibido la protección como marcas. El formato de los productos ha
sido cubierto como marca y como diseño industrial”. Y acudiendo a
la regulación de la competencia desleal se ha protegido la
presentación o apariencia visual de productos y servicios frente a
la copia de diseños, estilos formatos, colores, empaques, etc. por
parte de terceros que han buscado el aprovechamiento de un prestigio
ajeno y la generación de confusión en el consumidor para captar
clientela”.
(Manual
Teórico Práctico de Marcas, Juan Manuel Gutiérrez Carrau,
Universidad de Montevideo, 2009, pág. 45).
“Las
acciones marcarias pueden interponerse conjuntamente con una
reclamación por competencia desleal que también puede asumir dos
variantes: acción de cesación de actos de competencia desleal y
acción por daños y perjuicios emergentes de los actos de
competencia desleal”...
(Juan
Manuel Gutiérrez Carrau, ob. Cit., 2009, pág. 202).
Conforme
a lo sostenido por la doctrina “el derecho marcario establece un
régimen de excepción y más beneficioso para el titular de la marca
registrada, en efecto no tiene que acreditar que usa la marca, le
alcanza con demostrar que está registrada; no tiene que demostrar
que ha existido confusión en el público consumidor alcanza con
demostrar la confundibilidad; tampoco tiene que demostrar el dolo el
mismo surge en forma objetiva del solo hecho de no consultarse el
Registro que es público”. (Derecho de Marcas en el Uruguay Lamas,
Mario Daniel, 1999, pág. 281).
En
lo que se refiere a la reclamación de indemnización por daños y
perjuicios el art. 87 de la Ley 17.011 establece que “los
damnificados por la contravención a las disposiciones contenidas en
los arts. 81 a 85 de la presente ley podrán ejercer las acciones por
daños y perjuicios contra los autores y coautores...”.
Estima
la Sala que al disponerse el cese del uso de la marca no registrada
se presupone que existió confusión y ello evidencia que la
demandada se benefició con el prestigio de la actora y en base a
ello vendió sus productos; dichas ventas sustituyeron las ventas de
la marca registrada.
En
relación al daño en la demanda se sostuvo que existió daño moral
consistente en el desprestigio para la marca Rocher en cuanto se
trata de bombones de menor calidad que la suya.
No
se estima de recibo esta pretensión porque la pérdida del prestigio
o la imagen de la empresa
exigía
prueba concreta acerca de la mala calidad del producto de la
demandada y al respecto no basta la afirmación de un testigo en
cuanto a que los bombones “Love Story” son simil de chocolate-
por lo que debe concluirse que dicha pretensión no ha resultado
debidamente acreditada.
Respecto
al daño patrimonial la representante de la accionante ha expresado
que consistió en pérdida de ventas (fs. 303) y sostuvo que el
perjuicio es equivalente a todas las ventas de Love Story, pues, si
no hubiera existido dicho producto, los consumidores habrían
comprado los bombones legítimos a su representada.
Estima
la Sala que el agravio relativo a los daños y perjuicios no es de
recibo, porque la existencia del daño se estima acreditada; en este
sentido se considera que debido a la confusión la demandada vendió
productos que de otra forma no hubiera vendido y que ocasionaron
perjuicio a la actora aún cuando no sea quien comercialice
directamente el producto en el Uruguay.
En
lo relativo al punto en análisis se ha expresado que “la
dificultad de probar el monto exacto no debe obstar a su
resarcimiento. Bastará probar la existencia del ilícito y las
ventas efectuadas con la marca en infracción para que el juzgador
tenga una base suficiente para la fijación de la reparación”
(Juan Manuel Gutiérrez, ob. Cit. Carrau, pág. 139).
En
anterior pronunciamiento la Sala ha considerado el margen de ganancia
que obtiene con la venta de cada producto registrado y lo ha
multiplicado por la cantidad de productos en infracción
comercializados o incautados (Sent. 91/95).
En
la sentencia apelada se difirió la determinación del quantum de los
daños y perjuicios a la vía del art. 378 del C.G.P. y se dispuso:
”teniendo presente el informe remitido por Tienda Inglesa a fs.
1010/1011 que da cuenta de la cantidad del producto bombón (Love
Story) en sus distintas presentaciones adquirido y comercializado en
dicha cadena de supermercados” (fs. 1068), extremo sobre el cual no
se ha expresado agravio alguno.
IX)
La conducta observada por las partes no da mérito a la imposición
de sanciones procesales (arts. 688 C. Civil, 56 y 261 C.G.P.).
Por
tales fundamentos, atento a lo que establecen los Arts. 248 a 261 del
C.G.P., el Tribunal, FALLA:
Confírmase
la sentencia de primera instancia, sin especial condenación
procesal.
Y,
oportunamente, devuélvase.
Dra.
Ana M. Maggi Dra. Graciela Gatti Dr. Eduardo J. Turell
Esc.
Sylvia Garmendia Schröder
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