Signos distintivos. Marca. Uso. Riesgo de confusión. Competencia desleal, no existió.

Suprema Corte de Justicia

Sentencia N° 666 de 6 de julio de 2012

Dres. Gutierrez Proto - Ruibal Pino - Larrieux Rodríguez - Chediak González - Pérez Manrique

I - INTRODUCCIÓN

Interesante sentencia para analizar el alcance de la comparación entre signos distintivos: “PROTECCIÓN ACTIVA” y “ACTIVA”.

Las sentencias que rechazan la pretensión de los titulares de la primera de los mencionados de que la segunda no se utilizara destacan que no hay competencia desleal en la utilización.

II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

Montevideo, 6 de julio de 2012

En autos caratulados:PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. Y OTRAC/GABENAR S.A.
Ficha 2-44417/2009

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se transcribe:

//tencia No. 666 MINISTRO REDACTOR: DOCTOR JORGE RUIBAL PINO Montevideo, veintinueve de junio de dos mil doce VISTOS: Para sentencia, estos autos caratulados: “PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. Y OTRA C/ GABENAR S.A. – DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACIÓN”; FICHA NO. 2-44417/2009, venidos a conocimiento de esta Corporación, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 304/2011 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno. RESULTANDO QUE: 1.- Por sentencia No. 70/2010 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno, a cargo de la Dra. Teresita Maccio, se falló: “Acogiendo parcialmente la demanda y en su mérito, condenando a Gabenar S.A. a cesar en el uso del nombre comercial ACTIVA, en un plazo de sesenta días, contados a partir del siguiente al que quede ejecutoriada la presente. No haciendo lugar a la demanda en lo demás. Las costas y los costos en el orden causado” (fs. 204/208). Decisión que fue revocada por la impugnada que, en su lugar, desestimó la demanda, sin especial condenación en el grado (fs. 246/249). 2.- A fs. 252/257vta., el representante de la parte actora interpuso recurso de casación. Sostuvo que la solución desestimatoria se fundó en la supuesta falta de legitimación de la reclamante, legitimación que sin dudas posee en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 17.011. La actora forma parte de un grupo empresarial reconocido por la comercialización de servicios de vigilancia, transporte y custodia de fondos, y alarmas tanto comerciales como residenciales, siendo titular de la marca “Protección Activa”, registrada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desde el 1.8.2000, tal como surge de la prueba documental de fs. 12 y 13. Asimismo, surge acreditado en autos que la demandada adquirió de Activa S.R.L. el uso del nombre comercial “Activa” el 30.10.2006, de acuerdo a la documentación acompañada a fs. 31, por lo que la marca registrada por la actora se obtuvo con anterioridad al uso del nombre comercial por la demandada. Por tanto, surge plenamente acreditada en autos la legitimación activa de la impetrante, puesto que probó la registración de la marca cuyo uso ilegítimo efectúa la demandada desde el 2006. Por otra parte, si la demandada entendía que la marca registrada por la actora “PROTECCIÓN ACTIVA” está viciada de nulidad, debió comparecer ante las autoridades administrativas correspondientes a fin de reclamar lo que consideraba correspondía a su derecho; sin perjuicio de señalar que su mandante utiliza las marcas registradas objeto de este accionamiento desde hace más de diez años, siendo absurdo el planteo fincado en la nulidad, por contrario al principio de seguridad jurídica. En suma, el cúmulo probatorio producido en autos permite sostener la utilización indebida por parte de la demandada de una denominación comercial de indudable similitud con la propia de la compareciente, para la realización de idénticos servicios, capaz de crear confusión entre los consumidores. En definitiva, solicitó se case la decisión recurrida y se acoja la demanda en su totalidad. 3.- Conferido traslado del recurso (auto No. 625/2011, fs. 259), el representante de Gabenar S.A. lo evacuó a fs. 261/266, postulando su rechazo con costas y costos a la contraria. 4.- Por resolución No. 675/2011 (fs. 267), el “ad-quem” dispuso el franqueo del recurso y la elevación de los autos para ante esta Corporación, donde fueron recibidos el 7 de diciembre de 2011 (nota de cargo, fs. 271). 5.- Cumplido el pasaje a estudio dispuesto por auto No. 230/2012 (fs. 272vta.) se acordó el dictado de sentencia en forma legal. CONSIDERANDO QUE: I.- La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación movilizado, en tanto los agravios articulados no logran conmover la bien fundada decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno. II.- Liminarmente corresponde señalar que los dos Tribunales de mérito coincidieron en cuanto a que la demandada no realizó actos de competencia desleal y a que la actora no se desembarazó satisfactoriamente de su carga de probar los daños y perjuicios que invocó, por lo que ambas cuestiones pasaron en autoridad de cosa juzgada, no pudiendo ser revisadas, por ende, en esta etapa casatoria (art. 268 inc. 2 del CGP, en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243). Como se ha dicho reiteradamente por este Cuerpo y, “...como se sostuviera en sentencia 24/03 la ‘ratio legis’ del art. 268 del C.G.P. –con la redacción dada por el art. 37 de la Ley 17.243-, radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio...” (cfr. sentencia 38/2005). En conclusión, resultarían revisables en este grado de casación, exclusivamente, los agravios referidos a la procedencia o no de la condena impuesta a la demandada para que cese el uso del nombre comercial “Activa”. III.- El Sr. Ministro Dr. Daniel Gutiérrez, considera que en virtud de lo que viene de señalarse y en tanto la sentencia de segunda instancia confirmó, sin discordia, lo decidido por la Sede “a-quo” en cuanto se desestimó la reclamación ejercitada referida a los daños y perjuicios, no es procedente en casación pretender que la demandada cese en el uso del nombre comercial “Activa”. Ello, por cuanto dicha pretensión, en la demanda estaba religada al amparo de los daños y perjuicios reclamados, cuestión que fue desestimada en primera instancia y confirmada por el Tribunal “ad-quem”, sin discordia. IV.- En segundo lugar, debe señalarse que contrariamente a lo manifestado por el “ad-quem”, la impetrante es titular de legitimación activa para deducir la pretensión de autos. Si bien puede sostenerse que la actora registró un nombre genérico, incluido en las hipótesis de nulidades absolutas previstas en el num. 10mo. del art. 4 de la Ley 17.011, de conformidad con el informe de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fs. 138, lo cierto es que la misma D.N.P.I. autorizó y registró el nombre “Propiedad Activa” en el año 2000 para la actora por lo que, efectuado dicho registro, puede ejercer el derecho inherente a la protección de la marca comercial, tal como emerge del art. 14 de la referida ley. Sin perjuicio de señalar que, respecto de la mencionada inscripción registral, ni la demandada en autos ni ningún otro interesado instó administrativamente a efectos de obtener la revocatoria del acto administrativo por el cual se autorizó dicho registro. V.- Ahora bien, y respecto del mérito del asunto, la demanda no podía prosperar porque, como lo sostuvo escuetamente la impugnada en el Considerando IV a fs. 249, “...cabría sumar que tampoco la actora ha demostrado la ocurrencia de un interés que en alguna forma justificara otorgar la tutela que pretende, siendo que los hechos que imputara a la contraria en tal sentido no los ha probado ni, por ende, resulta de autos que proceda limitar lo que no es sino mero ejercicio legítimo de libertad”. Los hechos ilícitos imputados a la demandada se recogieron en el objeto del proceso, que quedó delimitado en audiencia preliminar a fs. 76 en “...determinar si procede acoger la pretensión de las actoras por darse una hipótesis de uso indebido de denominación comercial, configurándose competencia desleal, procediendo a disponer el cese del uso de la denominación Activa Alarmas por parte de la demandada...”. Tal como sostuvo el “ad-quem”, la actora no acreditó la existencia de uso ilegítimo de la marca comercial por parte de la demandada, en virtud de lo establecido en el art. 68 de la Ley No. 17.011, ya que la accionada utilizó una designación comercial visiblemente distinta a la preexistente adoptada por la actora. En efecto, la actora tiene registrada a su nombre en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. la marca comercial “PROTECCIÓN ACTIVA”, y la demandada utiliza la razón social denominada “GABENAR S.A.”, inscripta en el Registro de Comercio, Sección Personas Jurídicas, en el año 2006, utilizando como marca comercial no inscripta la denominación “ACTIVA” (ver documentos glosados a fs. 15 a 17, 46 a 47, 49 a 55 y 59). De la sola lectura de ambas marcas comerciales, no emerge similitud alguna que configure competencia desleal por confusión generada en los consumidores sino todo lo contrario, ya que la demandada utiliza designación comercial visiblemente distinta a la registrada por la actora. La Corporación en Sentencia No. 161/2005, sobre competencia desleal sostuvo que: “Los actos de competencia desleal (art. 10 Convenio de París ratificado por nuestra República), instancias especiales del abuso de derecho, son aquellos que se configuran frente a los competidores (denigración, imitación, explotación de la reputación ajena, violación de secreto, discriminación, etc.), a los consumidores (confusión, engaño) o al mercado (explotación de situación de dependencia, venta con pérdida, etc.) a partir de conductas contrarias a los usos honestos que provocan perjuicios indebidos (Cf. Merlinski-Carrión, en Anuario de Derecho Comercial, T. 10, págs. 412/413). En tal sentido señala Messineo que la competencia es desleal cuando ‘...se valga de medios que, por su cualidad y eficiencia, vayan más allá de su finalidad de batir a las empresas en competición, con las armas de la superioridad técnica o con el más bajo costo de producción, y lesionen el derecho del competidor afectándolo con tal competencia...’ (Tratado de Derecho Civil y Comercial, EJEA, 1979, Tomo VI, p. 573).” (...) Y cabe destacar que de acuerdo a la previsión genérica del art. 10 bis párrafo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial constituye competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (cfme. T.A.C. 5º, sent. del 31/5/98, L.J.U., c. 11.175)”. La marca comercial registrada en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por la actora en nada coincide con la utilizada en los hechos como nombre de fantasía por la demandada, la que es visiblemente distinta, en los términos exigidos por el art. 68 de la la Ley No. 17.011. Como lo expresa Beatriz Bugallo, “El nombre comercial deberá ser ‘visiblemente distinto’ a los preexistentes. El legislador optó por calificar la exigencia de distintividad del nombre, desde la óptica del decisor de un conflicto: la diferencia entre un nombre comercial con los preexistentes deberá ser ‘visible’. En caso que un nombre comercial no sea visiblemente distinto, quien lo haya adoptado con posterioridad en el tiempo se encuentra obligado por la ley a cambiarlo por otro que implique una ‘clara modificación’ (Cf. Bugallo, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU 1era. ed. Octubre 2006, pág. 275). En cuanto a una eventual hipótesis de ilegitimidad del uso de la marca por la demandada por “trade dress” o apariencia similar (Cf. Lamas, Mario Daniel, “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Barbat & Cikato, ed. 1999, pág. 51), esto debe descartarse plenamente como posibilidad, ya que la actora no aportó en autos la apariencia comercial de la marca registrada como “PROTECCIÓN ACTIVA”, lo que suma un elemento más que abona la conclusión de que la marca utilizada por la demandada es “visiblemente distinta”. En efecto, para que resultara viable la protección impetrada por la actora respecto de su nombre comercial, debía acreditar que se trataban de signos efectivamente confundibles (Cf. Bugallo, op. cit., pág. 282) los utilizados por la demandada, lo que no surge probado ni remotamente -extremo que, por otra parte, resulta ajeno a esta grado- siendo además evidente que los nombres comerciales de referencia no se asemejan en lo absoluto. Por consiguiente, el actor no puede, por el hecho de haber registrado una marca comercial utilizando términos genéricos a efectos de definir su giro comercial, atacar el legítimo derecho de otra empresa a utilizar los mismos términos genéricos de forma diferente (designación visiblemente distinta, en términos del art. 68 de la Ley No. 17.011), so pretexto de que tal actitud configuraría competencia desleal, ya que tal entendimiento significaría la violación del principio de libertad, esencial en materia comercial. VI.- La conducta endoprocesal de las partes no ha dado mérito a especial condenación en gastos causídicos en el grado (art. 279 y 56.1 CGP, in ordine, art. 688 CC). VII.- Por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA: DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. DR. DANIEL GUTIERREZ PROTO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE RUIBAL PINO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE T. LARRIEUX RODRÍGUEZ MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JORGE O. CHEDIAK GONZÁLEZ MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. FERNANDO TOVAGLIARE ROMERO SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA