Modelo de Utilidad. Requisitos.

Tribunal de la Contencioso Administrativo

Sentencia N° 132, del 14 de abril de 2009.

Dr. Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dra. Sassón, Dr. Monserrat (r.)

I - INTRODUCCIÓN

El modelo de utilidad es un instituto del Derecho de la Propiedad Intelectual correspondiente a las protecciones de la innovación tecnológica.

Según el artículo 81 de la ley Nº 17.164 se considera modelo de utilidad patentable “toda

nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos

de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una

mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja

para su uso o fabricación.”

En el caso de modelo de utilidad se califica la innovación en las formas consistente en dotar de mayor funcionalidad a un objeto, utensilio o herramienta, ya conocido. Se protege la incorporación de funcionalidad a un objeto ya existente.

Los requisitos para su protección jurídica son los mismos que para las patentes de invención (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial), con la diferencia de que la actividad inventiva exigida es “mínima”.

En la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que transcribimos se destaca, justamente, la divergencia entre la consideración del interesado y los examinadores en las distintas instancias respecto del cumplimiento de dichos requisitos.

II - TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

DECRETERO DE SENTENCIAS

//tevideo, 14 de abril de 2009.

No. 132

V I S T O S :

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "SANTURIO, JOSÉ Y OTRO con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad" (Ficha No. 596/06).

R E S U L T A N D O :

I) José Santurio Fernández y Miguel A. Font promueven demanda de nulidad contra la resolución dictada el 25/10/05 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la cual se desestimó la solicitud de patente de Modelo de Utilidad U-3787 de fecha 13/7/00, que presentaran los comparecientes con título "Dispositivo de pago para transporte o similar sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Equipos para su implementación que comprenden la transferencia electrónica de las recaudaciones" (fs. 150 vto. AA).

Explicaron que el modelo de utilidad que se solicitó patentar consistía en un dispositivo que consta de un portador de microchip o banda magnética programado con valor total predeterminado, fraccionable tanto como sea necesario, similar al microchip o banda magnética utilizado en las tarjetas telefónicas, un aparato expendedor de boletos, que por inserción del dispositivo precedentemente descrito, descuenta automáticamente, del valor de la banda magnética o el microchip, el monto indicado y adjudica ese valor a la recaudadora. La máquina recaudadora expendedora de boletos, estaría constituida por un sistema electrónico similar a los utilizados en los aparatos telefónicos de tarjeta. El dispositivo propuesto permitía descontar del dinero atribuido a la tarjeta, en forma automática, los montos correspondientes al consumo, pudiendo ser utilizado en diversas empresas o para la contratación de distintos medios de transporte y simultáneamente expediría el boleto.

Sostuvieron que la propuesta resulta novedosa respecto al uso de cospeles, fichas o pasajes. Y refutan los supuestos antecedentes presentados por las opositoras, consistentes en: a) dispositivo contabilizador de boletos o impulsos telefónicos; b) tarjeta de crédito; c) tarjeta de cajero automático. Indicaron las razones por las cuales consideran que el planteo formulado demuestra originalidad frente a los antecedentes mencionados. Señalaron que la solicitud fue presentada el 13/7/00 y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial de abril de 2002, apareciendo en el mercado en marzo de 2004, un equipo con tarjeta igual a la descripta en esta patente instalado en ómnibus de la empresa COPSA.

Afirmaron que la propuesta formulada encuadra perfectamente dentro del concepto de modelo de utilidad y la denegatoria que se impugna contraviene la regla de derecho, dispuesta por los artículos 81 a 83 de la ley 17.164.

Concluyeron que la creación objeto del registro que se denegó cumple total y perfectamente con la definición legal, desde el momento que se trata de una nueva disposición o conformación introducida en dispositivos y equipos que resultan en una mejor utilización y mejor resultado para el pago de pasajes o viajes de transporte, se ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley y cumple con los tres parámetros requeridos para que sea registrable (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial).

II) Por auto 8150/2006 (fs. 11), se tuvo por bien acusada la rebeldía del demandado en contestar la demanda

III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 43.

IV) Alegaron las partes por su orden (fs. 45-46 y fs. 49).

V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 202/2008 fs.52), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma.

C O N S I D E R A N D O :

I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada.

II) Contándose con el voto conforme de la totalidad de los integrantes de esta Sala, habrá de confirmarse el acto administrativo que resultase impugnado.

El mismo se concretó a través de la resolución dictada con fecha 25/10/05 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial mediante la cual se desestimó la solicitud de patente de Modelo de Utilidad U-3787 con título "Dispositivo de pago para transporte o similar sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Equipos para su implementación que comprenden la transferencia electrónica de las recaudaciones" (Antecedentes Administrativos, fs. 150 vta.).

III) La parte actora centró sus agravios en que el producto responde a un modelo de utilidad novedoso según los artículos 81 y siguientes de la ley 17.164; en tal sentido, afirma que se puede encontrar lo novedoso en la cantidad de diferencias que se encuentran entre la implementación de este modelo presentado e invenciones similares como pueden ser tarjetas telefónicas, de cajero automático y de crédito.- El nuevo modelo está dirigido "prima facie" a compañías de transporte variadas, como pueden ser taxis, ómnibus, trenes y se remarcan las ventajas que aquél puede reportarles, tanto para contralor interno, como para la instrumentación de políticas como la de evitar hurtos debido a la carencia de dinero en efectivo (como se aprecia en Antecdts. Admtvs., fs. 13 y sgts.).

IV) De acuerdo a lo que determina el art. 81 de la ley No. 17.164, se debe entender que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica y que un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva.

Y de acuerdo a la remisión dispuesta por el artículo 85, regirán para los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fueren aplicables. Así, el art. 9º establece que"la invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados". Y en el artículo 11, dispone: "Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia".

Por lo que, teniéndose presente la normativa que preside la materia y la información que surge de los Antecedentes Administrativos, se estima que la propuesta presentada por los actores no resulta novedosa, por cuanto se encontraba en el "estado de la técnica" con anterioridad a su solicitud.

En efecto: los actores en su demanda refutan solamente algunos de los antecedentes presentados por los opositores, consistentes en: a) dispositivo contabilizador de boletos o impulsos telefónicos; b) tarjeta de crédito; c) tarjeta de cajero automático.

Y en la prueba testimonial diligenciada en el expediente, también se expiden acerca de la novedad que supone la propuesta frente al sistema de "cospeles" o fichas e impulsos telefónicos, tarjeta bancaria.- Sin embargo, más allá del plazo para la presentación de oposiciones, la información presentada por COMESA junto con su escrito (fs. 137 vta./150), revela propuestas similares que se encontraban en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud de los actores (años 1994, 1996, 1998). Tales conocimientos técnicos eran públicos antes de la fecha de solicitud (y la actora no objeta la autenticidad de los documentos presentados), conteniendo una descripción, en forma de poder ser ejecutados, todo lo cual cumple con los requisitos dictados por el art. 9.

En oportunidad de evacuar la vista en el procedimiento administrativo y en el expediente contencioso, al invocar los actores algunas de las características que apuntaban como novedosas de su modelo de utilidad, caracterizan asimismo los productos ofrecidos en 1994 a la I.M.M., 1996 y lo publicado en "Búsqueda" en 1998. Por ejemplo: las tarjetas de prepago para taxis, permiten también utilizar el saldo de una tarjeta y cubrir el total del importe con otra tarjeta (Antecdts. Admtvs., fs. 140); el uso para el que son propuestas este tipo de tarjetas, tienen también como propósito desalentar delitos (rapiñas, etc.) (Antecdts. Admtvs., fs. 144 vta.), expiden también boletos (Antecdts. Admtvs., fs. 149), etc.

En conclusión, y no obstante la parquedad que se aprecia en el informante de la División Patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Antecdts. Admtvs., fs. 129 vta. y 134 vta.), se entiende que le asiste razón al recomendar el desistimiento de la solicitud citada, en virtud de no advertirse novedad ni actividad inventiva.

En virtud de lo expresado, considerando que la propuesta presentada no se ajusta a los requisitos legales exigibles como para constituirse en un modelo de utilidad patentable, aparece el acto administrativo impugnado como legítimo, y por tanto, merecedor de confirmación.

Por los expuestos fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal

F A L L A :

Desestimando la demanda incoada, y, en tal mérito, confirmando el acto administrativo impugnado.

Sin especial condenación procesal.

A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregado; y archívese.

Dr. Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza, Dra. Sassón, Dr. Monserrat (r.). Dra. Petraglia (Sec. Letrada).