Tribunal
de lo Contencioso Administrativo
Sentencia
128 de 14 de abril de 2009
Dr.
Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dra. Sassón, Dr. Monserrat.
I
- Introducción
Esta
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la
particularidad de aplicar la “cláusula del abuelo” al caso del
vino que en Uruguay tiene la marca “RIOJANO”, de VUDÚ, hace
mucho tiempo. Mucho más que los años que el AADPIC establece para
la aplicación de dicha cláusula.
Correctamente
aplicado. Por calidad, por precio, por tradición... en Uruguay no
hay quien confunda este vino con la Denominación de Origen Rioja.
II
- Texto de la Sentencia
DECRETERO
DE SENTENCIAS
//tevideo,
14 de abril de 2009.
No.
128
V
I S T O S :
Para
sentencia definitiva, estos autos caratulados: "CIRLON S.A. con
ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de
Nulidad" (Fa. No. 810/03).
R
E S U L T A N D O :
I)
Que a fs. 3 compareció Eduardo Lapenne, en representación de CIRLON
S.A., demandando la nulidad de la resolución dictada el día 24 de
febrero de 2003 por la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, que desestima la solicitud del registro de la marca
RIOJANO Acta No. 326.185, solicitada por CIRLON S.A. de Uruguay, para
la clase internacional No. 33.
Señaló
que es de aplicación lo dispuesto en el art. 100 de la ley 17.011,
pues la norma habilita el ejercicio de "acciones marcarias"
y no distingue, por lo cual cabe interpretar que sí incluye el
registro de un signo que ya esté en uso en el mercado.
Expresó
que el signo "riojano" no constituye un nombre geográfico,
ni es engañoso, y por lo tanto está permitido su registro.
Que
en relación al registro de gentilicios, es más que extensa la
nómina de registros que los recogen en diferentes clases y
especialmente en el rubro vinos y sidras.
Que
la marca en cuestión estaría amparada por la previsión del art. 79
de la ley 17.011.
En
definitiva, solicitó la nulidad del acto impugnado.
II)
Que, evacuando el traslado conferido, compareció a fs. 8 el
Ministerio de Industria, Energía y Minería contestando la demanda.
Afirmó
que el término RIOJANO no es una denominación de origen por lo
tanto no cae dentro de lo dispuesto por el art. 79 y al ser un
gentilicio de La Rioja, constituye una marca engañosa en cuanto a su
procedencia.
Manifestó
que la solicitud de la parte actora no cumple con lo establecido por
el art. 100 de la ley 17.011, ya que este artículo es de aplicación
siempre y cuando la marca solicitada sea susceptible de registro que
no es el caso del término en cuestión.
Por
otra parte, destacó, que el art. 100 establece un plazo de 2 años
para los propietarios de marcas en uso pero no registradas y para
quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieren renovado.
En
definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado.
III)
Que a fs. 11 compareció el Dr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, por
Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada "RIOJA",
deduciendo tercería coadyuvante con el estado.
Sostuvo
que su mandante es la entidad reguladora en España para la
denominación de origen "RIOJA" y tiene registrada en el
Uruguay la marca mixta "CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE
ORIGEN CALIFICADA RIOJA" No. 318.490, para distinguir la clase
33, en cuya etiqueta resalta especialmente la expresión central
"RIOJA".
Que
nos encontramos frente a una marca "engañosa" que pretende
usufructuar el prestigio de una denominación de origen notoria,
haciendo referencia a la misma y haciendo creer al consumidor que los
productos son fabricados en el lugar de origen de la denominación
"RIOJA" o en la zona geográfica "LA RIOJA" de
España.
Que
el art. 100 de la ley de marcas no es aplicable, porque refiere a las
acciones marcarias, y hace mención a marcas que sean registrables de
acuerdo con la misma ley 17.011, lo que no ocurre en el presente
caso, donde el signo en cuestión es ilegal, por infringir una
denominación de origen, una marca registrada en el Uruguay y por ser
claramente engañosa respecto al origen de los productos que pretende
distinguir.
VI)
Que abierto el juicio a prueba (fs. 14), se produjo la que luce
certificada a fs. 63.
V)
Que la parte actora no alegó de bien probado siendo acusada en
rebeldía (fs. 66/67); que alegó a fs. 68 a 73 el tercerista,
haciéndolo el demandado a fs. 74 a 76.
VI)
Que a fs. 78 la parte actora solicitó se cite a absolver posiciones
al representante procesal de la parte tercerista, quien las absolvió
a fs. 83/88.
VII)
Que conferida vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso
Administrativo, aconsejó la confirmación del acto impugnado.
VIII)
Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia
la que se acordó en legal y oportuna forma.
C
O N S I D E R A N D O :
I)
Que desde el punto de vista formal, se ha cumplido adecuadamente con
los presupuestos respectivos, para que pueda entrarse al análisis
del fondo del asunto (arts. 4 y 9 ley 15.869).
II)
Se demanda en autos, la nulidad de la resolución de la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 24 de febrero de 2003
-Acta No. 326.185- por la cual se deniega la inscripción en el
Registro, de la marca "Riojano", para distinguir los
productos incluidos en la clase Internacional No. 33; de acuerdo a la
clasificación internacional de productos y servicios para el
registro de las marcas, la clase No. 33 refiere a las bebidas
alcohólicas (con excepción de las cervezas).
III)
Varios son los puntos a dilucidar en esta causa a saber:
a)
Si la marca "Riojano" se inserta en las denominaciones de
origen o indicaciones de procedencia.
b)
Si se encuadra dentro de las hipótesis del art. 79 de la ley 17.011.
c)
Si procede en la especie, la aplicación de las teorías del
"associational confusion" y del "discriminating
purchaser".
Pues
bien, a la consideración de dichas cuestiones, se abocará de
inmediato este Tribunal.
IV) Sobre
el significado gramatical de la palabra "riojano".
A
ese respecto, nos ilustra el Diccionario de la Real Academia
Española, edic. 2001; -Riojano. 1) Adj. Natural de la Rioja, región
y comunidad autónoma de España; 2) Natural de la Rioja, ciudad y
provincia de la Argentina; 3) Natural de Rioja, provincia del
departamento de San Martín, en el Perú. Y en su 4ta. significación,
agrega el Diccionario: "Perteneciente o relativo a aquella
región o comunidad, a esa ciudad o a estas provincias".
Como
se advierte, el término cuya inscripción en el Registro se impetra,
es un gentilicio que designa a todos aquellos productos que provienen
de "La Rioja" (originalmente región de España), pero
posteriormente, los propios españoles, a la hora de designar
regiones americanas, le pusieron nombres de regiones de su patria a
zonas geográficas o a ciudades o pueblos del continente americano.
Riojano es pues un gentilicio -del latín "gentilitius"-,
perteneciente o relativo a las gentes o naciones; y como tal, el
mismo designa a todos aquellos productos que provienen de "La
Rioja" aunque, como se señaló antes, pues también aludir a un
producto original de "La Rioja", provincia argentina.
Entonces,
se convendrá con el análisis precedente, que los "gentilicios"
están directamente vinculados a un lugar o región, el cual
transmite determinadas características. En consecuencia, no se puede
dejar de asociar el término "riojano" con el lugar de
procedencia, que es "La Rioja"; esto es, cuando se expresa
el adjetivo "riojano" se quiere hacer referencia a ese
lugar y lo que se quiere destacar es que el producto posee
determinadas características, justamente por el hecho de proceder de
esa zona. por ende, no lo llamaríamos "riojano" si no
fuera porque el producto contiene características o propiedades que
resultan originarias de ese lugar. No es en sí misma una
denominación de origen, pero está íntimamente relacionada. Por lo
tanto, debemos interpretar el término "riojano", como una
denominación alusiva a la región de la cual proviene.
V)
Ahora bien, la marca "Riojano" que se aplica a vino de mesa
producidos por VUDU -vitivinicultores del Uruguay- lleva varios años,
operando en el mercado uruguayo -marca que se pretendió inscribir-;
y su uso en el Mercado, se ubica por lo menos en la década del 50,
del siglo pasado; tan es así que por aquellos tiempos, los vinos de
VUDU solían
encontrarse sobre las mesas de las familias uruguayas de la clase
media.
Este aserto resulta avalado además, por lo que emerge de la
inspección judicial practicada en autos, cuyas resultancias figuran
a fs. 54 en esta causa.
VI) De
la aplicación en la especia de la previsión del art. 79 de la Ley.
Si
bien es cierto que la utilización de una marca, la no inscripta, no
asigna derechos por sí sola también es cierto que la utilización
de una marca, no es irrelevante a la hora de la inscripción o a la
hora de interpretar la ley, máxime cuando la misma lleva operando en
el mercado uruguayo, por más de medio siglo.
A
juicio de los Ministros que suscriben la presente, se torna aplicable
en la sub-causa, la previsión del art. 79 de la ley 17.011, donde de
modo excepcional y por tratarse de una bebida alcohólica su
utilización en el Mercado, por más de 10 años, al momento de
aprobarse el acuerdo de Marrakesh, encuadra perfectamente en los
términos de la excepción, habilitándose el uso en este caso, de
una denominación de origen -como lo es "La Rioja" o
"Rioja" de la cual proviene el gentilicio "riojano"-.
VII) Si
se inscribe la marca "Riojano" no existe riesgo de
confusión.
Considera
la Corporación, que el razonamiento del Sr. Procurador del Estado,
según el cual, el consumidor medio podría relacionar la marca del
producto con el lugar a que refiere la denominación o que, aunque
fuere potencialmente habría riesgo de confusión, no
es compatible.
Y ello por lo siguiente:
La
teoría del consumidor responsable, está asociada con los eventuales
daños que se le pueden generar al titular de una marca, porque
existiría la posibilidad de confusión en la cual incurrirían
algunos consumidores, en el entendido que los clientes podrían
comprar los productos de la competidora, que indebidamente hubiere
registrado una marca susceptible de confusión. Desde esta tesitura
-que no se comparte- la marca similar, además de los clientes que
puede sustraerle a la original titular, gana prestigio de manera
indebida, producto de la "associational confusión" en que
recaen los consumidores medios, al asociarla subliminalmente a
otra marca asentada en el Mercado, que tiene de por sí respecto y
prestigio -así lo analiza Diego Chijane en su obra "Derecho de
marcas", edit. BDF, p. 343-; sin embargo, esta teoría, que se
aplica en los Estados Unidos de Norte América, refiere a marcas que
no son confundibles por los mecanismo tradiciones sino por
la asociación
subliminal.
No se trata pues, de la cuestión que se analiza en autos:
Qué
tipo de confusión, puede generar la utilización de una marca que se
usa desde tanto tiempo atrás, en el mercado uruguayo?....
VIII) La
aplicación de la teoría del "discriminating purchaser".
Es
un hecho notorio el prestigio de los vino provenientes de esa región
de España -"La Rioja"- pero dicha notoriedad, debe
relacionarse con la costumbre del consumidor
refinado de vinos importados.
Esto
es, los vinos provenientes de esa región, serán vinos de calidad
preferente, embotellados según los estándares de calidad
internacional, referidos a vino de gran calidad, lo que conlleva para
el consumidor una importante erogación económica.
Además,
el consumidor de vino de calidad preferente, es un consumidor
selectivo, atento, que no incurre fácilmente en confusión. Ese tipo
de comprador de vinos finos, se interesa detenidamente en el origen
del producto, los detalles de la cata, la descripción enológica,
verificando en la etiqueta, su procedencia particular. Estas personas
de refinado paladar, no son consumidores susceptibles de engaño, de
incurrir en confusión, entre una marca y otra; tienen un celo
particular en escoger del estante del comercio, una buena botella,
una cosecha determinada, una cepa especial, etc..
Por
todo esto, el comprador de vinos finos importados, provenientes de
Europa, no puede incurrir en confusión, cuando ve en un estante del
Supermercado o de la vinería de su confianza, un vino contenido en
caja, un vino de mesa en envase "tetra pack".
Además, cuando el consumidor selectivo, advierta que ese vino
proviene de VUDU, propiedad de la actora, concluirá rápidamente que
ese vino marca "Riojano" no es un producto vitivinícola
proveniente de "La Rioja", España, máxime si se tiene en
cuenta que el comprador de vinos importados es un consumidor
selectivo, que puede observar rápidamente que el producto en envase
"tetra pack" no es asociable a las características de un
vino importado. En otros términos, el nombre de la empresa VUDU,
famoso en el país como vino de mesa, aventa la posibilidad de que un
consumidor selectivo de vinos importados, lo asocie con un vino
español.
Por
lo antes expuesto, considera el Tribunal que la pretensión de la
actora, resulta amparada en la previsión del art. 79 de la ley
17.011, disposición que enuncia claramente:
"Se
exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que
identifique vinos o bebidas espirituosos, a quienes la hayan
utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años
antes del 15 de abril de 1994". Y como se destacó supra, ese
término se supera ampliamente, si se atiende al extenso lapso de
circulación en el mercado interno, de los vinos que son propiedad de
la empresa VUDU.
IX) En
síntesis,
por las razones expresadas precedentemente, entiende la CORPORACIÓN
que no existen razones para negar la inscripción en el Registro, de
la marca impetrada, al no existir riesgo de confusión entre una
marca de vino, que circulará en el mercado interno y los afamados
vinos importados, provenientes de España.
Por
estos fundamentos y lo preceptuado en los arts. 309 de la
Constitución Nacional, arts. 24 y 25 del Decretro-Ley 15.524 y arts.
4 y 79 de la ley No. 17.011, el Tribunal
F
A L L A :
Acógese
la demanda impetrada; y en su mérito, anúlase la resolución
impugnada.
Sin
sanción procesal específica.
A
los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las
partes, actora y tercerista, en la suma de $ 18.000 (pesos uruguayos
dieciocho mil), a cada uno.
Oportunamente,
devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr.
Harriague, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dra. Sassón, Dr. Monserrat.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
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