Marca. Trade dress.

Sentencia TCA, Nro 528, 15 de agosto de 2001

I  -  Introducción 

El concepto de trade dress lleva mucho tiempo en el Derecho Marcario. De origen anglosajón, en principio fue entendido como objeto de protección exclusiva por el derecho que persigue la competencia desleal.

Con los años, con la evolución del propio concepto de marca, fue adquiriendo tal fuerza distintiva que desde el famoso leading case norteamericano Taco Cabaña vs Taco Bell se admite su registro marcario.

Trade dress puede ser el complejo display de la decoración de una cadena de tiendas o de fast food, tanto como el envase que se diseñó para un producto. Siempre que cumpla con las características legales que lo hacen admisible dentro del concepto de marca.

En el Uruguay encontramos un pronunciamiento primario sobre la temática en esta sentencia del TCA de varios años atrás, del 2001. Tanto en el texto como, especialmente, en la opinión de los ministros discordes comienza a manejarse en nuestro país, sin lugar a dudas el instituto "trade dress" desde una perspectiva análoga al Derecho Comparado.

II  -  Texto completo de la Sentencia

Montevideo, 15 de agosto de 2001.

No. 528

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:

` 1

"SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con ESTADO   MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGíA Y MINERíA. Acción de nulidad" (No. 1145/98).

RESULTANDO:

1) Que a fs. 10 19vta. comparece la parte actora a fin de obtener la nulidad de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 20/8/97, por el que se concedió el registro de la marca "MONTERREY' (etiqueta) Acta No. 286.543 para la clase internacional No. 30, en favor de la firma chilena COMPAÑÍA DE PRODUCTOS, ALIMENTOS, Y SERVICIOS CORPORA S.A..

Expresa en síntesis la actora que la resolución impugnada al conceder derechos de exclusividad respecto de los elementos figurativos constitutivos de la marca en cuestión, vulnera los derechos de su representada, que es titular del registro de la marca "NESCAFÉ", marca mixta constituida por la expresión denominativa y el envase, con las particularidades que se pueden apreciar según la descripción que adjunta, documento b) fs. 9.

Que en el cotejo de ambas marcas y en aplicación de las reglas de confrontación de que habla Cabanellas de las Cuevas y Bertone surge que en la hipótesis del caso planteado los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. Por lo tanto considera que es el elemento protagónico el que debe ser confrontado (teoría denominada "mot vedette"). Que ambos registros presentan una misma impresión de conjunto. En los dos se produce la utilización de granos de café, que encima de ellos se observa la figura de la taza cuyo color no por casualidad también es rojo, y blanco en el interior, donde la espuma se la coloca en el mismo lado de la taza.

En consecuencia entienden que las dos etiquetas son tan similares que provocará sin ninguna duda la confusión de los consumidores de buena fe o desprevenidos, y es a ellos que la ley quiere proteger, puesto que estamos ante un producto de consumo masivo. Se estaría ante una similitud confusionista, ante una imitación fraudulenta que viola las disposiciones contenidas en los arts. 3 y 10, inc. 2, de la ley No. 9.95 6, así como el art. 3 3 del Dec. Reglamentario.

Plantea la actora que el elemento figurativo como parte integrante del todo, no puede ser reproducido por competidores, sin incurrir en la figura de competencia desleal y apropiación indebida de un signo marcario ajeno.

Concluye la accionante manifestando que la similitud que presentan las etiquetas de los conjuntos marcarios comparados, tiene como fin desviar la clientela, a favor de la firma chilena induciendo en error al consumidor medio quien se verá vulnerado en su buena fe.

11) Conferido traslado de la demanda, la misma es contestada por la Administración en tiempo y forma, según surge de fs. 29­30.

Expresa la demandada que no existen observaciones que realizar desde el punto de vista formal, no obstante en cuanto al fondo de1 asunto correspondería se desestime la demanda en atención de que su mandante ha actuado conforme a derecho. A criterio de la Administración la marca en cuesti0n es registrable con la limitación precitada y difiere del signo propiedad de la actora en cuanto a que es claramente diferente (art. 33 decreto de 29.11.940).

Concluye alegando por el acto confirmatorio, en virtud de que la parte . actora no ha aportado ningún elemento nuevo que la Administración no haya analizado en la instancia administrativa.

III) Abierto el juicio a prueba las partes produjeron la que obra certificada a fs. 50. Alegaron por su orden a fs. 52 58 y fs. 61. Se­oy0 al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien se expidió en dictamen No. 343/00 (fs. 64 65); y se citó para sentencia, la que fue legalmente acordada previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros.

CONSIDERANDO:

I) Que desde el punto de vista formal, no existen observaciones que formular, habiéndose agotado correctamente la vía administrativa y entablado en tiempo útil la presente acción de nulidad (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al aspecto sustancial planteado por las partes.

II) Eduardo LAPENNE, en representación de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. promueve la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 20 de agosto de 1997, por el que se concedió el registro de la marca "MONTERREV' (etiqueta) Acta No. 286.543 para la Clase Internacional 30.'

La actora se agravia del acto en causa, porque considera que el mismo ha sido dictado en violación de la norma derecho.

III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso como de las manifestaciones de las partes, que la empresa ahora accionante  que no dedujo oposición en vía administrativa  impugna el referido registro marcario por considerar que el elemento "emblemático" o "figurativo" ("DISEÑO) es muy similar al utilizado desde hace más de treinta años por la empresa para las marcas "NESCAFÉ", No. 236.006 (fs. 4/4v., Legajo "A"; fs. 1/1v., Legajo "B") marcas  ambas  que también comprenden el producto CAFÉ en la Clase Int. 30.

Si bien la resolución dictada con fecha 20 de agosto de 1997, concede el registro solicitado, en los términos previstos por los arts. 27 y 28 del Decreto Reglamentario de 29 de noviembre de 1940, sin conceder derechos privativos respecto de las denominaciones constitutivas, como lo señala la reclamante (ver fs. 10v. de autos). Se agravia fundamentalmente de la referida decisión, porque los derechos exclusivos sobre el conjunto marcario registrado en autos; "recaen precisamente sobre los elementos figurativos, que según puede apreciarse son una imitación burda de la marca mixta registrada por mi representada y de su uso continuo e interrumpido en el tiempo", según lo afirma en su demanda, a fs. 12 de autos.

En definitiva, a su entender, "los elementos integrantes del todo, mencionados, provocan una impresión de conjunto muy similar, dada por la suma de elementos semejantes, en una consecuencia lógica" (fs. 12 de autos citada).

Para la mayoría de los integrantes de la Sala el caso planteado en autos, supone la dilucidación de una situación conflictiva muy compleja que no escapa a la opinabilidad de quienes deben juzgar. Porque si bien se aprecia una clara diferencia de las marcas en la parte denominativa, que permitiría descartar todo riesgo de confusión. En cambio, es dable aceptar que existen ciertas similitudes en la presentación gráfica (imágenes, formas, colores) que podrían hacer pensar, razonablemente, en la posibilidad de cierto riesgo de confusión en el consumidor medio.'

Sin embargo, de acuerdo a las resultancias probatorias obrantes en la instructoria y disposiciones legales aplicables en la materia, se comparten los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en la especie, cuando concluye que se debe proceder a confirmar el acto administrativo impugnado, porque a su juicio: "Existen ciertos elementos estructurales de la presentación gráfica que son algo similares como se advierte en la presencia de granos de café; la taza de color rojo; la coloración del fondo. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que la denominación de ambos cafés son sustancialmente diversas. Uno alude a NESTLÉ y el otro a MONTERREY en tamaños destacado?.

Y agrega dicho Magistrado: “La comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importantes que las semejanzas. Además, la mayor parte de las propagandas de los cafés utilizan la gráfica de los granos de café lo que en sí no supone a criterio del dictaminante una fantasía exclusiva" (fs. 64v. de autos).

En su virtud, si bien el elemento figurativo en la comparación de las marcas enfrentadas se aprecia algo similar, a primera vista; también no se discute que la diferente DENOMINACIÓN entre uno y otro registro marcario, es clarísima. Aspecto que es considerado en muchos de los fallos de la Corporación como determinante para permitir la coexistencia registral en ciertos casos. En ese marcario mixto como la "etiqueta", el elemento "Su estructura gráfica es totalmente diferente, a pesar de que ambas ocupan los mismos elementos  taza roja con café servido espumoso y granos de café tostados  ambientados en cálidos tonos de color café dorado, pero en distinta proporción con relación al total. Una tiene una continuidad de lectura y la otra está parcelada en cuatro".

"Ambos productos se pueden exponer en estantes de supermercados mostrando su información, sin llegar a producir confusión en el consumidor".

IV) No es de recibo en el caso, lo que la actora denomina: "ingresar en forma paralela a lo que hoy en día se denomina "trade dress" "situación que", entiende "se configura en el caso en cuesti0n". Colmo lo señala la reclamante: "Trade Dress": "refiere a la apariencia visual del producto", que "consiste habitualmente en la pluralidad de varios elementos incluyendo, entre otros; tamaño, forma, color, diseño, textura y gráficos" (fs. l4v. de autos).

Sin embargo, conforme al comentario respecto de la "DILUCIóN DE LOS TRADE DRESS" DEBIDO A LA INFLUENCIA DE PRODUCTOS COMPETIDORES", se afirma: "Existe sin duda una zona legítimamente libre en la cual se permite la copia. Esto es así en los casos en que la correspondiente industria acepta los rasgos genéricos o funcionales a los efectos de identificar un tipo particular de producto o de indicar características específicas. Por ejemplo, tapas de tarros rojas pueden denotar café descafeinado, y las botellas amarillas podrían simbolizar líquido para lavar con aroma a limón. Tales rasgos genéricos o comunes, de utilidad manifiesta para el consumidor, deberían estar disponibles Gratuitamente para todos los miembros de la industria pertinente".

Y se establece, claramente: "Sin embargo, no es cuando se copian los rasgos genéricos y funcionales cuando se cruza la línea divisoria, sino cuando el carácter distintivo y la combinacion general de la apariencia única de un producto, es decir su "trade dress" SE IMITAN SERVILMENTU (fs. 65/66, en rojo A.A., Legajo "B").

En la especie, el registro de la marca solicitada, se otorgó en los términos previstos por los arts. 27 y 28 del Decreto Reglamentario de 29 de noviembre de 1940, sin conceder derechos priva tivos respecto de las denominaciones constitutivas.

En definitiva, como destaca el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo , "Si se comparan las dos gráficas que se presentan a fs. 9 que utiliza NESCAFE para los dos tipos de café que comercializa (uno de ellos el BRACAFÉ) se advertirá que a su vez entre sí no son iguales sino que la taza y el color de los granos es diferente. No parece que el alcance de la protección de una marca en este tema lleve a que cada vez que aparezca una taza y granos de café en la gráfica alguien tenga la exclusividad" (ver fs. 64v. 65, de autos).

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría.

FALLA:

Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal.

A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese.

Dr. Eduardo Brito del Pino. Dr. José Baldi Martínez. Dr. Julio César Borges.

Dr. Manuel Mercant: Discorde por entender que: I) Si bien no puede dejar de reconocerse que la marca "Monterrey " en su enunciación aparece como diferente de la que se pretende proteger, y que, según se afirma por la sociedad "Corpora S.A. ", se ha acreditado que ambas marcas han coexistido durante muchos años en Chi le sin que se haya producido. confusión algún (fs. 66 de A.A. Letra "A'). De todas formas y analizando las marcas en su conjunto, más aún por tratarse de marcas 66 mixtas 99 , se estima que aparecen significativas similitudes en la representación figurativa, que hacen pensar en la existencia de copia de elementos, realizados de tal forma, que pueden configurar un supuesto de confundibilidad o aún de competencia desleal.

Así la presentación general de los productos "Monterrey disposición de los colores, marrón, blanco y rojo, la figura de dos tazas rojas con interior blanco y la marca del producto en fondo blanco al centro de las etiquetas y envases, todo ella evoca a la empleada por los productos distinguidos por "Nescafé”.

Si bien en los hechos no existe una distinción de tratamiento entre íl envase " y "envoltorios ", corresponde intentar acercar la moderna figura del "trade dress " que ha cobrado gran notoriedad en los últimos años y se ha ido incorporando en las legislaciones de algunos países sea a través de la ley de Marcas o en Leyes especiales (GUTIÉRREZ CARRA U, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas ", 2 a Edición 1998).

Tras ese concepto, según señala el autor, se ha entendido tradicionalmente que "la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los productos, sin embargo modernamente el concepto incluye también la apariencia global del producto y su empaque llegando incluso a comprender el diseño y la forma del mismo. Vale decir que el "trade dress " abarca la imagen o impresión visual que provoca el producto y su empaque como un todo... " Dentro del que pueden incluirse medidas, formas, color o combinación de colores, textura, representaciones gráficas y hasta se ha llegado al extremo de comprender técnica de ventas.... " (G UTIÉRREZ CARRA U, Ob. y pág. Cit.).

Concluyéndose por parte del autor y la doctrina especializada más moderna, que de todas formas se trata de una cuestión que debe ser resuelta por el intérprete en cada caso.

II) Es importante señalar que en el caso ambos registros identifican o distinguen marcas y productos de una misma naturaleza que se comercializa a través de los mimos canales de venta, constituyen productos de consumo masivo y están orientados a un mismo ` tipo de público, por lo que no puede dejar de reconocerse la existencia de un riesgo cierto en que un consumidor medio razonable (de diligencia media) atribuya a éstos un mismo origen empresarial o que pueda llegar a creer en la existencia de una vinculación de las empresas productoras de los respectivos productos.

Ello ingresa en el riesgo, en sentido amplio o estricto, de confusión, sea dicho riesgo mediato o inmediato como expresa el profesor Manuel Arean Lalin (en "Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas" en Revista de Propiedad Industrial No 41996, págs. 54155).

De la misma forma el Dr. Jesús GOMEZ MONTERO entiende que debe existir una protección de la marca, del riesgo de confusión que se pueda sufrir por asociación o confusión indirecta.

En el caso existen varios elementos comunes a considerar: la taza de un idéntico color rojo en las dos, el fondo blanco que se asoma, los granos de café que rodean la taza, la espuma típica del café.

Todo ello surge de autos y de la protocolizaci0n de fotos que lucen en el Legajo "B ". Poco cambia el hecho de que "Nescafé" y "Bracafé" usen una sola taza y que "Monterrey " utilice dos, mas el aditamento de dos figuras humanas, porque lo cierto es que la impresión General es de indudable similitud, atenuada por la diferencia en lo denominativo pero que no resulta suficiente para disminuir la impresión de conjunto ya señalada y que conforma el "trade dress " de la firma oponente.

III) La pericia realizada en términos de alta técnica para establecer las diferencia (realizada por Patricia Barros en Santiago de Chile en el año 1996 y que surge a fs. 43153 y 54155 del Legajo "A " ya citado) no hacen más que marcar las dificultades para diferenciar    diseños y emblemas ", pues en ella si bien luego de un prolijo y pautado estudio se concluye en la ausencia de peligro de confusión, tal actitud crítica y de apreciación de un entendido, no puede pedirse al consumidor medio que carece de conocimientos tan depurados como para arribar a la convicción de que no existe confundibilidad.

La pericia viene a demostrar justamente lo contrario de lo que pretende, porque en definitiva el consumidor medio o razonable puede ser inducido a error o llevado a confusión por la apariencia general de una y otra etiqueta.

IV) Si bien en el año 1981 se registró por primera vea "Monterrey en Chile, ya entonces existía como marca, por lo menos notoria, "Nescafé " y esta marca y el elemento figurativo complementario ha sido usado desde hace más de 30 años, extremo que no ha sido controvertido, eso no resulta suficiente, pues en la década del 60 ya existía "Nescafé " y su elemento figurativo en discusión, es sospechoso que los elementos seleccionados por la firma chilena para cubrir artículos que distinguen su marca sean prácticamente los mismos, Pues dicha empresa no desconocía o no podía ignorar la existencia de "Nescafé " y su "Trade dress " o elemento figurativo complementario.

Las inspecciones judiciales obrantes en los A.A. y documentación gráfica, agregada, permiten advertir la fuerte similitud que existe entre los elementos gráficos o figurativos de las marcas en pugna.

En la denominada "Confundibilidad por similitud de dibujo" expresa el Dr. Mario D. LAM4S en su libro "Derechos de Marcas en el Uruguay" pág. 236.  "rigen las mismas reglas de apreciación de las denominaciones, especialmente, la necesidad de apreciar el "con. to IP PY .

Y este "conjunto ", en el caso, a través de los cuatro elementos importantes comunes que tienen los diseños de las marcas en pugna (utilización de una taza color rojo, fondo blanco de la misma, granos de café alrededor de ella y espuma en su borde), permiten llegar a la conclusión de que existe un claro riesgo de confusión y admitir un supuesto de confundibilidad.

En base a ello es que se estima que el acto debió ser anulado.

Dr. Víctor Hugo Bermúdez: Discorde por los mismos fundamentos expuestos por el Dr. Mercant.

Dra. María del Carmen Petraglia. Secretaria Letrada.