ESPAÑA. Tribunal Supremo Sala de lo Civil Sentencia 771/2016 de 1 de marzo del 2016 Min Redactor Ignacio Sancho Gargallo I - Comentario |
El Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne promovió la nulidad de la marca, sobre la base de diversas disposiciones que encierran su preocupación por la protección del significado de la indicación geográfica que representa: Champagne.
En una posición muy cuestionada, personalmente entendemos que muy peligrosa para la integridad de la expresión "Champagne", no fue admitida la nulidad de "Champín". El Tribunal Supremo ratifica un fallo anterior en ese sentido.
El punto a debate es si necesariamente debe ser engañosa o distorsiva una expresión alusiva para poder admitirse que genera un daño a su referente. Es decir: probablemente nadie piense que Champín es Champagne... pero tal vez sea tarde cuando la dilusión del poder de la indicación geográfica se pueda probar.
Muy intersantes los argumentos.
LINKS con más información:
Comentario:
http://www.lvcentinvs.es/2016/03/22/caso-champin-la-proteccion-de-la-do-champagne-y-la-gaseosa/
Otro Comentario:
http://almacendederecho.org/la-marca-champim-no-es-nula/
Informaicón:
http://ultimahora.es/noticias/sociedad/2016/03/07/180564/supremo-confirma-marca-espanola-para-ninos-champin-infringe-denominacion-origen-champagne.html
II - TEXTO COMPLETO
T
R I B U N A L S U P R E M O
Sala
de lo Civil
Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán
SENTENCIA
Sentencia
Nº: 107/2016
Fecha
Sentencia : 01/03/2016
CASACIÓN
Recurso
Nº : 2660 / 2013
Fallo/Acuerdo:
Sentencia Desestimando
Votación
y Fallo: 03/02/2016
Ponente
Excmo. Sr. D. : Ignacio Sancho Gargallo
Procedencia:
AUD. PROV. DE GRANADA
Secretaría
de Sala : Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL
SUPREMO
Sala
de lo Civil
SENTENCIA
Nº: 107/2016
Excmos.
Sres.:
D.
Ignacio Sancho Gargallo
D.
Francisco Javier Orduña Moreno
D.
Rafael Sarazá Jimena
D.
Pedro José Vela Torres
En
la Villa de Madrid, a uno de Marzo de dos mil dieciséis.
La
Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados, ha visto
el
recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en
grado de apelación por la Audiencia
Provincial
de Granada, sección 3ª, como consecuencia de autos de juicio
ordinario seguidos ante el Juzgado
de
lo Mercantil núm. 1 de Granada.
El
recurso fue interpuesto por la entidad Comité Interprofessionnel du
vin de Champagne, representada
por
la procuradora Almudena Galán González.
Es
parte recurrida la entidad Industrias Espadafor S.A., representada
por el procurador Jaime Gafas
Pacheco.
ANTECEDENTES
DE HECHO
PRIMERO.-
Tramitación en primera instancia
1.
El procurador Carlos Alameda Ureña, en representación de la
entidad Comité Interprofessionnel du
vin
de Champagne, interpuso demanda de juicio ordinario ante el
Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada,
contra
la entidad Industrias Espadafor, S.A., para que se dictase sentencia:
«por
la que: 1º Declare:
a)
La nulidad del registro de marca nº 2060239 Champim.
b)
Que el uso que la demandada viene realizando de la marca Champín
en el marco constituye una
infracción
de la Denominación de Origen Champagne.
c)
Que el uso que la demandada viene realizando del distintivo Champín
y de los elementos
característicos
de presentación de las botellas de vino de Champagne constituye
un acto de competencia
desleal.
2º
Condene a la demandada
a)
A estar y pasar por la anterior declaración.
b)
A cesar en cualquier clase de uso del distintivo Champín.
c)
A cesar en la fabricación y comercialización del producto Champín
objeto de la acción bajo la
presentación
imitadora del vino de Champagne.
d)
A retirar del mercado a su costa todos los ejemplares del producto
Champín objeto de la acción.
e)
A retirar del mercado cualesquiera anuncios, folletos y documentos
publicitarios o comerciales de
todo
tipo, incluido Internet, en los que figure el distintivo Champín
o el producto objeto de acción.
3º
Ordene la cancelación registral de la marca nº 2060239 Champim,
mediante la remisión del
correspondiente
oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Todo
ello con expresa imposición de las costas a la demandada».
2.
La procuradora Carolina Chacón Quero, en representación de
Industrias Espadafor, S.A., contestó
a
la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:
«desestimando
íntegramente la demanda, con imposición de las costas al actor».
3.
El Juez de lo Mercantil núm. 1 de Granada dictó Sentencia con
fecha 8 de enero de 2013 , con la
siguiente
parte dispositiva:
«Fallo:
Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Carlos Alameda
Ureña, en nombre
y
representación del Comité interprofessionnel du vin de champagne,
contra Industrias Espadafor S.A.
En
consecuencia, declaro la nulidad de la marca nº 2060239 "Champim",
que el uso que la demandada
viene
realizando de dicha marca en el mercado constituye una infracción de
la denominación de origen
"Champagne"
y que el uso que la demandada viene realizando del distintivo
"Champín" constituye un acto de
competencia
desleal. Asimismo, condeno a Industrias Espadafor SA a estar y pasar
por dichas declaraciones,
a
cesar en cualquier clase de uso del distintivo "Champín",
a cesar en la comercialización del producto
"Champín"
con dicha denominación y a retirar del mercado a su costa todos los
ejemplares del producto
"Champín"
así como cualesquiera anuncios, folletos y documentos publicitarios
o comerciales de todo tipo,
incluido
Internet, en los que figure el distintivo "Champín".
Finalmente, acuerdo que, una vez firme la presente
resolución,
se proceda a la cancelación registral de la marca antes mencionada.
Finalmente,
cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad».
SEGUNDO.
- Tramitación en segunda instancia
1.
La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por
la representación de la entidad
Industrias
Espadafor S.A.
La
resolución de este recurso correspondió a la sección 3ª de la
Audiencia Provincial de Granada
mediante
Sentencia 6 de septiembre de 2013 , cuya parte dispositiva es como
sigue:
«Fallamos:
Estimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de la
demandada "Industrias
Espadafor
S.A." contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil
Único de Granada en Juicio
Ordinario
nº 1.003/11, de fecha 8 de enero de 2013, que se revoca y, con
desestimación íntegra de la demanda
interpuesta
por "Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne"
contra la apelante, absolvemos a esta
demandada
de los pedimentos de la demanda condenando a la actora al pago de las
costas de la primera
instancia,
sin hacer expreso pronunciamiento sobre las de esta apelación a
ninguna de las partes.
Devuélvanse
a la apelante el depósito constituido para este recurso».
TERCERO.-
Interposición y tramitación del recurso de casación
1.
El procurador Carlos Alameda Ureña, en representación de la
entidad Comité Interprofessionnel du
vin
de Champagne, interpuso recurso de casación ante la Audiencia
Provincial de Granada, sección 3ª.
Los
motivos del recurso de casación:
«1º)
Infracción por inaplicación del Convenio entre el Estado español y
la República francesa sobre la
protección
de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973, en relación
con el art. 5.1.f) LM 2001
[
art. 11.1e) LM 1988 ].
2º)
Infracción por inaplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007.
3º)
Infracción por inaplicación del art. 5.1 g) de la Ley de Marcas
[art. 11.1.f) de 1988].
4º)
Infracción por interpretación errónea e inaplicación del art. 12
de la Ley de
Competencia
Desleal».
2.
Por diligencia de ordenación de 20 de noviembre de 2013, la
Audiencia Provincial de Granada,
sección
3ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y
acordó remitir las actuaciones a la Sala
Primera
del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer
por término de treinta días.
3.
Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte
recurrente la entidad Comité
Interprofessionnel
du vin de Champagne, representada por la procuradora Almudena
Galán González; y como
parte
recurrida la entidad Industrias Espadafor S.A., representada por el
procurador Jaime Gafas Pacheco.
4.
Esta Sala dictó Auto de fecha 9 de septiembre de 2014 , cuya
parte dispositiva es como sigue:
«Admitir
el recurso de casación interpuesto por la representación procesal
de "Comité Interprofessionel
du
vin de Champagne" contra la sentencia dictada, con fecha
6 de septiembre de 2013, por la Audiencia
Provincial
de Granada (sección 3ª), en el rollo de apelación nº 346/2013 ,
dimanante de los autos de juicio
ordinario
nº 1003/2011 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Granada».
5.
Dado traslado, la representación procesal de la entidad
Industrias Espadafor S.A., presentó escrito
de
oposición al recurso formulado de contrario.
6.
Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista
pública, se señaló para votación y fallo
el
día 5 de febrero de 2016, en que ha tenido lugar.
Ha
sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
PRIMERO.-
Resumen de antecedentes
1.
Para la resolución del presente recurso debemos partir de la
relación de hechos relevantes
acreditados
en la instancia.
Industrias
Espadafor, S.A. (en adelante, Espadafor) es titular de la marca
denominativa española núm.
2.060.239,
«Champim», registrada para productos de la clase 32 (cervezas,
aguas minerales y otras bebidas
no
alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas). La marca fue
solicitada
en el año 1996 y fue concedida bajo la vigencia de la Ley 32/1988,
de 10 de noviembre.
Espadafor
emplea el signo Champin en la comercialización de una bebida
no alcohólica para niños, en
concreto,
una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas,
que presenta en el mercado
con
el tipo de botellas empleado para la comercialización de los cavas y
vinos espumosos, con imágenes
infantiles
de payasos.
2.
El Comité interprofessionnel du vin de Champagne
(en adelante, Comité de Champagne )
ejercitó
contra
Espadafor una pluralidad de acciones basadas en: i) la nulidad de la
marca denominativa núm.
2.060.239,
«Champim», por incurrir en las prohibiciones absolutas contenidas
en las letras f ) y g) del art.
5.1
LM 2001 ; ii) que el uso realizado por la demandada del signo Champin
constituye una infracción de la
denominación
de origen Champagne; y iii) que este uso del signo Champin,
junto con los elementos adiciones
de
presentación del producto de la demandada, constituye actos de
competencia desleal tipificados en los
arts.
5 (engaño), 12 (aprovechamiento indebido de la reputación ajena) y
15 (infracción de normas) de la Ley
de
Competencia Desleal .
3.
El juzgado mercantil apreció la nulidad de la marca «Champim»
por dos razones: primero, porque
infringe
la prohibición legal contenida en el art. 118 quaterdecies.2.b) del
Reglamento CE 1234/2007, de 22
de
octubre, que protege las denominaciones de origen, entre las que se
encuentra «Champagne», de toda
usurpación,
imitación o evocación, ya que la marca de la demandada evoca esta
denominación de origen,
y
por ello incurre en la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.a)
LM en relación con el art. 5.1.f) LM ;
segundo,
porque el signo registrado «Champim» objetivamente induce a error
en el público sobre la naturaleza
y
procedencia geográfica del producto, lo que conlleva la aplicación
de la causa de nulidad prevista en el art.
51.1.a)
LM en relación con el art. 5.1.g) LM .
La
sentencia de primera instancia también declaró que el empleo de su
marca por la demandada
constituía
una infracción de la denominación de origen.
Finalmente,
el juzgado analizó los actos de competencia desleal denunciados y,
después de descartar
que
hubiera actos de engaño del art. 5 LCD , ni de violación de normas
del art. 15 LCD , sí apreció que el
empleo
por la demandada de la denominación Champin en las bebidas
que comercializa constituía un acto
aprovechamiento
de la reputación ajena del art. 12 LCD .
4.
La sentencia dictada por el juzgado mercantil fue recurrida en
apelación por la demandada. La
Audiencia
estima íntegramente el recurso y rechaza tanto la nulidad de la
marca de la demandada, como que
por
la aplicación de su marca en la comercialización de su bebida
gaseosa para niños haya incurrido en actos
de
aprovechamiento de la reputación ajena:
«desde
una mera identidad fonética del término 'Champín' la actora
pretende y la sentencia concede
una
nulidad por riesgo de confusión e intento de engaño o peligro de
asociación por error respecto de una
bebida
gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas ofrecida en
el mercado, sin más pretensión
que
la de diversión y emulación de hábitos de adultos en las
celebraciones, fiestas y similares por parte
de
pequeños a los que va destinado este producto sin que quién compre
o consuma bebida pueda pensar,
racionalmente,
que se trate de un producto de la verdadera Champagna y que
ello pueda perjudicar a la actora,
un
producto que dista en mucho de la calidad del auténtico champán y
por más que se resalte que la forma
de
la botella o el tipo de envase con tapón de corcho y cierre similar
evoque no solo al champán sino a otras
bebidas
parecidas o no (vid los productos de las págs. 25 a 37 de la
demanda) o porque se anuncie en el dibujo
que
cubre toda la botella, con signos y dibujos infantiles en los que
aparecen burbujas en coherencia con el
grafismo
de la marca comunitaria -no atacada ni tachada de nulidad en el
procedimiento-, sino únicamente,
por
tanto, en base a una semejanza fonética y escrita que es propia más
que de la marca de la confrontación
de
términos ya vulgarizados, y cabe entender que genéricos, como se ha
convertido el término 'champán'.
Esto
es, que se está ante uno de esos vocablos, en palabras del artículo
5 de la Ley de Marcas de 2011 y
artículo
11 de la Ley anterior de1988 , "que se componen
exclusivamente de signos o indicaciones que pueden
servir
en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
valor, la procedencia geográfica, ...".
[...]
»la
Ley 17/2001, en su artículo 5.1º.g ), establece como
prohibición absoluta, al igual que antes lo
hacía
el artículo 11 de la Ley 32/88 , la de registrar como marcas
los signos que puedan inducir al público
a
error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica del producto o servicio, y el
artículo
6.1.b), como prohibición relativa la de registrar marcas o signos
que por ser idénticos o semejantes a
una
marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o
servicios que designan existe un riesgo de
confusión
en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de
la marca anterior, por lo que es
fundamental
en esta compulsa de los signos o marcas en controversia atender al
principio de especialidad,
consagrado
tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid.
SSTS de 28 de septiembre
de
2000 y 26 de junio de 2003 ), pues el riesgo de confusión
ha de evaluarse sobre todo en función de la
clase
o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o
nombre distintivo de forma que
cuanto
más similares sean los productos o servicios designados por tales
marcas, mayor será el riesgo de
confusión
entre los signos semejantes.
»En
el caso de autos la demanda ni siquiera plantea el riesgo de
confusión, más allá de la gramatical o
fonética,
excluyendo la valoración conjunta en la presentación, objeto y
destino de los productos enfrentados
y
mal puede aceptarse, sino de la forma sobredimensionada, un error
real que asocie aquel producto que
comercializa
la actora con verdadero o auténtico champán francés, bien alejado
incluso del principio de
especialidad.
Sucumbe pues, sin más, este motivo del recurso que arrastra la
estimación del último referido
a
la acción de competencia desleal por aprovechamiento de la
reputación ajena desde el énfasis argumental
de
la forma del envase al que acude la actora para reprochar que trata
de emular la botella de champán pues,
como
venimos diciendo, la presentación de la bebida 'Champín', no
cabe duda, se ofrece como un producto
propio
diferenciado, claramente distinguible de cualquiera de los que
presenta la actora y de los intereses que
defiende
la misma, aunque lo sea dentro de los patrones habituales que se
utilizan con admisibilidad en el
mercado
para cada tipo de producto pues, en conclusión y como señalaba la
STS de 17 de mayo de 2005 con
cita
en la STJCE de 29 de septiembre de 1998 , para apreciar la
similitud entre los productos o los servicios
designados,
procede tener en cuenta, también, esos factores pertinentes que
caracterizan la relación entre
los
productos o servicios, lo que incluye su naturaleza, su destino, su
utilización y su carácter competidor o
complementario,
y las SSTS de 25 de octubre de 2006 y 25 de enero de 2007 ,
con cita en la STJCE de 29 de
septiembre
de1998 , recuerdan que en este juicio de valoración ha de
tenerse en cuenta la interdependencia
que
existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o
servicios designados con ellos, lo que
implica
que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios pueda
ser compensado por un elevado
grado
de similitud entre las marcas, lo que aquí, desde luego, no ocurre.»
5.
La sentencia de apelación es recurrida en casación por Comité
de Champagne , sobre la base de
cuatro
motivos. Los dos primeros motivos guardan relación con la pretensión
de nulidad de la marca por ser
contraria
a la Ley [ arts. 51.1.a ) y 5.1.f) LM ], que esta ligada a la
declaración de infracción de la protección
que
el Convenio hispano francés de 27 de junio de 1973 y el Reglamento
CE 1234/2007 conceden a la
demandante
como titular de una denominación de origen. El motivo tercero tiene
que ver con otra causa
distinta
de nulidad, la prevista en el art. 5.1.g) LM . Y el motivo cuarto se
refiere a las pretensiones basadas
en
la Ley de Competencia Desleal. Por esta razón analizaremos
conjuntamente los dos primeros motivos, y
luego
de forma separada el tercero y el cuarto.
SEGUNDO.
Recurso de casación
1.
Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo
primero se basa en la infracción por
inaplicación
del convenio entre el Estado español y la República francesa sobre
la protección de las
denominaciones
de origen de 27 de junio de 1973, en relación con el art. 5.1.f) LM
2001 [ art. 11.1e) LM 1988 ].
La
infracción vendría determinada por haber negado protección a la
denominación del origen Champagne
frente
al registro y uso de la marca «Champim» por la demandada.
La
denominación Champin es un diminutivo de champán, traducción
al español de la denominación
Champagne,
que es una de las amparadas por el reseñado Convenio de 27 de junio
de 1973. Este signo
Champin
evoca la denominación de origen Champagne.
El
motivo segundo se basa en la infracción por inaplicación del
Reglamento CE núm. 1234/2007, de
22
de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de
mercados agrícolas. El art. 118
quaterdecies
de este Reglamento expresamente atribuye a los titulares de las
denominaciones de origen una
protección
no sólo frente a un uso comercial directo o indirecto de un nombre
protegido, sino también de
«toda
usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen
verdadero del producto o el
servicio
o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos
"estilo", "tipo", "método",
"producido
como", "imitación", "sabor", "parecido
a" u "otros análogos"». Esta protección ya se
contenía en
los
mismos términos en el art. 13.1 del Reglamento anterior (Reglamento
CEE núm. 2081/1992, de 14 de
julio
de 1992 ).
En
el desarrollo del motivo se razona que en este caso el signo Champin
evoca la denominación
de
origen Champagne, tal y como la STJCE de 4 de marzo de 1999 ha
interpretado el concepto legal
«evocación».
El concepto «evocación» incluye la situación en la que los
consumidores, al ver el nombre del
producto,
piensan «como imagen de referencia» en los productos protegidos por
la denominación de origen.
Sin
que sea necesario que exista riesgo alguno de confusión entre los
productos de que se trate.
Procede
desestimar ambos motivos por las razones que exponemos a
continuación.
2.
Desestimación de los motivos primero y segundo . Conforme
al art. 51.1.a) LM :
«El
registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme
y ser objeto de cancelación:
a)
Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo
3 y en el artículo5 de la presente
Ley».
El
art. 5 LM regula las prohibiciones absolutas de registro de marca. La
invocada en primer lugar por el
recurrente
para justificar la nulidad de la marca de la demandada es la
contenida en la letra f) del apartado 1:
«No
podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...]
f)
Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas
costumbres».
En
la demanda, la petición de nulidad de la marca «Champim» por
incurrir en esta prohibición absoluta,
se
fundó en la infracción de la previsión normativa contenida en el
art. 118 quaterdecies del Reglamento CE
núm.
1234/2007, de 22 de octubre de 2007, y también en la infracción del
Convenio hispano francés sobre la
protección
de las denominaciones de origen de 27 de junio de 1973. En la medida
en que esta última norma
no
aporta ninguna protección adicional relevante para justificar la
nulidad de la marca basada en el art. 5.1.f)
LM
, realizaremos un tratamiento conjunto con especial referencia al
Reglamento CE núm. 1234/2007, que
fue
la norma que tuvo en cuenta el juzgado mercantil para estimar la
concurrencia de este motivo de nulidad,
y
el tribunal de apelación para desestimarla.
3.
La denominación de origen, que es una subespecie de la
indicación geográfica, se define en el
art.
2.1.a) del Reglamento CE 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la
protección de las indicaciones
geográficas
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios, del siguiente modo:
«(E)l
nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un país, que sirve
para
designar un producto agrícola o un producto alimenticio
-
originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho
país,
-
cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente
al medio geográfico con sus
factores
naturales y humanos, y
-
cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la
zona geográfica delimitada».
Por
su parte, el art. 118 ter.1.a) del Reglamento (CE ) 1234/2007, para
precisar el ámbito de aplicación
de
las normas relativas a las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas, define las denominaciones
de
origen del siguiente modo:
«(E)l
nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos
excepcionales, de un país, que sirve
para
designar un producto referido en el artículo 118 bis, apartado 1,
que cumple los requisitos siguientes: i)
su
calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un
entorno geográfico particular, con los
factores
naturales y humanos inherentes a él, ii) las uvas utilizadas en su
elaboración proceden exclusivamente
de
esa zona geográfica, iii) la elaboración tiene lugar en esa zona
geográfica, y iv) se obtiene de variedades
de
vid de la especie Vitis vinífera».
La
demandante recurrente, titular de una denominación de origen
incluida en esta definición, invoca la
protección
conferida en el apartado 2 del art. 118 quaterdices:
«Las
denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas
protegidas, así como los vinos
que
utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones
del producto, estarán protegidas de:
a)
todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido: i) por
parte de productos comparables
que
no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o ii) en
la medida en que ese uso aproveche
la
reputación de una denominación de origen o una indicación
geográfica;
b)
toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el
origen verdadero del producto o el
servicio
o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos
«estilo», «tipo», «método»,
«producido
como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros análogos;
c)
cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la
procedencia, el origen, la naturaleza o
las
características esenciales del producto, en el envase o en el
embalaje, en la publicidad o en los documentos
relativos
al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de
envases que por sus características
puedan
crear una impresión errónea acerca de su origen;
d)
cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor
acerca del verdadero origen del
producto».
Y
el apartado 4 de este mismo precepto dispone que «(l)os Estados
miembros adoptarán las medidas
necesarias
para frenar la utilización ilegal de las denominaciones de origen
protegidas y las indicaciones
geográficas
protegidas a que se refiere el apartado 2».
En
concreto, la demandante denunciaba que la demandada, con el registro
de su marca denominativa
«Champim»,
había infringido lo previsto en la letra b) del apartado 2 de este
art. 118 quaterdices, que
protege
a las denominaciones de origen afectadas no sólo de toda usurpación
o imitación, sino también
de
toda evocación. El recurso insiste en que Champin, diminutivo
de Champán, traducción al castellano
de
Champagne, evoca la denominación de origen de la demandada. Y
esta infracción normativa es la que
pretende
incardinar en la letra f) del art. 5.1 LM , para justificar la
nulidad absoluta de la marca «Champim».
4.
Pero la referencia a los signos contrarios a la Ley contenida en
el art. 5.1.f) LM no abarca cualquier
infracción
legal. Así, por ejemplo, por coherencia sistemática, no puede
alcanzar a las prohibiciones relativas
contenidas
en los arts. 6-10 LM , pues de otro modo se confundirían estas
prohibiciones relativas con las
absolutas.
Para
comprender el alcance de esta prohibición absoluta, debemos acudir a
la Directiva 2008/95/CE,
de
22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia
de
marcas, que vino a sustituir a la anterior Directiva 89/104/CEE. En
concreto al art. 3.2.a ) de la Directiva,
según
el cual:
«Cualquier
Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea
denegado o, si está
registrada,
que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:
a)
pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa
distinta de la normativa en materia
de
marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad».
En
nuestro caso, para saber si la eventual infracción denunciada
pudiera justificar la nulidad al amparo
del
art. 5.1.f) LM nos sirve de guía la interpretación sistemática de
la norma que se denuncia infringida ( art.
118
quaterdecies, apartado 2, del Reglamento CE 1234/2007). Máxime
cuando existe un precepto específico,
el
anterior (art. 118 tercedies), dedicado a la relación con las marcas
registradas, que en su apartado 1 prevé:
«Cuando
una denominación de origen o una indicación geográfica esté
protegida en virtud del presente
Reglamento,
el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones
mencionadas en el artículo
118
quaterdecies, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a
una de las categorías enumeradas
en
el anexo XI ter se rechazará si la solicitud de registro de la marca
se presenta con posterioridad a la fecha
de
presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la
denominación de origen o la indicación
geográfica
y la denominación de origen o indicación geográfica recibe
posteriormente la protección.
»Se
anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo
dispuesto en el párrafo primero».
La
prohibición de registro de marca y, en su caso, su nulidad esta
prevista expresamente para los casos
en
que se incurra en alguno de los supuestos del apartado 2 del art. 118
quaterdecies y se refiera a un producto
perteneciente
a una de las categorías del anexo XI ter, entre los que se
encuentran los vinos espumosos de
calidad,
pero no las bebidas para los que está registrada la marca «Champim».
Esta
prohibición de registro y consiguiente motivo de nulidad,
preconizada por el art. 23 del Acuerdo
ADPIC,
tiene su plasmación en la letra h) del art. 5.1 LM . Conforme al
art. 23.2 ADPIC, «(d)e oficio, si
la
legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte
interesada, el registro de toda marca
de
fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una
indicación geográfica que identifique
vinos,
o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación
geográfica que identifique
bebidas
espirituosas, se denegara# o invalidara# para los vinos o las bebidas
espirituosas que no tengan ese
origen».
Y el art. 5.1. LM incluye entre las prohibiciones absolutas, en la
letra h), los signos «que aplicados
a
identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en
indicaciones de procedencia geográfica
que
identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa
procedencia, incluso cuando se indique el
verdadero
origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida
o acompañada de expresiones
tales
como "clase", "tipo", "estilo",
"imitación" u otras análogas».
Es
lógico que en la demanda no se ejercitara esta causa de nulidad,
porque la marca «Champim» no
se
registró para identificar vinos o bebidas espirituosas.
Por
lo que respecta a la acción de nulidad solicitada y ahora
cuestionada en casación, si el propio
Reglamento
( CE) 1234/2007, al regular las «relaciones con las marcas
registradas» en el art. 118 tercedies, ha
ceñido
la prohibición de registro y la nulidad del registro de marca «que
corresponda a una de las situaciones
mencionadas
en el artículo 118 quaterdecies, apartado 2 », a que dicha marca se
aplique a los vinos y bebidas
del
correspondiente anexo, no tiene sentido ampliar la prohibición
absoluta a todos los casos en que se
conculque
la protección del art. 118 quaterdecies, apartado 2, subsumiendo su
eventual infracción en el tipo
previsto
en el art. 5.1.f) LM (signos contrarios a la Ley).
5.
El motivo segundo razona que la infracción por inaplicación del
Reglamento (CE) 1234/2007 se ha
producido
no sólo porque la sentencia no haya reconocido la protección que
otorga a la denominación de
origen
de la demandante (Champagne) frente al registro de la marca
«Champim», sino también porque no
ha
reconocido esta protección frente al uso por la demandada de esta
marca «Champim».
Conviene
no perder de vista que el art. 34.1 LM confiere al titular de la
marca el derecho a usar la
marca
registrada, conforme a su registro. No se ha puesto en duda que la
demandada haya usado su marca
denominativa
«Champim» como la tiene registrada, y para los productos para los
que la tiene registrada,
ajenos
no sólo a los vinos amparados por la denominación de origen
«Champagne», sino a cualquier de los
protegidos
por el Reglamento (CE) 1234/2007. En concreto para una bebida para
niños, gaseosa con sabor
a
frutas.
Por
otra parte, la evocación que este uso del signo Champin puede
generar respecto de la
denominación
«Champagne» es tenue e irrelevante para infringir el
apartado 2 del art. art. 118 quaterdecies
del
Reglamento (CE ) 1234/2007. No cualquier evocación justifica la
infracción, sino que debe estar ligada
a
la protección otorgada a las denominaciones de origen. En este caso,
el producto al cual se aplica el
signo
Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los
productos amparados por la denominación
«Champagne»,
que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación a
la que se refería el
Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de
1999, caso formaggio Gorgonzola
(C-87/97
), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta el alcance
del concepto evocación de una
denominación
de origen, los productos eran comparables, lo que no ocurre en el
presente caso. El Tribunal
de
Justicia razonó que «el concepto de evocación (...) abarca un
supuesto en el que el término utilizado para designar un producto
incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al
ver el nombre
del
producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la
mercancía que se beneficia de la
denominación»
(ap. 25). En nuestro caso no se genera esta conexión mental en el
consumidor que perjudique
la
finalidad perseguida con la denominación de origen, ni tampoco
constituye un aprovechamiento indebido
de
la reputación de la denominación de origen
«Champagne»,
razón por la cual la tenue evocación resulta irrelevante.
6.
Por su parte, el 2 del Convenio hispano francés de 1973
prescribe que las denominaciones de origen
como
la de la demandante sólo puedan ser empleadas en el Estado español
para productos o mercancías
francesas
y en las condiciones previstas por la legislación francesa. Aunque
esta previsión normativa nos
remitiera
al art. L642-1 del Code Rural francés, que prohíbe el empleo
de la denominación de origen o
cualquier
otra mención que la evoque para un producto similar, tampoco cabría
apreciar que el registro de la
marca
«Champim» para los productos para los que está registrada, que no
son similares al vino amparado
por
la denominación de origen «Champagne», infrinja aquella
norma, ni que, por las razones aducidas en
el
fundamento jurídico noveno respecto del Reglamento (CE) 1234/2007,
la infracción denunciada hubiera
podido
constituir una prohibición absoluta del art. 5.1.f) LM .
7.
Formulación del motivo tercero . El motivo se basa en la
infracción por inaplicación del art. 5.1.g) LM ,
que
coincide con el art. 11.1.f) LM 1988 , vigente cuando se solicitó y
concedió la marca de la demandada, en cuanto que la sentencia
recurrida desestima la acción de nulidad del registro de marca
«Champim» ejercitada sobre la base de la prohibición absoluta de
registro de los signos engañosos establecida en aquellos preceptos.
El
registro de la marca «Champim» incurre en la prohibición de
registro de los signos engañosos, porque es
apto
para inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza y
características del producto que distingue:
los
consumidores pueden creer que la bebida denominada Champin ha
sido elaborada a partir de Champan
o
que es un producto derivado del Champan o que comparte con él
algunas de sus características principales.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
8.
Desestimación del motivo tercero . El art. 5.1.g) LM
prohíbe el registro de los signos «que puedan
inducir
al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la
procedencia geográfica del producto
o
servicio». Con ello se prohíbe el registro del signo engañoso, y
se entiende por tal aquel que, por un defecto
intrínseco
y en relación con los productos para los que se registra, induzca a
error a sus destinatarios sobre
un
aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de
decisiones en el mercado.
Contrariamente
a lo manifestado por la recurrente, la marca de la demandada no
induce a pensar a
los
consumidores que la bebida denominada Champin ha sido
elaborada a partir de Champagne o que sea
un
producto derivado o que comparta con él algunas de sus
características principales, que constituiría el
presupuesto
para que pudiera haberse infringido el art. 5.1.g) LM . A ello
contribuye de manera decisiva la
singularidad
de los productos objeto de protección por la denominación de
origen, y su disparidad respecto de
aquellos
para los que está registrada la marca «Champim», que impide pueda
generarse aquella idea errónea
sobre
su calidad o procedencia.
9.
Formulación del motivo cuarto . El motivo se funda en la
infracción por interpretación errónea e
inaplicación
del art. 12 LCD , que tipifica los actos de aprovechamiento indebido
de la reputación ajena.
En
el desarrollo del motivo se razona que la Audiencia infringe este
precepto y la jurisprudencia
que
lo interpreta cuando justifica que han existido actos de
aprovechamiento de la reputación ajena, en la
consideración
de que no hay riesgo de confusión entre el producto Champin y
los vinos de denominación
de
origen «Champagne», al no existir riesgo de error entre los
consumidores sobre el origen del producto
Champin.
Procede
desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
10
. Desestimación del motivo cuarto . La recurrente, en su
demanda, justificaba la infracción del art. 12
LCD
en que la demandada, mediante el empleo su marca «Champim» y una
presentación de su producto de
forma
similar a las botellas de Champagne, pretendía establecer su
asociación mental en los consumidores
con
los vinos de Champagne, para aprovecharse de las ventajas
derivadas del prestigio y renombre en el
mercado
de estos últimos.
10
Es
cierto que, como razona la recurrente, conforme a la jurisprudencia
de esta Sala, la conducta
tipificada
en el art. 12 LCD no requiere que se genere riesgo de confusión o
asociación, ni que sea apta para
producir
engaño a los consumidores, y se refiere a las formas de presentación
o creaciones formales, como
sucede
con el tipo del art. 6º LCD ( Sentencias 746/2010, de 1 de diciembre
; 95/2014, de 11 de marzo ; y
450/2015,
de 2 de septiembre ). Pero esto no significa que en este caso se
cumpla con el tipo.
Como
hemos declarado en las sentencias reseñadas, el art. 12 LCD contiene
la interdicción de los actos
de
expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo
para dotar de reputación, prestigio o
buena
fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado.
Para su apreciación es precisa
la
existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo
que requiere una cierta implantación en
el
mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen
«Champagne». Pero también es
necesario
que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un
comportamiento adecuado
para
aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Y en este caso
no lo es.
La
demandada no está usando la denominación de origen, sino una marca
denominativa que no es
tan
semejante como para que su empleo para los productos a los que se
aplica (una gaseosa de frutas para
niños)
sea apta para irrogarse el prestigio de la denominación de origen
«Champagne»,
o aprovecharse de ella. Y el empleo simultaneo de un envase común a
los vinos
espumosos
y de aguja, y no exclusivo del Champagne, con unos dibujos
infantiles, no varía esta apreciación
judicial.
TERCERO.
Costas
Desestimado
el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas
generadas por su
recurso.
Por
lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español.
F
A L L A M O S
1º
Desestimar el recurso de casación formulado por la representación
de Comité interprofessionnel du
vin
de Champagne contra la sentencia de la Audiencia
Provincial de Granada (sección 3ª) de 6 de septiembre
de
2013 (rollo núm. 346/2013 ), que conoció de la apelación
interpuesta contra la sentencia del Juzgado
Mercantil
1 de Granada de 8 de enero de 2013 (juicio ordinario núm.
1003/2011).
2º
Imponer las costas de la casación a la parte recurrente.
Publíquese
esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los
autos originales y rollo
de
apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos
procedentes.
Así
por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA pasándose al efecto
las
copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ignacio
Sancho Gargallo.- Francisco Javier
Orduña
Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Pedro José Vela Torres.- Firmado y
Rubricado. PUBLICACIÓN.-
Leída
y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio
Sancho Gargallo , Ponente que ha
sido
en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia
Pública la Sala Primera del Tribunal
Supremo,
en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de
Justicia de la misma, certifico.
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