TAC 6, Sentencia del 16 de marzo del 2016
Ministra redactora: Dra. Marta Gómez Haedo Alonso
Ministras firmantes: Dras. Marta Gómez Haedo, Selva Klett y Martha Alves de Simas
I - INTRODUCCIÓN
La casuística en materia de Propiedad Intelectual deja en evidencia, muchas veces, lo precario que puede ser intentar formular reglas para obtener soluciones en todos los casos. Por ello, en esta ocasión, que damos a conocer la sentencia referida al reclamo por productos falsificados Louis Vuitton, prácticamente planteamos niveles de interrogantes.
Los hechos, sucintamente, son los siguientes. En un conocido supermercado de Montevideo se identificaron mercaderías falsificadas de una marca notoria de productos de alta gama, carísimos. Los productos falsificados tenían un precio notoriamente inferior al usual de la marca, la calidad del producto también era inferior y se vendían en un puesto de venta que no se corresponde con los lugares de venta de tales productos legítimos.
Que la marca está falsificada, parece claro para todos. El tema es que el sistema reacciona de manera muy distinta ante supuestos iguales. En algunas oportunidades los jueces condenan sobre la base de supuestos objetivos de daño. En otras oportunidades se basan en que el consumidor sabe que es falsificado y que, por lo tanto, no puede identificarse daño. Esto sucede en todos los escenarios, en todos los países del mundo.
En este caso se tomó una posición intermedia, si se quiere: se mandó retirar los productos reconociendo su calidad de falsificación. Asimismo, se entendió que el daño no había sido probado.
Estas situaciones suscitan las siguientes interrogantes, a tenor de lo que establece la sentencia.
¿Se comparan productos o los signos marcarios?
¿En una apreciación de los hechos corresponde prescindir del producto con la marca falsificada?
¿En qué se fija el consumidor para interpretar o entender el acto de oferta publicitaria o de invitación a comprar? ¿Solamente en la marca o en la marca y el producto?
¿Es razonable fijar el análisis en la reacción del consumidor al punto de admitir circulación de productos con marcas falsas?
¿Un producto que se reconoce falso, en un lugar de venta donde nunca estaría realmente a la venta el auténtido y a un precio menor sustituye al auténtico?
¿Cómo probar un daño a la marca en caso de erosión o tarnishment cuando algunos actos de venta e producos falsificados no generan un perjuicio medible contablemente en el momento por compras que nunca hubiera hecho el consumidor del producto falsificado (que no gastaría en uno auténtico)?
En definitiva.
Entiendo que la atención del consumidor se capta por la marca, pero luego, en principio, de manera general, se aprecia el sentido de la oferta como conjunto.
Hago hincapié en la expresión que lo hace “de manera general” en conjunto, porque en casos particulares de productos, signos o consumidores a quienes va dirigida la oferta puede ser distinto. No es lo mismo la atención general a servicios especializados o tecnológicos o a productos de consumo masivo, que a otros de complejidad intermedia.
Asimismo, como siempre en materia de Propiedad Intelectual, es difícil desprenderse de la casuística: signo “más confundible” que otro.
Más allá de todas las interrogantes y las visiones que se tengan de estas situaciones es insoslayable que, por lo menos, quien usa marca ajena en productos falsificados comete actos de competencia desleal por APROVECHAMIENTO de REPUTACIÓN AJENA.
II - TEXTO COMPLETO
Montevideo, 16 de marzo de 2016.
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “Malletier, Louis Vuitton c/ Henderson y Cía. Derecho Marcario.” IUE: 2-26576/2014, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia Nº 7/2015 del 5/3/2015 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, Dr. Alejandro Recarey.
RESULTANDO: I) El referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se remite la Sala, amparó parcialmente la demanda y en su mérito, prohibió el uso marcario cuestionado (ordenando su cese) y la comercialización de los artefactos denunciados como espurios o apócrifos. Sin especiales sanciones causídicas en el grado (fs. 414 a 418). II) Contra la referida sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 419 y ss.), agraviándose en síntesis:
a) La sentencia incurre en error. Lo que se debe comparar a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión son los signos marcarios mismos, no los productos identificados con esos signos marcarios. Habrá infracción marcaria aun cuando dos productos sean completamente diferentes entre sí siempre y cuando exista riesgo de confusión entre los productos.
b) Al concluir que no hubo confusión entre los productos, la Sede sostuvo –con claro error- que no existió infracción a la Ley Nº 17.011. La violación a esta ley y al Protocolo de Mercosur es clara. Tal conclusión conduce a tolerar y consentir la violación del orden jurídico vigente.
c) No resulta aplicable el art. 1319 del C. Civil sino el art. 87 de la Ley Nº 17.011. En esta teoría la obligación de indemnizar nace de la obtención de ganancias a partir del uso de un signo propiedad de un tercero, sin necesidad de que el titular del derecho pruebe el daño efectivo en su patrimonio.
d) La sentencia apelada reconoce el daño pero no lo tiene por probado. El daño moral resulta procedente respecto de las personas jurídicas y respecto del daño patrimonial emergen de la prueba allegada a la causa los elementos necesarios para su determinación.
e) No se condenó a las demandadas al pago de las costas y costos pese a que se probó su actuación temeraria.
III) Sustanciado el recurso, se franqueó el mismo, con efecto suspensivo (fs. 461) y recibidos los autos por el Tribunal el 9/10/2015 (fs. 465), previo pasaje a estudio, se acordó decisión anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 200.1 del C.G.P.
CONSIDERANDO:
I) La Sala, con el número de voluntades requerido en la ley (art. 61 de la L.O.T.), habrá de confirmar la sentencia de primera instancia.
II) El caso de autos:
En el caso, la actora promueve demanda solicitando el cese del uso de su marca registrada así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados contra Patricia M. Importación y Ventas y Henderson & Cía., en sus calidades de importadora y comercializadora respectivamente (fs. 43 y ss.).
Expresa que a fines del mes de julio de 2013, un cliente habitual de Louis Vuitton de Punta de del Este concurrió expresamente al local de éste a decirle a la encargada que en Tienda Inglesa se comercializaban cofres apócrifos identificados con la marca.
Sostiene que la Ley Nº 17.011 otorga al titular de la marca registrada la exclusividad en el uso de la misma y la posibilidad de impedir que otras personas registren o usen como marcas o como nombres comerciales signos que sean confundibles con el previamente registrado.
Solicita el cese en el uso de la marca propiedad de Louis Vuitton, el cese de la comercialización de los productos falsos y el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del uso ilegítimo de la marca, a cuyos efectos solicita se difiera la liquidación a la vía del art. 378 del C.G.P.
III) Como se anunciara, se irá a la confirmación de la sentencia de primera instancia, compartiendo en general el Tribunal los fundamentos de la misma.
Ésta, partiendo del régimen general de responsabilidad extracontractual consagrado en el art. 1319 del C. Civil, concluye que si bien se configura el hecho ilícito por la contravención a la Ley Nº 17.011, no corresponde acoger los daños solicitados –moral y patrimonial- en virtud de no haberse acreditado los mismos. Consecuentemente, dispone el cese de la comercialización de los productos apócrifos y no hace lugar a las condenas solicitadas.
IV) El agravio de la parte actora porque considera que no debió compararse los productos sino los signos marcarios mismos, no es de recibo.
El artículo 1º de la Ley Nº 17.011 dispone: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.” A su vez, conforme al art. 14: “El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley.”
La propia norma deja sin contenido el agravio de la actora.
Como bien lo explica el “a quo” la comparación entre los productos resulta determinante para considerar si pudo existir o no confusión.
En tal sentido, se comparte lo sostenido por el Sr. Juez de primera instancia en cuanto a que el público no pudo confundirse entre ambos productos ni pudo haber creído que los vendidos en Tienda Inglesa eran producidos por la actora, por lo que correctamente concluye que no resultó probado el riesgo de confusión.
Tal lo que emerge del “Estudio pericial documentoscópico y grafoscópico” de María Belén Camejo Molina (resultando clara la bajísima calidad de los productos que ofrecía Tienda Inglesa en relación a los productos auténticos de Louis Vuitton, los materiales menos nobles apreciables aun en un examen superficial, la gran diferencia de precios entre ambos productos, “La diferencia en la calidad del material utilizado para la confección es manifiesta en cada uno de los componentes del cofre, siendo siempre el Auténtico muy superior…-fs. 21-”), así como de los testimonios de fs. 343 a 347 y 375 a 380.
V) En lo que respecta al régimen aplicable, la parte actora insiste en la existencia y aplicación de un régimen distinto al de la responsabilidad extracontractual regulado por el art. 1319 del C. Civil.
Más precisamente, fundándose en el art. 87 de la Ley Nº 17.011 concluye en la existencia de un régimen de responsabilidad de excepción, por lo que, la simple violación a la normativa haría posible la condena a los daños. Considera que la responsabilidad es objetiva, surge por el solo hecho de utilizar la marca o el nombre comercial sin autorización de su titular.
Se estima que el agravio tampoco es de recibo.
El art. 87 de la Ley Nº 17.011 dispone: “Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.”
No se comparte la interpretación que hace la actora partiendo de esta norma que existe un régimen de responsabilidad especial distinta al régimen general.
De dicho artículo no puede inferirse tal conclusión.
El Tribunal comparte la posición doctrinaria y jurisprudencial que entiende que respecto al accionamiento por daños y perjuicios en el derecho marcario, rige el régimen general de responsabilidad extracontractual (arts. 1319 y sgtes. del Código Civil).
En tal sentido pueden citarse, como acertadamente indica la demandada al evacuar el traslado de la apelación, la sentencia Nº 3.213 del 2/9/2014 dictada por la Suprema Corte de Justicia (“la Sala se pliega a las posiciones doctrinarias que sostienen respecto al accionamiento por daños y perjuicios en el derecho marcario, que rige el régimen general de la responsabilidad extracontractual (artículo 1319 y sgtes. del C. Civil). En tal sentido cabe citar a Carlos M. Freitas “Estudios sobre Marcas de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay”, quien opina que: “La disposición legal que habilita la acción de daños y perjuicios en el ámbito de la Ley de Marcas, puede calificarse de innecesaria, ya que la acción por daños y perjuicios deberá seguirse por los principios generales del derecho y en esta disposición nada se agrega al respecto.”).
También la sentencia Nº 179/2010 del 25/6/2010 del T.A.C. 3º Turno.
En el mismo sentido pueden citarse a los Dres. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry en “las Marcas en el Uruguay” (pág.84- 85) y Siegbert Rippe en “La propiedad industrial en el Uruguay”(pág. 50).
Conforme con ello, resulta un presupuesto indispensable la acreditación de daños.
Como bien lo señala el sentenciante de primera instancia, ninguno de los daños reclamados fueron acreditados en autos.
Si bien el hecho ilícito se encuentra probado en la especie, era carga de la accionante acreditar la existencia del daño, lo que no aconteció en el subcausa.
No solo debe invocarse el daño sino que debe resultar acreditada su existencia con certeza, siendo el daño un elemento esencial de la responsabilidad extracontractual.
En autos se llegó a hablar de daño grave pero no se cumplió con la carga probatoria impuesta en el art. 139.1 del C.G.P, sin perjuicio de resaltar la falta de claridad en la demanda al especificar los daños que entiende se le causaron a su representada.
El perjuicio debe ser probado tanto en su entidad como en su relación de causalidad con el hecho ilícito, lo que no sucedió en la especie.
Al respecto ha sostenido el TAC de 5º Turno: “Por tanto aunque en autos se ha demostrado que el demandado ha actuado en forma ilícita, se ha configurado el factor subjetivo de atribución, no es posible condenar a pagar daños cuya existencia (an debeatur) no se ha justificado conforme a derecho…
Como sostiene Gamarra aunque no pueda afirmarse que sea el elemento fundamental de la responsabilidad, es su elemento capital y la obligación resarcitoria solo nace en el preciso momento en que se verifica su producción aunque antes ya se hubieran verificado los restantes elementos como la ilicitud, factor de atribución y, relación de causalidad.
Ilicitud y daño son conceptos diversos, independencia que el art. 1319 citado subraya al exigir primero la existencia de un hecho ilícito y luego que ese hecho haya causado un daño pues si se lesiona un bien protegido pero la lesión no causa una pérdida, podrá haber ilicitud pero no daño, en cuyo caso no nace la obligación de reparar (Conf. Gamarra, Tratado, T XIX, 3º parte, Responsabilidad Extracontractual, Vol. I, págs. 233/234). El principio rector de la responsabilidad extracontractual en nuestro derecho es el de la reparación integral del daño (arts. 1319, 1323, 1324 del Código Civil).
Para que pueda actuarse la obligación de indemnizar el perjuicio sufrido es necesario que quien lo invoca pruebe la existencia del daño y que su origen se haya en relación de causalidad adecuada en la conducta ilícita que se imputa a la parte contraria, de acuerdo al claro precepto que enuncia el art. 139 del CGP.
A juicio de la sala, la parte actora no ha logrado desembarazarse de esa carga: no ha acreditado los cuantiosos daños que alega haber sufrido a causa de la conducta de la demandada.”( Sentencia 163/2014 del 12/11/2014).
VI) Conforme con lo expuesto anteriormente, no corresponde pronunciarse sobre los restantes agravios relativos a la procedencia del daño moral de las personas jurídicas y la posibilidad de liquidar el daño patrimonial.
VII) En lo que respecta a la imposición de costas y costos, tampoco es de recibo el agravio.
No se advierten razones para la imposición de las mismas ya que la actuación procesal de las demandadas ha sido correcta y se estima que han litigado en el entendido que les asiste razón (arts. 56 y 261 C.G.P.).
Por los fundamentos expuestos,
El Tribunal, FALLA:
Confírmase la sentencia impugnada, sin especiales sanciones causídicas en el grado.
Oportunamente, devuélvase a la Sede a quo.
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