J ROU – Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia Nº 232, del 15 de marzo de 2006.-
Min. Red.: Dr. Preza.
I - INTRODUCCIÓN
El título de la obra constituye objeto de protección del derecho de autor. Expresamente lo enumera el artículo 5 de la Ley 9.739 de 17 de diciembre de 1937.
Puede suceder que el título de una obra tenga, a la vez, fuerza distintiva del producto cultural que identifica. En ese caso, habrá interés en protegerlo como marca. Aunque, de pleno derecho, por la circunstancia de su uso, si estuviera identificando una actividad comercial, por sí es nombre comercial.
En el caso se plantea una situación en la cual el nombre, título, de un periódico de extenso conocimiento que se había dejado de publicar, fue registrado por un tercero en el Registro de Marca, sin consentimiento ni conocimiento del legítimo titular de los derechos de autor.
Aplicada la normativa legal, fue reconocido debidamente el derecho del titular del derecho de autor al título, que era el titular de los derechos para la publicación del periódico que, por más que ya no se publicara, mantenía la titularidad autoralista.
II - TEXTO DE LA SENTENCIA
Montevideo, 15 de marzo de 2006.
VISTOS :
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "Llantada Fabini, Modesto J. con Estado (Ministerio de Industria, Energía y Minería) - Acción de nulidad" (Nº 518/02).
RESULTANDO:
I) Que a fs. 1 comparece el actor interponiendo acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 31 de octubre de 2001, por la que se concediera el registro de "Tribuna Salteña" bajo el Nº 331.797 solicitado por Reg S.A. para distinguir productos de la clase internacional 16.
Luego de reseñar brevemente cómo procedió a agotar la vía administrativa, expresa que "Tribuna Salteña" es signo distintivo, denominación y título de una reconocida publicación periodística del Departamento de Salto, editada continua e ininterrumpidamente por 84 años, desde 1906 hasta 1990.
Procede a narrar cómo fue cambiando la titularidad de la empresa hasta quedar él como único titular, así como que, a fines de 1990, por razones económicas, se interrumpió su edición, pero espera poder retomarla a la brevedad.
Sostiene que a fines de 2001, se vio sorprendido por la noticia de la reaparición del periódico. Habiendo procedido a indagar los hechos, constató que se habría solicitado y concedido el registro de la marca "Tribuna Salteña" para distinguir un producto idéntico al suyo, acto que no fuera publicado en el Diario Oficial.
Expresa que dicho acto constituye una apropiación indebida, piratería registral y un intento de confundir al público consumidor, y de lesionar los derechos intelectuales y morales de sus titulares y sucesores.
Agrega que quien solicitara el registro, titular también de una empresa competidora (Diario La República), pretende apropiarse del prestigio ajeno, el de la más reconocida publicación de Salto en toda la historia nacional.
Manifiesta que el acto en proceso se constituye como un acto de concurrencia desleal (art. 5 numeral 7 de la ley Nº 17011, art. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, art. 16 del Acuerdo Trips y art. 9 numeral 6 del Protocolo de Normas del Mercosur). Alega que también es una reproducción o imitación exacta de un signo distintivo y notorio en nuestro país (art. 5 numeral 6 de la ley 17011), ya que su empresa goza de lo que doctrinariamente se conoce como notoriedad restringida, es decir el conocimiento por la generalidad o una porción importante de los probables consumidores, al ser reconocida por un sector importante del público uruguayo, no sólo por el medio periodístico.
Se agravia además al entender que Tribuna Salteña es una falsa indicación del origen o procedencia del producto (artículo 4 numeral 4 de la ley Nº 17011, artículo 10 del Convenio de París), pues sugiere un origen geográfico y empresarial determinados: el Departamento de Salto y la empresa de Modesto J. Llantada.
Por último considera que tal registro constituye una infracción a los derechos de autor sobre el título de una obra literaria (art. 5 ley Nº 9739 y art. 5 numeral 2 de la ley 17011).
Sostiene que al ser solicitada y otorgada la nueva marca, se evidencia concurrencia desleal, al tratarse de idéntico producto, siendo el solicitante una empresa concurrente.
Solicita en definitiva que se anule el acto impugnado.
II) Conferido el correspondiente traslado, a fs. 18 comparece la Administración demandada, evacuándolo.
Expresa que el acto en proceso es en todo legítimo, así como el actor carece de legitimación activa al no tener un interés directo, personal y legítimo, pues Tribuna Salteña no se publica hace 13 años.
Sostiene que es imposible que exista concurrencia desleal, ya que el actor no desarrolla actividad comercial, por lo que no se le puede privar de su clientela.
Agrega que tampoco puede haber confusión en el consumidor, ya que el tiempo transcurrido desde la última publicación lo hace imposible.
Controvierte la notoriedad de la marca Tribuna Salteña, que fuera una publicación limitada a un ámbito acotado, que insiste cesara hace 13 años.
En cuanto a que la marca en cuestión constituye un nombre geográfico o indicación de procedencia, sostiene que el agravio debe desestimarse, pues la ley rechaza tales indicaciones cuando no son originales y distintivas respecto de los productos a que se aplican y puedan provocar confusión, agregando que también deben tenerse en cuenta las disposiciones de los artículos 74 y 75 de la ley 17011. Con respecto a la primera de estas normas, sostiene que Tribuna Salteña es marca suficientemente distintiva y original y es imposible sostener que los consumidores puedan ser confundidos. Con respecto al artículo 75, agrega que Tribuna Salteña no es nombre de ningún país, ciudad, región o localidad y no se percibe qué cualidad o característica pueda otorgar esa expresión.
Concluye solicitando se confiera traslado al titular de la marca impugnada así como, en definitiva, el rechazo de la acción instaurada.
III) Dada la noticia del pleito al tercero denunciado (decreto 822/2003 a fs. 22), el mismo no compareció dentro del plazo fijado a esos efectos.
IV) Abierto el juicio a prueba (decreto 1787/2003 a fs. 24) se produjo la que luce certificada a fs. 71.
Alegaron las partes, la actora de fs. 73 a 77 y la demandada a fs. 91 y vto.
Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por dictamen N° 274/2005 (fs. 100).
Se dispuso el pase a estudio y se citaron las partes para sentencia, la que fue acordada en legal y oportuna forma.
CONSIDERANDO:
I.- Que desde el punto de vista formal se han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas respectivas (artículos 4 y 9 de la ley Nº 15869), por lo que queda habilitado el ingreso al fondo del asunto.
II.- Se asiste en la especie, a un interesante caso, que promete ser un precedente jurisprudencial insoslayable, a poco que el tiempo haga su obra ineluctable; y ello porque, aquí, más que un problema específico del derecho marcario, está en juego la protección de los derechos intelectuales de un autor. En la sub-causa está en disputa la utilización del nombre de un diario o periódico, no como marca (si bien erróneamente la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial hizo lugar al registro impugnado), sino que se trata de proteger el derecho de autor, emanado de una creación literaria.
En efecto, el registro de la marca "Tribuna Salteña" fue concedido para la clase Int. 16 (sin discriminar) omitiendo que, según lo prevé el art. 5 num. 2º de la ley 17011, no son registrables los elementos protegidos por el derecho de autor, como es el caso, sin duda, del título "Tribuna Salteña".
III.- La Sala no abriga la menor duda de que en la cuestión litigiosa que se ventila en autos, resultan amparables los derechos del autor intelectual y que el marco normativo referencial, lo encontramos en la ley Nº 9739; este texto legal, en su art. 5º comprende en la producción intelectual, científica o artística, entre otros, los "Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creación".
Ahora bien, con la prohibición del registro marcario, se busca la protección de todos los bienes comprendidos en la ley Nº 9739 y en el Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas, aprobado por decreto Nº 275/67. Esta irregistrabilidad cesa únicamente cuando la solicitud respectiva sea formulada por el titular de la obra o con su consentimiento expreso. Comentando los referidos textos normativos, expresan Merlinski-Salaverry que hay en ellos una diferente protección:
"En la ley Nº 9739, se protegen esencialmente los aspectos intelectuales y morales o los derechos de esta índole, que se derivan para el propietario, de la creación literaria o artística; también algunos derechos de contenido económico, relativos a la reproducción y explotación económica de la obra en cuestión. El art. 9º num. 1º del citado Convenio, establece que los autores de obras literarias o artísticas protegidas por el convenio "gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma"; a su vez, el num. 2º del mismo artículo reserva a las legislaciones de los países de la Unión, la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, "con tal que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor".
Pues bien, en nuestro país, la ley 9739 consagró este derecho exclusivo de "autorizar la reproducción", en particular en los arts. 1, 2 y 46.
IV.- La parte actora, en la etapa de prueba cumplida en este juicio, logró acreditar fehacientemente ser titular de un interés directo, personal y legítimo, que resulta violado por el acto administrativo que impugna, estando fuera de la controversia que se plantea en la litis, que el
Sr. Modesto Llantada Fabini ha sido el continuador, durante mucho tiempo, de la trayectoria y prestigio adquirido en el medio periodístico y particularmente en el departamento de Salto, por el mentado periódico (art. 309 de la Constitución Nacional). Por tanto, el acto administrativo impugnado ha sido dictado en abierta violación de una regla de derecho, desconociendo las normas internacionales y nacionales que, de rango legal, protegen los derechos de autoría intelectual. Esa autoría intelectual proyecta a toda la obra, incluyendo el título identificador de la misma. Piénsese tan solo por un instante, lo que significa para los uruguayos, la directa referencia a Diarios o Periódicos, que forman parte de la Historia Nacional; piénsese en nombres como "El Día", "El Diario", "La Mañana", "El Debate", "Acción", "Marcha" o "El Popular" y piénsese, por añadidura, si resulta moral y legítimo, que alguien, sin la debida autorización de los legítimos titulares de esos derechos intelectuales, pretendiere valerse del prestigio y fama adquiridas por ese tipo de obras intelectuales. La respuesta no admite dos alternativas: se está vulnerando un derecho individual, claramente protegido por la legislación nacional y quien permita tal atropello, da cima a un fallo anulatorio.
Y como lo destaca en su voto uno de los Sres. Ministros firmantes del presente fallo, "ha sido convenientemente acreditado en autos, a partir de la agregación de los antecedentes administrativos, que el diario Tribuna Salteña fue publicado por la empresa del accionante por muy largos años, ganándose en el medio (Salto) un prestigio y notoriedad incontestable (fs. 25/28, 42, 49 y 65). Realmente considero, que para una publicación casi centenaria, una interrupción de 13 años no perjudica la noción de notoriedad, pensada ella en el restringido ámbito geográfico que la recibía (AA fs. 2/82, 91 y 95/107); ante lo cual, el registro cuestionado violenta sin duda, lo establecido en el art. 5 num. 6 de la ley 17011."
"Pero, más allá de esta circunstancia indudable, es correcto lo que dice el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que según lo establecido en el art. 5 de la ley Nº 9739, la publicación de un periódico resulta ser una obra literaria, que recibe la protección del art. 5 num. 2 de la ley de Marcas."
V.- En otros términos, el acto administrativo impugnado se ha dictado en violación de una regla de derecho; específicamente, en abierta colisión con las previsiones normativas de los arts. 1, 2 y 46 de la ley Nº 9739; y ello porque en la ley 17011 la protección recae no sobre el contenido de la obra, sino sobre la utilización comercial de determinados elementos o aspectos individualizadores de esas obras. Estos elementos pueden ser, por ej., el propio título de la obra que se trate o el de algún personaje. Estos elementos son perfectamente pasibles de una explotación de índole o de contenido comercial, si se les utiliza, por ej., como marca de un producto o servicio y en los casos que la ley quiere evitar este tipo de explotación por un tercero no autorizado, según lo ponen de manifiesto los citados autores en su reconocida obra "Las Marcas en el Uruguay", p. 26.
En cambio, en la sub-causa lo que está en juego es la protección de un derecho intelectual, que ha sido desconocido por el acto administrativo, dictado en abierta violación de normas legales que protegen los derechos de autoría intelectual.
Por estos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y atento a lo preceptuado en los arts. 309 de la Constitución Nacional, 1, 2 y 46 de la ley 9739 y art. 25 del decreto-ley 15524, el Tribunal FALLA :
Acogiendo la demanda y en su mérito, decretando la nulidad del acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.”
Rochón - Battistella - Lombardi - Preza – Harriague.- Dra. Petraglia, Sec. Let.
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