Trade dress. Marcas. Análisis de confundibilidad.

TAC 2º
Sentencia Nº 273 de 5 de setiembre de 2007
Ministros: Sassón, Sosa Aguirre, Chediak González (red)


I - INTRODUCCIÓN

En este pronunciamiento tratan la confundibilidad marcaria, referida específicamente a envases de barritas de cereales. Involucra aspectos de Trade Dress y cómo analizar si existe similitud, teniendo en cuenta que – en función del producto que se trate – hay elementos que es de uso o de estilo que se encuentren en el packaging indicando en qué consiste el contenido.

Destaco la sentencia porque hace una comparación interesante, como sistema, para llegar a una conclusión fundada.

No dispongo de las etiquetas que se comparan como para coincidir o no con la apreciación. Mi referencia es a aspectos formales del pronunciamiento.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA


Montevideo, 5 de septiembre de 2007.


VISTOS:

Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados " ARCOR SAIC con EPSA ( PLUCKY SA). Daños y perjuicios." (Ficha 32-702/2002), venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 81 de fecha 17 de noviembre de 2006, dictada por el señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Séptimo Turno doctor José Lobelcho.

RESULTANDO:

I ) Que por el fallo apelado se desestimó la demanda en todos sus términos; sin especial condenación procesal (fojas 645 a 650).
La Sala dará por aceptada y reproducida la relación fáctica y de actos procesales contenida en la sentencia, por ajustarse a las resultancias de autos. 
II ) Que contra dicho fallo se alzó la parte actora, mediante el recurso de apelación, agraviándose en esencia porque: 
a) no comprende como el Juez a quo se excusó de verificar los otros extremos que determinan la concurrencia desleal, cuando ni siquiera fue capaz de analizar si existía un o un hecho ilícito por parte el demandado y desestimó la demanda, supuestamente, por no existir el elemento del daño; 
b ) en definitiva el riesgo de confusión en el mercado entre ambos envases es irremediable, y es mayor aún si apreciamos la identidad total del producto protegido, "barras de cereales", no pudiendo existir entonces meras coincidencias, sino una intencionalidad evidente que conlleva a un claro acto de concurrencia desleal; 
c) el ilícito en la concurrencia desleal es de carácter objetivo, institucional, de peligro y de mercado, y no será necesario probar el daño o la intención de dañar, siendo suficiente que exista una conducta que infrinja normas objetivas de actuación;
d) los actos de Plucky SA fabricando un producto que es comercializado con una etiqueta idéntica a la de su producto, reconocido a nivel mundial, y a nivel del mercado uruguayo, ya es prueba suficiente de la configuración de una acción dolosa (fojas 659 a 666).
III ) Que la parte demandada evacuó el traslado conferido (fojas 670 a 678) y por auto 381 /2007 se franqueó la alzada (fojas 679).
Llegados los autos al Tribunal pasaron a estudio sucesivo de los señores Ministros.
Oportunamente se acordó en legal forma dictar decisión anticipada al amparo de lo dispuesto en el artículo 200.1 numerales 1o. y 2o. del CGP.

CONSIDERANDO:

I ) Que el Tribunal habrá de confirmar, por unanimidad , la sentencia impugnada.
En primer término, en relación a la apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria No. 2471 del 9 de junio de 2004 (fojas 271 a 272), anunciado con efecto suspensivo en audiencia (fojas 273) y franqueado con ese efecto por resolución No. 3395/2004 (fojas 284), es dable recordar que por sentencia interlocutoria de segunda instancia No. 309 de fecha 1o. de diciembre 2004 este Tribunal declaró mal franqueada la alzada, por entender que la apelación debe conferirse con efecto diferido conforme al artículo 342.2 del CGP (fojas 298 a 301).
Y conforme al artículo 251 numeral 3 del CGP el recurso de apelación con efecto diferido se limita a la simple interposición del recurso, en cuyo caso "se reservará fundamentarlo conjuntamente con el de la eventual apelación de la sentencia definitiva.".
Y en la especie, la parte actora resultó gananciosa en primera instancia, por lo cual no apeló la sentencia definitiva, ni tampoco adhirió a la apelación de la contraparte, limitándose al evacuar el traslado de la apelación a señalar su interés en que se franqueara la alzada al recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la sentencia interlocutoria 2471/2004, y que el Tribunal acogiera el excepción de prescripción oportunamente interpuesta.
Por ende, dejando de lado los errores formales de la recurrencia, el Tribunal no efectuara pronunciamiento sobre el excepcionamiento, al resultar ello innecesario dada la confirmatoria plena del fallo de primer grado, por razones de fondo (ausencia de agravio legítimo).
II) Que es cierto que en la impugnada no se analizó la existencia de hecho ilícito por parte de la demandada (pretendida copia del diseño de los envases), y que ello es lo decisivo, antes de entrar al análisis de la cuestión de la alegada competencia desleal.
En tal sentido, debe tenerse presente que en la demanda Arcor SAIC acreditó ser titular de las marcas " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX", "BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX CHOCOLATE"," BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX COCO & COOCKIES" y " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX DURAZNO" concedidas para proteger "barras de cereales" de la clase internacional 30, que son marcas complejas con combinación de elementos protegibles y banales( y en otros países también " BARRA DE CEREALES ARCOR CEREAL MIX MANZANA "; y alegó que Plucky SA es titular de la marca " MULTI CEREAL RICARD", y que bajo la misma comercializa, también, un producto "barra de cereales" que es envasado con una etiqueta prácticamente idéntica a las marcas de propiedad de Arcor SAIC (" MULTI CEREAL RICARD DURAZNO", "MULTI CEREAL RICARD MANZANA", " MULTI CEREAL RICARD CHOCOLATE y " MULTI CEREAL RICARD MIEL") (fojas 132 a 147).
En la contestación de la demanda, alegando en general la ausencia de confundibilidad, Plucky SA señaló que existieron varias reuniones entre las partes para solucionar el problema que se dilucida en autos, y que las comparaciones se hicieron entre las etiquetas por Arcor SAIC (que eran las efectivamente utilizadas en ese momento en el mercado) (fojas 180 a 189) y las de Plucky SA, y que Arcor SAIC posteriormente modificó sus etiquetas. Agregó, en particular, que respecto de la barra "Multi Cereal Ricard Miel" es imposible que se genere confusión entre los envases porque Arcor no produce cereales sabor miel, y si bien tiene un envase de color similar al de Plucky sabor miel, es para cereales sin sabor específico; que Plucky no comercializa cereales con sabor coco y cookies por lo cual no hay confusión posible con la barra "Arcor Cereal Mix Coco & Cookies"; y que en lo referente a la barra "Multi Cereal Ricard Chocolate" el envase es sustancialmente diferente, uno es blanco y el otro marrón, y la imagen de la barra de cereales es distinta (fojas 223 a 240).
Y entre las similitudes pueden destacarse las dimensiones del producto, las palabras cereal y barra de cereales, la foto o imagen de la barra de cereales y la ligera inclinación de la misma; y el peso de 23 gramos.
A su vez, existen varias diferencias: en una figura el logotipo ARCOR en letras blancas enmarcado en figura ovoide de color azul y borde amarillo (marca registrada), y en la otra el logotipo RICARD en letras blancas enmarcadas en figura rectangular redondeada de color rojo y borde amarillo (marca registrada); en una figura la denominación "Cereal Mix" en letras azules con borde blanco (y de mayor tamaño) y en la otra la denominación "Multi Cereal" en letras blancas con borde azul y amarillo (y de menor tamaño); en una el color de fondo es en degrade y en las otras es liso; en una figura Industria Argentina y en la otra Industria Uruguaya.
En lo atinente a las similitudes, las palabras que adjetivan como "cereales" y "barra de cereales" son designaciones usuales empleadas para indicar la naturaleza de los productos (artículo 4 literal 10 de la ley 17. 011); la imagen de la barra de cereales, es la del propio producto, un aglomerado; y éste para poder ser envasado en maquinaria análoga y comercializarse como "barra" es común que tenga esas dimensiones de largo, alto y ancho (como lo evidencian los envases de barras de cereales de otras compañías agregados en autos-fojas 190 a 192-) y un peso de algo más de 20 gramos; y las imágenes de las frutas son las correspondientes al sabor de cada barra o tableta.
La similitud en la ubicación e inclinación de la imagen de la barra de cereales sí existe, pues en ambos casos se encuentra en la parte superior derecha con una leve inclinación hacia arriba.
En cuanto a la imagen o dibujo-que representa el producto a distinguir- LAMAS (Derecho de marcas en el Uruguay, pág. 166) cita a Breuer Moreno quien dice: "Su registro, como emblema, no es posible. No podría adquirirse, con carácter privativo, el derecho de utilizar los emblemas "silla" o "mesa" para distinguir estos muebles carecerían de la especialidad y novedad requeridas por la ley. Pero estos dibujos pueden registrarse si se les da un aspecto característico y novedoso. Mejor dicho, puede registrarse esa forma característica y novedosa, pero no el emblema en sí. Otro comerciante podría registrar formas particulares diferente del mismo emblema.". En el caso de autos se trata de la simple imagen impresa o dibujo de la barra de cereales, no presentando palmariamente característica especial o novedosa alguna.
De la comparación puntual de las barras en función de los distintos sabores resulta que: a) las barras de sabor chocolate no presentan similitud cromática alguna (la de Arcor tiene fondo predominantemente marrón, y la de Plucky tiene fondo prácticamente blanco), y la imagen de la barra es disímil (la de Arcor presenta trozos de chocolate y la de Plucky es homogénea) (fojas 200); b) las barras de sabor manzana presentan poca similitud cromática (la de Arcor tiene fondo verde claro en degrade desde la derecha hacia la izquierda hasta un tono prácticamente blanco, y la de Plucky tiene fondo verde claro homogéneo), y la de Arcor tiene impresa la palabra "Light", que no figura en la de Plucky, en tanto que la imagen de la fruta está en extremos opuestos (fojas 199);c) la barra de sabor genérico "cereal mix" y la " multi cereal" de sabor miel, presentan bastante similitud cromática, pues en ambas el color de fondo es el azul (azul oscuro con amarillo en la parte izquierda en el caso de la barra de Arcor y azul más claro homogéneo, con bordes amarillos, en el caso de la barra de Plucky), pero en el envase de Plucky figura claramente la palabra " miel" y la imagen de una abeja libando una flor, que no existen en el envase de Arcor (fojas 198); y d) las barras de sabor durazno presentan alguna similitud cromática (la de Plucky es de color durazno homogéneo, y la de Arcor presenta un color terracota en el centro, con degrade hacia el amarillo en los extremos), con la imagen de la fruta en extremos opuestos, y una imagen del producto diferente, pues la barra de cereales de Plucky es más homogénea que la de Arcor (fojas 201).
En suma, solamente resulta opinable la confundibilidad de los productos en el caso de los literales c) y d); siendo que en el caso de los literales a) y b) la apariencia visual externa global o de conjunto es claramente disímil.
Conforme la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los criterios para la apreciación de la confundibilidad de las marcas son: a) la confusión resulta de la impresión del conjunto despertado por las marcas ;b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente ;c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; y d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas (Sentencia No. 77/2006, LJU caso 135 004).
Y como semejanza jurídicamente relevante del conjunto, sólo queda la ligera inclinación hacia arriba de la escritura principal y el dibujo o imagen de la barra de cereales, pues lo restante describe el producto y explica sus características.
Hay que estar al " trade dress" ( imagen o impresión visual de ese "empaque" como un todo). Se define como la apariencia visual externa con que un producto se presenta en el mercado, apariencia que tiene aptitud distintiva y complementa en ese sentido la función del signo marcario que individualiza el producto, pudiendo constituir una nueva forma de competencia desleal (Merlinsky-Salaverry, Las Marcas en el Uruguay, pág. 34). Se limita a los detalles que son fantasía o novedad (TCA, Sentencia No. 218/2004, LJU caso 130 040).
Resulta menester preguntarse si existe riesgo de confusión para el consumidor masivo, excluyendo la configuración en el caso del " secondary meaning"-cuando una denominación, originalmente descriptiva y genérica pasa a ser asociada exclusivamente con un producto en particular ( Merlinsky-Salaverry, obra citada, pág. 38), ya que no se alegó.
Y como lo relevara el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso donde existía clara diferencia de las marcas en la parte denominativa y ciertas similitudes en la presentación gráfica (imágenes, formas, colores), siguiendo al señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, "Existen ciertos elementos estructurales de la presentación gráfica que son algo similares como se advierte en la presencia de granos de café; la taza de color rojo; la coloración del fondo. Pero si bien esto es cierto, no es menos cierto que las denominaciones de ambos cafés son sustancialmente diversas. Uno alude a NESTLÉ y el otro a MONTERREY en tamaños destacados"... "La comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importante que las semejanzas. Además, la mayor parte de la propaganda de los cafés utilizan la gráfica de lo granos de café lo que en si no supone a criterio del dictaminante una fantasía exclusiva". En su virtud, si bien el elemento figurativo en la comparación de las marcas enfrentadas se aprecia algo similar, a primera vista; también no se discute que la diferente DENOMINACIÓN entre uno y otro registro marcario, es clarísima. Aspecto que es considerado en muchos de los fallos de la Corporación, determinante para permitir la coexistencia registral en ciertos casos. En ese marcario mixto como la "etiqueta", el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el que atrae la atención del consumidor y se conservan su memoria, siendo en realidad el medio identificador del producto. ( Conf. Sentencia 160/95 del Tribunal)" (Sentencia No. 601/96)" (Sentencia No. 528 del 15 agosto de 2001 de fojas 216 a 222).
En el caso de autos, en conceptos trasladables, si bien existen elementos estructurales similares en la presentación gráfica (esencialmente entre los envases de las barras de sabor durazno entre sí, y los envases de las barras sabor miel y cereal mixto genérico, entre sí), fundamentalmente la ubicación espacial de las letras y la imagen del producto, así como algunos de los colores de fondo, no es menos cierto que las denominaciones son diferentes " MULTI CEREAL" de " RICARD" y " CEREAL MIX" de "ARCOR" (con diferencias tanto gráficas como fonéticas), y la comparación del conjunto hace que las diferencias sean más importantes que las semejanzas; excluyéndose la confundibilidad, y en consecuencia la ilicitud.
No existe mérito para la imposición de sanciones procesales en el grado.

Por tales fundamentos el Tribunal FALLA:

Confirmase la recurrida; sin especial condenación en la alzada.
Y devuélvase.