MARCA. MARCA FARMACÉUTICA. CONFUNDIBILIDAD

TCA Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sentencia Nº 710 de 23 de octubre de 2006

REDACTOR: Dr. Preza. FIRMANTES: Dr. Rochón, Dra. Battistella, Dr. Lombardi, Dr. Preza (r.), Dr. Harriague. Dr. Calleriza (Sec. Letrado)”

I - Comentario

Las marcas que se “enfrentan” en la sentencia que transcribimos generan apreciaciones y conceptos especiales en doctrina y jurisprudencia. Se trata de las “marcas farmacéuticas” de las cuales se discute, entre otros aspectos, las características del consumidor al cual van dirigidas.

Entendiendo que los medicamentos se adquieren por prescripción médica o con atención farmacéutica, aparece disociado el destinatario del signo dictintivo del consumidor material del medicamento.

Esta característica influye también en los criterios de análisis de confundibilidad tal como se hace evidente en la sentencia.

II - Texto íntegro de la sentencia

... “Montevideo, 23 de octubre de 2006.

 

            V I S T O S  :

 

                                   Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: LABORATORIOS CLAUSEN S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad”  (No. 104/04).

 

                        R E S U L T A N D O  :

 

                                   I) Que a fs. 4 comparece la parte actora interponiendo demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 24 de febrero de 2003, en tanto desestimara el registro de la marca “SUPRIMÚN” por ella solicitada, para proteger productos de la clase internacional 5 bajo Acta No. 334.972.

            Luego de reseñar brevemente cómo procedió a agotar la vía administrativa, manifiesta que dicha resolución no se ajusta ni a derecho ni a la realidad, pues se fundamenta en la confundibilidad de la marca solicitada con la prerregistrada “SUIPRIMA” perteneciente a TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA AGRARIA (inicialmente opositora), que protege también productos de la clase 5.

 

            Expresa en primer término, que tal confundibilidad no existe, ya que hay diferencias de acentuación y ortografía.

 

            Agrega que habiendo efectuado la limitación de la marca (fs. 7 señalada en rojo de los antecedentes administrativos), la empresa opositora retiró su oposición (fs. 6vto. de los mismos antecedentes).

 

            Sostiene que es absurdo que se niegue el registro, pues el producto protegido por la marca, luego de la limitación introducida, no es un producto de consumo masivo, no se compra en farmacias. Por el contrario, es “un agente inmunodepresor para pacientes transplantados” que jamás podría ser confundido con otro de la misma clase, pues el paciente es un consumidor indirecto ya que el suministrador, el que adquiere, receta y aplica el producto es un profesional, médico cirujano o inmunólogo. Alega que es a este profesional, que reúne las características de altamente calificado, selectivo y discriminador, a quien debe atenderse como el consumidor del producto y por lo tanto el riesgo de confusión (que considera no existe) se torna imposible.

 

            Solicita que se anule la resolución impugnada.

 

                                   II) Conferido el correspondiente traslado a fs. 145 comparece la Administración demandada, evacuándolo. Defiende la legitimidad del acto impugnado sosteniendo que el mismo fue dictado en atención a lo dispuesto por el art. 6 de la ley 17.011, al no existir entre la marca solicitada y la ya registrada “SUIPRIMA” claras diferencias a efectos de evitar confusión.

 

            Solicita que se notifique la demanda a “TORTUGA COMPANHIA ZOOTECNICA  AGRARIA y que, en definitiva, se rechace la demanda.

 

                                   III) Por decreto 3822/2004 (fs. 17) se dispuso dar noticia al tercero denunciado, quien no compareció dentro del plazo otorgado.

                                   IV) Abierto el juicio a prueba se produjo la que luce certificada a fs. 26. Alegaron las partes, la actora de fs. 28 a 30 vto. y la demandada a fs. 33.

 

            Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió por dictamen No. 240/05 que luce a fs. 36.

 

            Se dispuso el pase a estudio y se citó a las partes para sentencia, la que fue acordada en legal y oportuna forma.

 

                        C O N S I D E R A N D O  :

 

                                   I) Que, desde el punto de vista formal, se ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos por las normas aplicables (arts. 4 y 9 de la ley 15.869), lo que habilita el análisis del mérito del asunto.

 

                                   II) Emerge de los antecedentes administrativos, que a fs. 14 compareció ante la Dirección de la Propiedad Industrial, la empresa CLAUSEN S.A. y solicitó la inscripción de la marca “SUPRIMÚN”, para proteger productos de la clase Int. 5; a ello se opuso la firma “Tortuga Companhia Zootécnica Agraria” por la marca previamente registrada “SUIPRIMA” -Acta No. 265.420- que protege artículos de la misma clase Int. e invoca razones de confundibilidad directa (fs. 18 en los antecedentes administrativos).

 

                                   III) Surge asimismo de los citados antecedentes, que si bien la opositora, una vez que la empresa demandante restringió el alcance de la marca a un agente inmunosupresor para pacientes trasplantados, optó por desistir de dicha oposición (ver fs. 6 vto. de los A.A.), dicha comparecencia resultó extemporánea. Y así lo fue, si se atiende a lo previsto en el art. 4o. del decreto-reglamentario de la ley de marcas No. 34/999, pues la facultad de limitación, sólo podrá ejercerse hasta el momento que se dicte la resolución respectiva; por ende, dicho desistimiento opositor, resulta  extemporáneo; esto es, la limitación no pudo ser ejercida válidamente.

 

                                   IV) Sobre la presunta confundibilidad.

            Mucho han trabajado sobre este tema, doctrina y jurisprudencia especializadas; en la especie, los signos contienen diferencias gráficas y fonéticas; pero lo que sin duda adquiere mayor relevancia, al momento de resolver sobre la posible confundibilidad en el mercado, es el tipo de destinatario de los productos identificados con la marca. Si bien ambos registros protegen productos de la misma clase, donde la salud humana puede estar comprometida, deviene fundamental tener presente, que el potencial adquirente, no es el consumidor medio.

 

            En un caso, estamos frente a preparaciones veterinarias -a juzgar por la actividad industrial de la compañía elaboradora- y por otro lado, se trata de medicamentos específicos, que no son de venta libre y de fácil acceso; y más allá que la limitación, por razones formales, no haya sido aceptada, resulta ser un dato de la realidad, el tipo de producto que será identificado por la marca. Así, en oportunidad de adoptarse posición, respecto a la controversia planteada, ante la posible confusión entre las marcas IMUFOR e INFORT, dijo la Sala:

 

            “Si bien es cierto, que las marcas en oposición protegen productos o artículos de la clase 5 (preparaciones farmacéuticas), extremo que relaciona el tema con la protección de la salud humana, es dable resaltar a la vez que, conforme a la jurisprudencia firme de la Corporación, en tales casos, cuando la venta de los productos distinguidos por las marcas en pugna se hace bajo receta médica, determina la práctica imposibilidad de confusiones, dado que quien expide la receta médica es un profesional médico y quien expende el medicamento es otro profesional (químico farmacéutico) o un experto en farmacia” (Cf. sent. No. 51/99 de 22/2/99).

 

 

                                   V) El principio de especialidad.

            En el plano doctrinario y a propósito del principio de especialidad, explican Merlinsky-Salaverry:

 

            “Para determinar la existencia de concurrencia o vinculación entre productos o servicios, deberá apreciarse su naturaleza, sus propiedades, sus fines y en especial los canales de comercialización de los mismos. Del mismo modo que el cotejo de los signos marcarios requiere una evaluación que analice las particularidades del caso, la posibilidad de similitud o semejanza entre productos, requiere de la sana crítica y adecuados juicios valorativos ajustados a la realidad fáctica” (Cf. Merlinsky-Salaverry en “Las marcas en el Uruguay”, p. 42).

 

            Este principio de especialidad adquiere expresa consagración normativa en nuestra legislación. Así, el art. 11 de la ley 17.011 de 25/9/98, enuncia:

 

            “La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

 

            Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica”.

 

                                   VI) En síntesis, tres razones fundamentales, inclinan al Tribunal a una decisión anulatoria:

            a) Porque existen diferencias de orden fonético, que permiten descartar posible confusión entre ambas marcas -basta pronunciarlas-;

 

            b) Porque se trata de un potencial consumidor específico, que habrá de adquirir el producto, con previa e imprescindible intervención de un profesional médico -no se trata de un producto de consumo masivo-;

 

            c) Porque el principio de especialidad, aventa cualquier posibilidad de competencia desleal en el mercado consumidor, atento a la auto-limitación que se impuso la parte demandante y el reconocimiento expreso que a ese respecto realizó el tercerista opositor.

 

            Por estos fundamentos y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, arts. 24 y 25 del decreto-ley 15.524 y art. 11 de la ley 17.011, el Tribunal

 

                        F A L L A  :

 

                                   Acogiendo la demanda incoada y, en su mérito, decrétase la anulación del acto administrativo impugnado.

 

            A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $  15.000  (pesos uruguayos quince mil ).

 

            Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.