Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, sentencia Nº 374 de 17/5/2006
Min.
Red.: Dr. Harriague. Min. firmantes: Rochón - Battistella - Lombardi
- Preza - Harriague
I
- COMENTARIO
Sentencia
del TCA referida a la utilización de signos similares a nombres o
escudos de Estado extranjero, artículo 5 n. 1 de ley Nº 17.011.
Se
plantea en el caso un tema frecuentemente analizado: si la referencia
a Estado extranjero que hacen los texto legales implica estrictamente
el “nombre político”, completo u oficial del Estado, o si
alcanza con la expresión denominativa del lugar, abstrayendo las
consideraciones formales de la denominación política. Por ejemplo,
desde la perspectiva nacional si se trata de la protección de
“Uruguay” o de la protección de “República Oriental del
Uruguay”.
En
el caso, la sentencia toma partido por la consideración amplia,
máxime cuando – tal como dice – se acompaña la presentación de
la denominación con ciertos caracteres evocativos del escudo de
armas del Principado de Mónaco.
Actualmente,
el tema se discute mucho más, dada la relevancia adquirida en los
últimos años por el concepto “marca país” y el valor que tiene
en directa relación con la industria turística. En la OMPI se ha
tratado especialmente el tema en ocasión de reuniones del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas, particularmente para la vigésima novena
sesión en Ginebra, del 27 a 31 de mayo de 2013. Para dicha reunión
se elaboró, con fecha 11 de marzo de 2013, un ESTUDIO
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES (la versión en
español es un resumen, el extenso y completo está en inglés)
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_29/sct_29_5.pdf
Copiamos
unos párrafos de las conclusiones en idioma español, destacando el
interés que tiene la lectura del documento completo en inglés:
“V.
CONCLUSIONES
40.
El examen de los procedimientos de examen, oposición, observación
e invalidación pone de manifiesto que existen varias oportunidades,
en diferentes etapas antes y después del registro de una marca, en
que se puede invocar la protección de los nombres de los países.
Si las leyes nacionales contemplan motivos que, independientemente
de su construcción técnica, pueden impedir el registro de signos
que consistan en nombres de países o los contengan, tales motivos no
solo son pertinentes cuando la oficina evalúa una solicitud de
oficio. Antes bien, también los terceros parecen acogerse a al
menos una de las vías de reclamación indicadas basándose en el
motivo de que un signo que sea o contenga un nombre de país no
debería registrarse o no debería haberse registrado.
41.
Como medida de sensibilización acerca de las amplias posibilidades
para denegar o
invalidar
el registro como marca de signos que sean o contengan nombres de
países podría atenderse a la protección de los nombres de los
países en los manuales de examen de marcas. Más concretamente,
podría resultar útil hacer hincapié en la posible aplicación de
los motivos generales de denegación de signos que carecen del
carácter distintivo o que son descriptivos o contrarios al orden
público o que inducen a error, son engañosos o falsos.
42.
Se han señalado los reglamentos y las medidas de protección de los
nombres de países no solo en relación con el registro de las
marcas, sino también, de manera más general, en los ámbitos del
comercio y las comunicaciones. La utilización de los nombres de los
países como una parte importante de los identificadores de fomento
de la marca-país subraya la necesidad de proteger dichos nombres de
su utilización indebida y fomentar su explotación positiva en las
estrategias de fomento de la marca-país, en interés de la
colectividad nacional en general. ”
II
- TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA
Sentencia
Nº 374.-
Min.
Red.: Dr. Harriague.
Montevideo,
17 de mayo de 2006.
VISTOS:
Para
sentencia definitiva, estos autos caratulados: "Principado de
Mónaco con Estado (Ministerio de Industria, Energía y Minería) -
Acción de Nulidad" (Nº 34/04).
RESULTANDO:
I)
Comparece a fs. 1 Carlos Álvarez, en representación de Principado
de Mónaco, promoviendo la nulidad de la Resolución emitida por la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 17/5/02, en
cuanto concedió el registro de la marca "ME-MÓNACO"
(etiqueta), Acta Nº 321.670 para distinguir servicios de la Clase
Int. 35.
Expresó
que la marca que impugna contiene en su parte esencial la referencia
a un Estado soberano, extranjero e identificado con un nombre
geográfico: el Principado de Mónaco, unida al símbolo heráldico
similar al utilizado en el mismo, por lo que no aparece como
descabellado pensar en que se está ante un servicio vinculado al
Estado monegasco.
Agregó
que la intención del legislador fue clara en cuanto pretendió
proteger el nombre de un Estado y evitar que se utilizare un producto
o servicio que refiera a escudos de armas, banderas o cualquier otro
emblema que lo identificara; reseñando casos similares de marcas que
fueron rechazadas por vulnerar lo dispuesto en la Ley de Marcas.
Solicitó,
en definitiva, se anule el acto impugnado.
II)
Conferido traslado de la demanda, resultó evacuado a fs. 15 y ss.
expresando: que su mandante procedió conforme a derecho y que el
registro de la marca concedida no vulnera lo dispuesto en los arts. 5
num. 1, y art. 4 num. 4 y 7, de la Ley Nº 17011.
Expresó
que "Mónaco" no es el nombre oficial del Estado actor,
compartiendo con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
que las expresiones de signo prohibitivas deberán ser interpretadas
en forma estricta.
Agregó
que la sustanciación del trámite fue conforme a derecho,
otorgándosele todas las garantías del debido proceso.
En
definitiva postuló el rechazo de la demanda, previa notificación a
la firma Kone S.A.
III)
Se dio noticia del pleito al tercero denunciado quien no compareció
en tiempo (fs. 17).
IV)
Se abrió la causa a prueba a fs. 19, certificándose
la producida a fs. 36.
V)
Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 38, y la demandada
a fs. 41 y oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso
Administrativo (Dictamen Nº 169/05, glosado a fs. 44/44vto.), se
citó a las partes para sentencia, girando los autos a estudio de los
Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal
forma.
CONSIDERANDO:
I.-
Que en la especie, conforme a la normativa vigente (Ley Nº 15869),
se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales
habilitantes para el accionamiento en nulidad.
II.-
Que el Tribunal, por unanimidad y compartiendo la posición del Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se
pronunciará por el amparo de la pretensión anulatoria deducida.
Se
impugna la Resolución dictada el 17 de mayo de 2002 por el Director
de la Propiedad Industrial, en cuanto concede el registro de la marca
"MÓNACO" (Etq.) a la firma Kone S.A. de Uruguay,
solicitada bajo Acta Nº 321.276, para distinguir los artículos
comprendidos en la Clase Int. 35 (AA fs. 33/35).
Dicha
volición fue objeto de la interposición de los recursos de
Reposición y Jerárquico (en subsidio) -en tiempo y forma- por parte
de la ahora accionante; siendo luego la misma confirmada tanto por la
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, como por el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (AA fs. 40/42, 90 y 93).
III.-
Formulada la solicitud de registro de la marca de referencia, mixta
(AA fs. 1), el ahora accionante dedujo oposición fundada en que la
marca en cuestión, incluye en su parte esencial la denominación del
Principado de Mónaco, notorio en el mundo entero, y en tal sentido
hace referencia a un Estado soberano, extranjero, identificado con un
lugar geográfico específico. Por lo que la sola mención del nombre
inducirá en error al consumidor, quien pensará estar ante un
servicio avalado por el propio Principado, adjudicándose el
prestigio y notoriedad del mismo: arts. 5º lit. 1 y 4º num. 4 y 7
de la Ley Nº 17011 (AA fs. 6/8).
IV.-
En autos, el demandante se opone al registro marcario ya concretado,
sobre la base de idénticas razones a las expuestas precedentemente,
agregando que la sola mención de la denominación Mónaco acompañada
de un símbolo heráldico, similar a uno de los usados en el
Principado, no hace descabellado pensar que la asociación de la
palabra con la representación gráfica del escudo con la corona,
puede hacer pensar al consumidor que se está ante un servicio de
algún modo vinculado con el Estado monegasco. Y, frente a la
objeción de que el término "MÓNACO" no es el nombre
oficial del Estado, y de que la norma fundante de la oposición es
prohibitiva y por tanto debe ser de interpretación estricta, se
señala que el numeral 1 del art. 5 de la Ley Nº 17011, expresa que
no podrán ser registradas como marcas, entre otros "las
banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos
que identifiquen a los Estados extranjeros..."; por lo que
no necesariamente el nombre del Estado deba ser el "oficial",
calificativo que no aparece en el texto, por lo que no se puede hacer
decir a éste lo que no expresa. Sin perjuicio de que, en las
convenciones internacionales, tratados, acontecimientos oficiales, se
menciona a "MÓNACO", en forma exclusiva para identificar
al accionante, según documentación adjuntada con los recursos
administrativos. Y en relación a los antecedentes mencionados por la
contraparte, respecto de marcas concedidas con el término "MÓNACO",
se manifiesta que ninguno de ellos incluye una corona, como en el
signo impugnado; y que también existen otros casos en los que se
rechazó el registro por entenderse que se violaba lo dispuesto en el
numeral 1 del art. 5 de la Ley Nº 17011.
V.-
A juicio de la Corporación la solución concretada por la volición
enjuiciada no se ajusta a derecho, por lo que se impone su anulación.
Sabido
es, que el signo sobre el cual existe privilegio es el signo tal cual
ha sido registrado y, en el casus el mismo responde indudablemente al
requerido en la solicitud de fs. 1 recibida en la resolución
impugnada; es decir, la de una marca "mixta" conformada por
elementos verbales y figurativos, respecto de la cual razonablemente
debe concluirse que el primero de ellos: "MÓNACO", aparece
como prioritario, asumiendo un papel principalísimo en mérito a su
innegable fuerza evocativa en su apreciación espontánea.
Precisamente, esa palabra protagónica, sumado al símbolo heráldico
constituido por el escudo conteniendo las letras "M" y "E"
-en diseño de rombos, en dos colores, y con una corona en su parte
superior, muy similar al Escudo de Armas usado por el propio
Principado de Mónaco (AA fs. 68/69)-, que la precede, termina por
conformar un conjunto pasible de provocar en los terceros
consumidores la impresión (les genera la idea), de que el servicio
ofrecido se encuentra estrechamente vinculado con el Estado de
Mónaco; pues indiscutiblemente MÓNACO es la denominación que de
ordinario se utiliza por la gente común para referir a dicho país
(y aún ocurre ello en el seno de Convenciones Internacionales, como
fuera acreditado en los antecedentes administrativos, a fs. 43 y
ss.).
Y
si esto es así, el otorgamiento del registro de la marca solicitada
por la firma Kone S.A. sólo pudo hacerse en flagrante violación a
lo establecido por el Art. 5º num. 1 de la Ley Nº 17011, lo cual
impone la anulación del acto administrativo correspondiente.
Véase
que esta norma jurídica prohíbe el registro como marcas -irrogando
nulidad relativa de lo contrario-, de las banderas, escudos, letras,
palabras y demás distintivos que puedan identificar a los Estados
extranjeros; extremo éste que frente a lo que viene de consignarse
precedentemente, debe reputarse perfectamente satisfecho desde que la
marca cuyo registro se otorgó por el acto residenciado
razonablemente identifica al Principado de Mónaco. Y, en tanto ello
puede inducir al público a creer que el servicio identificado por la
marca tiene allí su origen, en puridad se crea una situación
asimilable a la competencia desleal (cf. Bertone, Luis Eduardo -
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: "Derecho de
Marcas/2" p. 315/316).
Es
por ello que le asiste razón a Otamendi, cuando refiriendo a una
disposición legal de contenido asimilable a la que nos rige, expresa
que la norma tiene dos claros fundamentos, el primero de acuerdo con
una tradición de cooperación internacional para evitar que se pueda
causar un daño mediante un acto de piratería marcaria; y el segundo
es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar
que tienen respaldo de los países que ellos representan. Inclusive,
el Convenio de París tiene normas que refieren a esta cuestión. El
art. 6º ter 1) a), establece que "Los países de la Unión
acuerdan rechazar o anular el registro y prohibir, con medidas
apropiadas, el uso, sin permiso de las autoridades competentes, bien
sea como marca de fábrica o de comercio, bien como elementos de las
referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas
del Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales
de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda
imitación desde el punto de vista heráldico" (cf.
Otamendi, Jorge: "Derecho de Marcas" p. 93/94).
Por
los expresados fundamentos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del
Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA:
Acogiendo
la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo
impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos
fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $
15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devuélvanse los
antecedentes administrativos agregados, y archívese.
Rochón
- Battistella - Lombardi - Preza - Harriague
Dra.
Petraglia, Sec. Let.
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