COLOMBIA
En
setiembre de 2008 se entendió que esta marca para productos
alimenticios no era confundible ni infringía ninguna disposición
frente a los derechos de la marca opositora MAC DONALDS.
EXTRACTO
DE PRONUNCIAMIENTO CAN: PROCESO
32-IP-2007
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Andina
SUGIERO CONSULTEN LA PARTE EXPOSITIVA COMPLETA, ESTA MUY BUENA, en
cuanto a comparación y criterios, particularmente)
Interpretación
prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literales a),
d) y e), 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena y, de oficio, del literal b) del artículo 83 de la
mencionada Decisión, así como, del párrafo cuarto del artículo
172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de
Ecuador. Expediente Interno Nº 4308-LR. Actor: Sociedad AVIDESA S.A.
Marca denominativa: “McPOLLO”.
…....
“EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los
dos días del mes de mayo del año dos mil siete, procede a resolver
la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera
Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito,
República de Ecuador.
VISTOS:
Que
de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se
desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por
lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 3 de abril de 2007.
I.
Antecedentes.
El
Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio
lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
A.
Las partes.
Demandante:
Sociedad AVIDESA S.A.
Demandados:
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
MINISTRO
DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.
PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Tercero
interesado: Sociedad McDONALD’S CORPORATION.
B.
DATOS RELEVANTES.
1.
Hechos.
Entre
los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de
los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran
los siguientes:
1.
La sociedad McDONALD´S CORPORATION solicitó, el 26 de julio de
1994, el registro del signo denominativo McPOLLO, para amparar
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el
Expediente Administrativo N° 49172-94.
2.
Presentan observaciones a este registro las siguientes Compañías:
• PROCESADORA
NACIONAL DE AVES C. A. PRONACA basándose en los siguientes registros
de las marcas para proteger productos de las clases N° 29,30,31,5,
42:
• MR.
MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO
• MR.
MISTER POLLO, UN SEÑOR POLLO (DISEÑO)
• MR.
MISTER (DISEÑO)
• MR.
y,
• MR.
POLLO
• RESTAURANTES
MC DONALD’S con base en el nombre comercial MC DONALD’S.
• OLGA
ROMERO DE LA TORRE cuya protección la basa en el nombre comercial MC
DONALDS, y;
3.
La sociedad AVIDESA S.A. presentó, el 24 de enero de 1995,
observaciones al registro del signo denominativo McPOLLO, con base en
los siguientes signos:
• Solicitud
de la Marca MAC POLLO (denominativa), para amparar servicios al
amparo de la clase 43.
• Marca
MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), para amparar productos de la clase
29. Registrada en Colombia bajo el certificado No. 135.844.
• Solicitud
en Colombia de registro de la marca MAC POLLO (mixta), para amparar
productos de la clase 29.
• Solicitud
en Colombia de depósito del nombre comercial MAC POLLO.
4.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución
N° 0960776, emitida el 8 de julio de 1997, rechazó las cuatro
observaciones presentadas y concedió el registro del signo
solicitado.
5.
La sociedad AVIDESA S.A., el 10 de noviembre de 1997, interpuso ante
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala,
recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra el anterior acto
administrativo.
2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.
La
sociedad AVIDESA S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes
argumentos:
1.
Entre los signos en conflicto existe total semejanza. El signo
registrado está contenido íntegramente en las marcas de AVIDESA
S.A. y, por lo tanto, induciría al público consumidor a error sobre
la procedencia de los productos.
2.
Las marcas MAC POLLO de AVIDESA S.A. son notoriamente conocidas. Han
sido utilizadas desde tiempo atrás en Colombia y, en consecuencia,
atraen al público consumidor a lo largo del territorio nacional y
subregional.
3.
La contestación a la demanda.
1.
Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.
Conforme
se desprende del informe del Juez Consultante, el Director Nacional
de Propiedad Industrial no ha contestado la demanda.
2.
Por parte del
Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.
El
Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca contestó
la demanda de la siguiente manera:
(…)
“La
Resolución impugnada guarda conformidad con el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, por lo que es legal y válida.”
(…)
3.
Por parte del Procurador General del Estado
El
Procurador General del Estado, a través de su delegada, contestó la
demanda, limitándose a señalar casillero judicial con el fin de
vigilar las actuaciones procesales en el proceso.
4.
Por parte del tercero interesado.
La
sociedad McDONALD´S CORPORATION contestó la demanda con los
siguientes argumentos:
·
El prefijo Mc
identifica a la sociedad McDONALD’S
CORPORATION. Por
tal motivo, las marcas de la demandante que producen el prefijo Mc
o MAC
han sido registradas arbitrariamente en Colombia.
·
No existiría confusión
en el público consumidor, ya que las marcas de la demandante amparan
productos de la clase 29, pollos crudos, mientras la marca de
McDONALD’S
CORPORATION ampara
productos de la clase 30, es decir, productos elaborados a base de
pollo.
·
La sociedad McDONALD’S
CORPORATION tiene
registrada en Venezuela la marca McPOLLO.
Venezuela es un País Miembro de la Comunidad Andina.
·
La marca McPOLLO
es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe protegerse de una
manera más rigurosa.
·
La Resolución
impugnada no viola norma alguna y afirma que las marcas McDONALD’S,
McBURGUER, McNUGGETS, McTONIGH,
registradas en Ecuador, son marcas notoriamente conocidas a nivel
mundial y, por lo tanto, la marca McPollo,
que es una derivación de aquéllas, debe ser protegida.
·
La Resolución
impugnada afirma correctamente que se ha dado en la subregión una
coexistencia pacífica de los signos en conflicto.” …..........
….........”EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C
L U Y E:
PRIMERO:
Un signo puede registrarse como marca si
reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y
susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el
artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está
incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en
los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
No son registrables
como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros,
sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o
registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo
solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión
a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo
de confusión para que se configure la prohibición de
irregistrabilidad.
La Autoridad
Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo
de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta
interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la
naturaleza de los signos en conflicto.
SEGUNDO:
La Oficina de Registro Marcario o
el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo
de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas MAC
POLLO y McPOLLO,
aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por
este Tribunal.
TERCERO:
En
la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse
en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el
denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor
identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para
que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el
elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si el elemento
predominante es el denominativo deberá hacerse la comparación
siguiendo las reglas del cotejo entre signos denominativos.
En caso en que en la
marca mixta el elemento predominante sea el gráfico, en principio,
no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca
denominativa.
Conforme a lo
anterior, el Juez Consultante deberá establecer el riesgo de
confusión existente entre las marcas mixtas MAC
POLLO y MCPOLLO
SU POLLO RICO, por un lado, y la marca
denominativa McPOLLO.
CUARTO:
La
protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 344
tiene las siguientes características:
1.
El derecho sobre el nombre comercial se genera
con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre
comercial en la Oficina Nacional Competente no es constitutivo de
derechos sobre el mismo.
2.
De lo anterior se deriva que quien alegue
derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y
efectivo.
3.
Que quien alegue y pruebe el uso real y
efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de
registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha
solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error.
4.
Si la legislación nacional contempla un
sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que
corresponda las normas pertinentes de capítulo de marcas de la
Decisión 344, de conformidad con lo establecido en la presente
Interpretación Prejudicial.
Cuando un nombre
comercial se ha registrado de una manera y se use de otra no tiene
ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al
producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado
con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este
último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso
real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es
el que realmente tiene relación con los productos o servicios y con
el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del
derecho del titular.
QUINTO:
El Juez Consultante al establecer
el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca
denominativa McPOLLO y
el nombre comercial denominativo MAC POLLO,
deberá aplicar los criterios acogidos en
la comparación entre marcas denominativas
SEXTO:
Le
corresponde a la Autoridad Nacional determinar si se ha dado la
coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre
todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia
en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos
signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el
estudio de registrabilidad respectivo.
SÉPTIMO:
En la comparación
entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en
cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su
ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios
elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión
competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de
productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda
inducir al público a error, será necesario que los criterios de
conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado
suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo,
para la consecución del citado propósito.
OCTAVO:
Se debe prestar
especial atención a los signos conformados por partículas en idioma
extranjero, ya que si éstas no forman parte del conocimiento
común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en
consecuencia, procede registrarlos como marca, pero no será de
dominio exclusivo si su conocimiento se ha hecho del conocimiento de
la mayoría del público consumidor o usuario y, en consecuencia, no
se podrá impedir su uso por parte de terceros.
NOVENO:
La Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección
ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un
lado, el rompimiento de los principios de especialidad y
territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de
confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado
en la presente Interpretación Prejudicial.
A pesar
de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta
proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio
subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de
los Países Miembros para que goce de especial protección.
Además tal protección
debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio
internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países
Miembros de la Comunidad Andina.
Alegada la notoriedad
de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba
de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá,
para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la
legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según
el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional
Competente, con base en las pruebas presentadas.
Es importante advertir
que la notoriedad de una marca no nace con la declaratoria o
reconocimiento de notoriedad que hace el organismo administrativo,
sino que es un hecho que se prueba, bien sea ante el organismo
administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso
Se
advierte, para el caso particular, que la notoriedad de la marca de
la demandante debe ser probada antes de la solicitud de registro del
signo McPollo,
es decir, antes de 1994.
La Oficina Nacional o
el Juez Competente, en su caso, al examinar la registrabilidad de un
signo idéntico o semejante a una marca notoriamente conocida,
deberán realizar un análisis diferencial y complejo, de conformidad
con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
En consecuencia con lo
anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos
efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se
solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de
solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la
Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo
análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca
notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples
factores que puedan intervenir en dicho estudio.
DÉCIMO:
El artículo
93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
amplía el legítimo interés para presentar observaciones con base
en solicitudes tramitadas o registros marcarios concedidos en los
demás Países Miembros.
La normativa
comunitaria establece un plazo de 30 días siguientes a la fecha de
publicación especial para presentar observaciones y, en
consecuencia, se aplicará este plazo para presentar observaciones,
con base en el interés legítimo que establece el artículo 93 de la
Decisión 344.
Para determinar los
efectos de la observación con base en registro de marca o en
solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en
cuenta:
o
La observación con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros, tiene
como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el
registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en
los artículos 95 a 96 de la Decisión 344.
De lo anterior se
puede deducir lo siguiente:
·
El hecho de que se conceda el registro
previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que
indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la
Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de
registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de
la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 95
a 96 de la Decisión 344.
·
El hecho de que se niegue el registro
previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que
indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del
cual se presentó la observación, ya que la Oficina Nacional
Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos
de registrabilidad.
DÉCIMO
PRIMERO:
La ausencia u omisión de requisitos de
validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad
del mismo, las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad
del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al
momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que al expedir
el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo
cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable,
bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en
la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya
hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo,
en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del
tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a
su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier
hecho que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico.
De
conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 4308-LR, deberá adoptar la
presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128
del Estatuto vigente.
Notifíquese
al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo
Vigil Toledo
PRESIDENTE
Olga
Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA
Walter
Kaune Arteaga
MAGISTRADO
Oswaldo
Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Isabel
Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La
sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el
expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Isabel Palacios L.
SECRETARIA”
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