Sentencia Nº 40/2002,
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de 9º
turno,17/6/2002
I - COMENTARIO
Beatriz Bugallo Montaño
La presente sentencia Nº
40/2002, dictada con fecha 17 de junio de 2002 en el Juzgado Letrado
de Primera Instancia en lo civil de 9º turno, versa sobre tres temas
disímiles y de gran interés en materia marcaria: la especialidad de
la acción de daños y perjuicios por uso de marca ajena, la
extensión del derecho de marcas en función de la clase
internacional por la que solicita la exclusiva y la protección
marcaria del título de las obras. Esto se da en el marco de
oposición de un derecho marcario registrado en el Uruguay desde el 9
de diciembre de 1994 por el actor del juicio que dio lugar al
pronunciamiento que analizamos y el uso posterior de dicha expresión
como título de una telenovela por parte del canal televisivo
demandado. Analizaremos cada tema separadamente.
1. Especialidad de la acción de daños y perjuicios por uso de marca ajena
En relación con este
tema, la sentencia - sin manifestarse directamente -, parece acoger
las más modernas tendencias del derecho comparado, en posición
tomada ya precedentemente por la jurisprudencia nacional.
Aún cuando no estamos
ante un pronunciamiento específico, la inclusión de consideraciones
en este sentido da mérito a nuestra referencia a esta temática.
2. Extensión del derecho de la marca y el principio de especialidad
En el caso, nos resulta
sorprendente la afirmación de la sentenciante al vaciar a la opción
por una clase internacional del Arreglo de Niza, de todo significado
jurídico.
El derecho marcario
uruguayo, integrando la norma legal y las disposiciones
reglamentarias de aplicación (formuladas por la DNPI, organismo
competente en la materia en el sistema nacional, art. 102 ley Nº
17.011), conceden un significado jurídico a la opción por el
registro de una marca mediante la mención del número de la clase.
Equivale a todos los productos relacionados en la clasificación
internacional del Arreglo de Niza.
Como no hay exigencia de
uso de la marca para mantener el derecho, no interesa en cuáles de
dichos productos es usada, fue usada o podrá ser usada la marca. La
protección corresponde a todos los productos o servicios que se
encuentran incluidos o que puedan ser incluidos en dicha clase.
Si el organismo
administrativo de ejecución en propiedad industrial impide el
registro de una marca cuando el solicitante enunció uno por uno
todos los productos o servicios que corresponden al contenido de la
clase, evidentemente, hay un impedimento para el administrado pues no
podrá realizar lo que la sentenciante en este caso exige. Es más,
en la interpretación de la sentencia sería imposible para cualquier
persona en nuestro país, ejercer su derecho de registrar y poder
defender un signo marcario que corresponda a todos los productos o
servicios de una clase: la DNPI no admite la enunciación expresa de
la totalidad y según el criterio de esta sentencia si no se
mencionan expresamente no habría cobertura marcaria. La DNPI no lo
admite, porque no es necesario: la opción por una clase incluye la
totalidad de productos o servicios que se encuentran en ella
incluidos internacionalmente. Si alguien no quiere optar por una
cobertura de la totalidad de la clase, entonces debe acotar su
opción: en este caso sí es necesario que lo indique expresamente.
En este punto, pues, se
daría una situación curiosa: cumpliendo las disposiciones de la
DNPI, - en la tesitura de la sentencia - no se podría defender la
marca, y la expresión total de los productos o servicios no es
posible porque la Oficina responsable técnica del Registro no lo
admite...
Pensamos que en este
punto, la solución adoptada por la sentencia no se compatibiliza con
la aplicación del derecho de marcas del Uruguay.
3. La protección del título de las obras
En el caso, se trata de
una marca prerregistrada al título de una obra periódica.
Una cuestión muy
interesante que deja planteada la sentencia es la relación entre los
dos sectores normativos superpuestos en torno al título objeto del
litigio: el derecho de autor y el derecho de marca.
En este sentido
corresponde analizar los siguientes factores: i. el tipo de obra que
se trata en el caso; ii. la prelación de existencia del registro
marcario al título o a la propia obra.
i. La obra que tiene como
título Calypso es una publicación periódica, típicamente
caracterizable como producto para su comercialización en el mercado.
Las telenovelas, además, se elaboran propiamente para ser
comercializadas en el circuito televisivo. El título con el cual se
presentan al público tiene una finalidad distintiva, para que sean
distinguidas por el consumidor, televidente en este caso. El destino
de una obra es indiferente para la protección por el derecho de
autor, pero es fundamental para la determinación de la existencia de
un producto o servicio de colocación en el mercado.
ii. La preexistencia del
registro marcario a la obra descarta toda posibilidad de apropiación
de la creación intelectual que pueda imputarse al titular de la
marca nacional.
No existe primacía entre
el derecho de marcas y el derecho de autor, que efectivamente
constituyen dos sectores normativos independientes. La circunstancia
de que preceda un derecho de autor en una creación como impeditiva
de un derecho marcario posterior sobre esa misma creación (art. 5
ley 17.011), no determina que si se utiliza como título de una obra
una expresión registrada como marca previamente, el titular marcario
no tenga derecho a oponerse. Tampoco puede considerarse que el
registro marcario de toda expresión pueda impedir el uso de dicha
expresión como título de una obra. En definitiva, todo depende de
la función que pueda atribuirse al título de la obra en cada
situación. Tratándose de obras destinadas a su explotación en el
mercado el título tendrá una función marcaria clara, mientras que
podría argumentarse carencia de función marcaria – distinción de
producto en un mercado – al título de algunas obras singulares.
En el caso, la calidad de
“producto” de la obra y de uso marcario del título es evidente
también en cuanto menciona la sentencia que éste fue cambiado: se
usó Calypso un tiempo y luego se cambió por “Las Margaritas”.
Tratándose de una obra singular, no podría haberse admitido dicho
cambio, dado que atentando contra el derecho de integridad, hubiera
afectado derechos morales del autor.
La temática de
protección del título es indudablemente cuestión opinable y de
análisis casuístico. Difícilmente puede afirmarse más que la
acumulabilidad de la protección. En el caso del título Calypso,
consideramos que: i. sería eventualmente objeto de protección por
derecho de autor como parte de la obra, en cuanto pudiera
considerarse original, pero no podemos afirmar dicha protección
porque desconocemos la obra; ii. es objeto de protección por el
derecho marcario, en tanto presenta carácter distintivo de un
producto en el mercado. Desde esta última perspectiva, el uso o
registro en el Uruguay se encuentra inhibido por la preexistencia de
un derecho de marca de un tercero. Como el uso del título Capypso
tiene efecto distintivo, es decir se identifica con la función de la
marca, choca con una anterioridad y, por lo tanto, contradice al
sistema normativo y no debería ser legalmente admitido.
4. Reflexión final
La sentencia analizada se
ocupa de plantear o resolver diversos temas, bajo distintas
consideraciones: algunas compartibles y otras no.
De todas maneras, nos
pareció destacable el pronunciamiento puesto que constituye un
ejemplo más de la preocupación creciente del mercado uruguayo en
relación con la protección de las creaciones de la propiedad
intelectual.
II - TEXTO DE LA
SENTENCIA
Sent. N° 40/2002 Montevideo, 17 de
junio de 2002
VISTOS: Para sentencia definitiva de
primera instancia estos autos caratulados “Paullier (Jacques) c/
Montecarlo TV Canal 4 F. 168/2001”.
RESULTANDO: I) Que a fs. 53 comparece
el actor promoviendo demanda de daños y perjuicios contra la
demandada expresando: es titular de la marca CALYPSO N° 265.641 para
distinguir los servicios de la clase internacional 41 donde se
comprenden los “servicios de esparcimiento” incluyendo “programas
de televisión” entre otros; dicha marca fue solicitada el 30/9/93
y otorgada el 9/12/94. Afirma que ha constatado que Montecarlo TV
Canal 4 ha venido emitiendo durante cuatro meses una telenovela bajo
su marca registrada CALYPSO, en infracción a sus derechos marcarios;
la telenovela se emite de lunes a viernes en el horario de la tarde y
ha contado con patrocinadores importantes.
La demandada no tiene derecho a usar
la marca en uno de sus programas televisivos lucrando con un término
de fantasía registrado por otro comerciante como marca.
No puede alegar
desconocimiento o buena fe porque tiene registradas más de 200
marcas. La gran mayoría de esas marcas cubren la clase internacional
41 clase que justamente abarca la marca Calypso. Pudo consultar el
Registro de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.
El uso de la maca
demás de ser una infracción civil constituye un delito previsto por
el art. 81 de la ley de marcas N° 17.011.
La conducta de la
demandada le ha generado daños y perjuicios: se usó su marca sin
autorización, y no se le abonaron los royalties por el uso de la
maca habiendo obtenido la demandada ganancias importante en forma
indebida.
Antes de iniciar
las diligencias preparatorias tuvieron sus representantes
negociaciones con la firma demandada; ante ello la demandada dejó de
usar la marca CALYPSO cambiando el nombre de la telenovela por “Las
Margaritas” en un claro reconocimiento de la infracción. La
demandada se retiró de las negociaciones sin abonar nada.
Presente prueba y
solicita se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios
por el uso indebido de la marca Calypso que fueron estimados
provisoriamente en U$S 120.000 y que habrán de liquidarse por el
procedimiento del art. 378 del CGP.
II) Que por
providencia N° 265/2001 (fs. 61) se dio traslado de la demanda el
que fue evacuado a fs. 71 por el representante de la demandada
manifestando: el actor no inscribió la marca Calypso para programas
de televisión. En la clase 41 no están comprendidos los programas
de televisión. El actor inscribió la marca en las clases 41 y 42.
El Decreto N°
340/83 determina la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios resultante del
Arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957; detalla lo que incluye la
Clase 41 y 42 según dicho Arreglo.
El actor omite
referirse al contenido de la Clase Internacional N° 38 que sería
aplicable a un programa de televisión si Calypso pudiera ser
considerada una marca registrable con derechos privativos.
En materia marcaria rige el principio
de la especialidad.
Cita doctina.
No resulta de la
exposición de la demanda qué bienes o servicios identificó con esa
marca, no resulta que haya efectuado una publicidad de productos con
la marca Calypso, que hubiera atraído usuarios o consumidores, ni se
explica qué productos o servicios del actor fueron concurrenciales
con productos o servicios del demandado; no menciona qué productos
de su propiedad deberían ser distinguidos de la telenovela Calypso.
No se dan las
circunstancias para plantear una demanda de daños y perjuicios.
La actor no
registró la marca para la clase 38 que incluye programas de
televisión. El registro de la marca confiere derechos exclusivamente
sobre los productos o servicios de los cuales se solicitó.
En segundo lugar
la demanda confunde marca con el nombre de una telenovela; ésta es
una obra artística, cuyo régimen es el de la propiedad autoral. No
puede aplicarse a las obras artísticas el régimen de la propiedad
marcaria.
Una telenovela no
es un nombre televisivo que puede ser objeto de una marca distintiva;
la marca sería “Una tarde de novelas” pero eso no tiene nada que
ver con el título de la telenovela.
La marca del
programa la determina el canal el título de cada telenovela lo
determina el autor.
El autor escogió
el nombre CALYPSO.
Cita doctrina.
La utilización de
ese nombre no tuvo por finalidad confundir a los consumidores sobre
la individualización de un producto o un servicio.
El actor no hace
referencia al producto o servicio por el explotado.
No ha existido
concurrencia desleal, no se ha sustraído clientela o posibilidades
comerciales al actor; debería ser titular de un programa televisivo
con dicha denominación.
El actor afirma
que su representada cambió el nombre de la telenovela admitiendo que
se trata de un nombre. Se cambió el nombre para evitar cualquier
problema con quien se presenta como actor.
Para el público
uruguayo el cambio de nombre resulta absolutamente indiferente, no
afectaba su comercialización.
El actor no probó
estar registrado como comerciante, no probó ejercer ninguna
actividad de producción de bienes o servicios.
No se inscribió
la marca Calypso en la clase que cubre los programas televisivos ni
que el actor produjera programas televisivos o proyectara hacerlo.
En cuanto a los
daños y perjuicios expresa: No prueba el actor lo que habría dejado
de ganar ni lo que usualmente se paga de royalties.
No prueba el daño.
El actor no
realiza ninguna actividad comercial que pueda perjudicarse por la
utilización del término Calypso.
Señala que existe
falta de nexo causal entre helecho ilícito y el daño.
Presenta prueba y solicita que se
desestime la demanda.
III) Que se
realizó la audiencia preliminar (fs. 102), se diligenció la prueba,
se alegó de bien probado y se señaló audiencia de lectura de
sentencia para el día de la fecha.
CONSIDERANDO: I) Que en el subexámine
se ha promovido una acción marcaria fundada en la ley N° 17.011.
De acuerdo a lo
dispuesto por el art. 87 de dicha ley los damnificados por
contravención de las disposiciones contenidos en los arts. 81 a 85
de la ley podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra
los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.
Al respecto se ha
expresado: “Para ello tiene que acreditar: Que la marca está
inscripta en el Registro a su nombre. Que una persona sin
autorización está usando una marca idéntica o confundible con la
suya, para los mismos productos o servicios o productos o servicios
similares. En cambio no tiene que acreditar ni que usar la marca, ni
que se ha producido confusión en el mercado, ni que el demandado
sabía o no sabía que la marca estaba registrada, ni que actuó de
buena o mala fe, ni tampoco que, como consecuencia de la utilización
de la marca en infracción, se produjo una desviación de la
clientela de sus productos o servicios a los productos o servicios
del infractor. En otras palabras la ventaja de tener registrada la
marca es la de sustituir la necesidad de la apreciación subjetiva de
las conductas por la objetividad que surge del Registro. Nadie puede
alegar que no sabía la existencia de una marca ajena porque tiene la
carga de consultar el Registro que es público y la inscripción en
el mismo de un signo distintivo de productos o servicios, además,
hace presumir que si lo signos son confundibles, existe violación de
los derechos del titular de la marca” (Lamas “Derecho de Marcas
en el Uruguay”, Ed. Barbat & Cikato, 1999,
pág. 277).
El
actor adjuntó con la demanda testimonio notarial del Título de
Marca a su nombre, N° 265.641, resolución del 9 de diciembre de
1994, respecto a la marca Calypso, para distinguir Clases Int. 41 y
42.
No se
especifican artículos o servicios a proteger en la solicitud de
marca (fs.5).
La
vigencia de dicha titularidad surge del informe de la Dirección
Nacional de Propiedad Industrial de fs. 119.
El
actor ha sostenido que la demandada emitió una telenovela bajo su
marca registrada Calypso.
II)
Que el art. 11 de la ley N° 17.011 consagra el principio de
especialidad de la marca.
El
derecho del titular de la marca está limitado a los productos y/o
servicios para los cuales solicitó el registro de la marca.
Al
respecto expresa Merlinsky: “Así enunciado este principio funciona
como una clara limitación a los derechos del propietario de la
marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de
productos o servicios, respecto del cual el titular tiene especial
interés en obtener la protección emergente del registro de un signo
marcario. Es en consecuencia posible que un mismo signo sea
registrado por dos o más empresarios para distinguir productos o
servicios no similares” (“Las marcas en el Uruguay”, Carlos
Alvarez Editor, 2000, pág. 41).
El
Decreto N° 340(83 que determina la vigencia en nuestro ordenamiento
jurídico de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
resultante del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.
Ahora
bien, como señala Merlinsky: “El principio de especialidad no se
rige por esta clasificación internacional, la cual tienen un valor
meramente orientador. Tal cual expresara el profesor venezolano
Víctor Bentata, la clase es una mera técnica de registro sin
consecuencias legales. En efecto y compartiendo el criterio
sustentado por García Huidobro en Chile encada una de las 42clase de
la Clasificación Internacional coexisten productos o servicios muy
diferentes... Por otra parte se advierte que otros productos entre
los que existe una clara vinculación entre productos o servicios
deberá apreciarse su naturaleza, sus propiedades, sus fines y en
especial los canales de comercialización de los
mismos...Evidentemente que el riesgo de confusión será inobjetable
cuando se pretenda registrar un signo marcario igual a otro
preexistente para proteger productos o servicios idénticos.” (ob.
cit., pág. 42).
Señala dicho autor como
excepciones al principio de especialidad la posibilidad de confusión
de unos productos con otros similares o conexos y el caso de marca
notoria.
En la especie al
registrarse la marca no se especificaron los artículos o servicios a
proteger (fs. 5), solo se determinó las clases 41 y 42; tampoco se
mencionó en el proceso en examen los productos o servicios que
distingue la marca Calypso de la cual el actor es titular.
No es posible, en
consecuencia, determinar si el producto o servicio del actor es
idéntico, o no, ni tampoco si existe, o no, posibilidad de confusión
con el usado por la demandada en la telenovela Calypso.
Consecuentemente con
ello, no surge probado en el caso la existencia e un ilícito contra
la marca registrada por el demandante.
Lo antedicho resulta
compatible con la finalidad o función de la marca.
En este aspecto se ha
señalado: “En el concepto legal de marca sobresale la referencia a
la aptitud distintiva de productos o servicios de una persona frente
a los de otras. De esta forma, indudablemente, la función de indicar
la procedencia de productos o servicios se destaca como fundamental
para la marca” (Bugallo, “Marcas”, FCU, 1999, pág. 23).
La ley exige expresamente
que, para ser marca, el signo posea aptitud para distinguir los
productos o servicios de una persona de los de otra. Esa aptitud
distintiva es pues de la esencia misma de la marca” (Merlinsky, ob.
cit., pág. 9).
III)
Que a lo expresado cabe agregar que la telenovela emitida por la
demandada tenía originalmente el nombre Calypso como surge de las
declaraciones testimoniales y de la publicidad de fs. 65 y sigs.
“El Derecho marcario y
el Derecho de autor son dos sistemas de protección de derechos
incorporales independientes entre sí.... Una dificultad práctica la
plantea la circunstancia de que los autores de una creación
intelectual gozan de la protección legal sin necesidad de registro.”
La
telenovela es una creación artística amparada por el Derecho de
autor, aspecto que por su relevancia debió ser planteado en la
demanda.
IV)
Que no existe mérito para sanciones procesales especiales.
Por
tales fundamentos, FALLO:
No ha lugar a la demanda, sin especial condenación procesal.
Ejecutoriada que sea y
previo pago de los parotes adeudados (honorarios fictos – a los
solos efectos fiscales - $U 10.000 para cada parte), archívense.
Dra. Ana Maria Maggi. Juez
Letrado
Esc. Anabel Melar
Grajales.Actuaria
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