Tribunal Andino de Justicia - Lema comercial: “Nadie vende más barato que Elektra”

Tribunal Andino de Justicia - Lema comercial: “Nadie vende más barato que Elektra”

Resolución de 30 de enero de 2002

I - COMENTARIO

En varios países, particularmente latinoamericanos, se reconoce y registra el signo distintivo “lema comercial”, signo diverso de las marcas.

Dichos signos se regulan por pautas normativas muy similares a las marcas, valorándose de manera diversa por su destino de promoción publicitaria.

Seleccionamos esta sentencia del Tribunal Andino por la claridad de los conceptos que incorpora en su interpretación preliminar.

II - TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN

... “Quito, 30 de Enero de 2002

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, Sala Civil Transitoria, a través de su Vocal Supremo, Dr Victorino Quintanilla Quispe, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que ELEKTRA interpone demanda contencioso-administrativa, impugnando la resolución No. 386 2000 del 23 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, dentro del trámite de registro del Lema Comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA".

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno:

a) Hechos

Los señalados por el consultante, a saber:

En fecha 27 de abril de 1998 Elektra S.A de C.V Mexicana solicitó el registro del Lema Comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" para publicitar la marca ELEKTRA y logo, aquélla comprendida en la clase 7 de la nomenclatura oficial, a saber: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

La Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI–, mediante resolución N° 1423-1999-OSD/INDECOPI de fecha 8 de febrero de 1999, denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado.

Con base en lo anterior la sociedad actora interpuso el recurso de apelación que fue decidido mediante resolución N° 386-2000/TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 2000 por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, actuando como segunda instancia administrativa, habiendo sido confirmada la Resolución No. 1423-1999.

Finalmente, en fecha 12 de junio de 2000, ELEKTRA interpone demanda contencioso-administrativa ante el Supremo Tribunal contra la resolución N° 368 2000/TPI-INDECOPI, solicitando la invalidez o ineficacia de ésta, y accesoriamente que se le otorgue el registro del lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA"

b) Materia recurrida y fundamento de la demanda

Conforme a lo expresado por el consultante, la sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de la resolución No. 386-2000 de fecha 23 de marzo de 2000, en los siguientes términos:

Manifiesta la accionante que el lema comercial es original, novedoso y de fantasía, que es atractivo y curioso porque capta la atención de los consumidores con una frase no utilizada por los competidores; en suma el lema comercial solicitado encaja dentro del concepto de originalidad.

Además, indica que la distintividad del lema comercial no se basa sólo en la presencia de la marca Elektra, sino en todo el conjunto de los elementos gramaticales y literarios que conforman la frase "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA",

Asimismo manifiesta que el lema comercial para obtener protección jurídica debe tener un mensaje publicitario el que no necesariamente debe cumplir con el requisito de distintividad. Exigir distintividad del lema comercial comportaría reconocerle un nivel igual o similar a la marca, convirtiendo al lema en un signo independiente de ésta lo que es contrario a su carácter accesorio como lo han puesto de manifiesto tanto la doctrina como las propias leyes reguladoras del mismo.

c) Contestación de la demanda

Es contestada por el INDECOPI y en el escrito respectivo sostiene que el lema comercial solicitado constituye un signo de carácter descriptivo en relación a la comercialización de los productos distinguidos por la marca que pretende publicitar.

Asimismo señala que la función de complementariedad que la ley otorga al lema comercial respecto a la marca, implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por ello, la distintividad que se le exige al lema comercial no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior de la frase publicitaria, sino en el contenido intrínseco mismo. Estos principios fundamentales se encuentran amparados por la "Resolución de Observancia Obligatoria" número 422-1999-TPI –INDECOPI.

d) Fundamentos del Procurador del Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales Internacionales

Por su parte, el Procurador expone, entre otros argumentos, los siguientes:

El lema comercial debe ser usado para darle fuerza a la función de la marca: distinguir dentro del mercado los productos o servicios producidos o comercializados por un agente, de los productos o servicios idénticos o similares de otro. De acuerdo con ello, un lema comercial tiene la misma categoría que un signo distintivo; en consecuencia debe ser también perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica porque el Art. 122 de la 344 (Sección VII de los Lemas Comerciales) prevé que "serán aplicables a esta Sección, las disposiciones relativas al capítulo de marcas de la presente Decisión".

Además, sostiene que todo lema comercial debe consolidar la buena reputación de la marca que publicita; por ello no puede registrarse como lema comercial cualquier frase simple que carezca de fantasía y que únicamente se limite a alabar y "transcribir al consumidor de los productos que distingue con la marca que publicita".

Con vista de lo anteriormente reseñado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C O N S I D E R A

Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, es el siguiente:

Decisión 344

"Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca".

"Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión"

Seguidamente el Tribunal procede a la interpretación de las mismas, para lo cual observa:

I.- LEMA COMERCIAL

El tema del lema comercial ha sido objeto de regulación en las diferentes Decisiones que han normado el régimen jurídico de la Comunidad Andina. En la Decisión 85 el lema comercial no era objeto de regulación expresa, en cambio que las posteriores Decisiones 311 y 313 (artículos 108 y 107, respectivamente) señalaban que los Países Miembros podían registrar como marca los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales, Decisiones además conforme a las cuales el lema era complementario de una marca, pero sin dejar de reconocerle el carácter de signo distintivo, mantenido en la Decisión 344 y en la vigente Decisión 486 que no introdujo reforma a esta institución.

El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

El concepto de lema comercial ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina y el Derecho comparado. La definición aportada por el autor Víctor Bentata está concebida en los siguientes términos:

"los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un "clima" o "atmósfera" de valorización..." (BENTATA, V "Reconstrucción del Derecho Marcario" pag 230, Editorial jurídica Venezolana 1994)

El lema comercial como lo señala la Decisión 344 es complemento de la marca que acompaña, carácter accesorio que toma fuerza en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así como la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 119 de la Decisión 344). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará igualmente sujeta a la del signo que acompaña (Art. 121 de la Decisión 344).

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

La Decisión 344 señala la posibilidad de registrar como marca los lemas comerciales, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales; esto es, remite a la normativa de las legislaciones nacionales la manera de registrar los lemas comerciales. Al respecto ha señalado el tratadista Manuel Pachón:

"Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria.

Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales" (PACHÓN, M. "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", Pág. 301 Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995). (Resaltados del Tribunal).

Sin embargo podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva, elemento que será analizado con detenimiento en líneas posteriores. Así mismo, con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.

De esta manera corresponderá a la Alta Jurisdicción consultante determinar con los lineamientos indicado si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con los requisito de registrabilidad exigidos al lema comercial, detallados en las páginas precedentes.

III.- LA DISTINTIVIDAD COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL

La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado. Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Sobre este aspecto comenta Víctor Bentata:

"El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros" (Bentata V. ob cit, pág 231).

Sobre el elemento distintivo este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20-IP-98 marca "RIO CLARO", de fecha 7 de agosto de 1998, sentencia publicada en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 393 con fecha 14 de diciembre de 1998, así como en el N° 44-IP-99 marca "RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON" de 2 de febrero del 2000, fallo publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina N° 539 en fecha 28 de febrero del 2000,ha señalado:

"La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios" (Resaltado de la presente sentencia).

La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada. Sobre este punto comenta Bentata:

"Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca. Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación" (Bentata V. ob. cit, pág. 232).

Igualmente, nos parece pertinente el comentario que al respecto formula cuando expresa:

"El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismo hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.

De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema.

Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función". (Bentata V. ob. cit, pág 234)

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial "NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA" cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad. De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado.

Con los antecedentes expuestos:

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

1° Bajo el amparo de la Decisión 344 el lema comercial es un signo distintivo. Este al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

2° Tal como lo reconoce la Decisión 344, el lema comercial es complemento de la marca que acompaña; carácter accesorio que adquiere en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará (art. 119 de la Decisión 344). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la de aquel signo (art. 121 de la Decisión 344).

La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

3° Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada.

Tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todos aquellos que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.

4° Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contenido en la Decisión 500 publicada en la Gaceta Oficial N° 680 de fecha 28 de junio del 2001.

Notifíquese asimismo al consultante, mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.” ...