ESPAÑA. Plagio de fotografías

Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, sección 2
Sentencia de 30 de noviembre de 2017
Roj: SJM BI 999/2017 - ECLI: ES:JMBI:2017:999
Id Cendoj: 48020470022017100234
Ponente: OLGA AHEDO PEÑA


S E N T E N C I A Nº 231/2017
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- EL 11 de octubre de 2016 se recibió escrito del procurador Sr. Núñez Irueta, en nombre y
representación de D. Laureano , formulando demanda de juicio ordinario frente a Dª. Beatriz , D. Romualdo y la
sociedad civil "ROSA CONDE VICENTE y ROBERTO ANDONEGUI MILIKUA S.C" (KARRASPIO ITSAS TURISMOA)
en ejercicio de acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial e indemnización de
daños y perjuicios en cuantía de 8000 euros.
Tras invocar los artículos 1 , 2 , 17 y 140 el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal (LCD ), y los artículos 34 y 40 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de
Marcas (LM), SOLICITÓ al Juzgado " dicte sentencia, estimando íntegramente la demanda, con los siguientes
pronunciamientos:
A) Declarar:
- Que se ha llevado a cabo por los demandados una actuación merecedora de ser calificada como vulneración
de derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Que los demandados se hallan obligados a solicitar de mi mandante las pertinentes autorizaciones o licencias
para la difusión pública de sus fotografías, vídeos, nombre comerciales, dominios web y textos escritos.
B) Condenar a los demandados solidariamente:
- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en la actividad ilícita de difusión pública de las fotografías, vídeos, nombre comerciales, dominios web
y textos escritos que se encuentren bajo la titularidad del demandante Sr. Laureano en tanto no cuente con la
pertinente licencia de reproducción.
- A indemnizar a mi mandante D. Laureano , en n concepto de daños morales y perjuicios, en la cuantía de 8000
euros, o subsidiariamente en la suma que se establezca en la resolución definitiva.
- Al pago de las costas originadas en esta litis. "
SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda, el 24 de noviembre de 2016 presentó escrito el procurador
Sr. Carnicero Santiago, en nombre y representación de los demandados, contestando y oponiéndose a la
demanda.
TERCERO .- Señalada la audiencia previa, se celebró con admisión de la prueba propuesta por ambas partes
(interrogatorio de parte, documental y testifical), celebrándose el juicio con práctica de la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Acciones ejercitadas y hechos en que se fundan
Vistos el suplico y fundamentación jurídica de la demanda, ejercita el actor las siguientes ACCIONES:
- Declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual y condenatorias de cesación de actividad ilícita
( art. 138 y 139 TRLPI ) e indemnización de perjuicios materiales y morales ( artículos 138 y 140 TRLPI , y 1902
del Código Civil ) por importe de 8000 .
- Declarativa de infracción de nombre comercial y cesación de actos de violación de tal derecho ( art. 87.3 ,
40 , 41.1.a LM ).
Acciona el demandante con fundamento en los siguientes HECHOS:
- El demandante es fotógrafo profesional y observador científico en barcos. Una parte del año la dedica al
avistamiento científico de aves, peces y cetáceos en todos los océanos del mundo, incluyendo la redacción
de informes y estudios derivados de dicha actividad, obteniendo fotografías de mucha técnica que han sido
en varias ocasiones objeto de exposiciones públicas (doc. 2) y venta a particulares y empresas (doc. 3) y el
verano y otoño se dedica a organizar excursiones diurnas de jornada completa de avistamiento de cetáceos en
la costa bizkaíana, embarcando y desembarcando en Santurtzi. El demandante es un referente en la materia,
no sólo de fotografía marina o de cetáceos, sino también como observador y conocedor del mundo marino,
habiendo intervenido en numerables programas de televisión y radio, y colaborado con prestigiosas revistas
de naturaleza (doc. 3 bis). La demanda tiene por objeto básicamente proteger su actividad de avistamiento
en la costa bizkaina. El demandante tiene clientes particulares y el propio Ayuntamiento de Santurtzi desde
el año 2009 (doc. 4 a 9)
- El demandante tiene registrados el nombre comercial "verballenas" (doc. 10) para las clases 39 y 41, el
dominio "verballenas.com" (doc. 11) y el texto e ilustraciones de su obra bajo el título "observar ballenas,
delfines y aves marinas" (doc. 12, 13). El texto y las ilustraciones muestran a los clientes el objeto de la
excursión y les informan de los conceptos y especificidades de los animales que van a observar, constituyendo
el texto e imágenes verdadera publicidad comercial que motiva la contratación a través de la página web
"verballenas.com".
- Para llevar a cabo su actividad, el actor arrendó a los demandados el barco CIRCE, matrícula .... JE-....-....-....
, y los servicios de patrón. Los contratos eran anuales y por temporada (doc. 14 y 15). Por desavenencias
relativas al precio del arrendamiento, las partes dieron por finalizada su relación contractual de común acuerdo
y de forma amistosa en el año 2015 (doc. 16). En 2016, el actor arrendó el barco a la empresa Hegaluze Itxas
Serbitzuak, S.L.U (doc. 17).
- A mediados de 2016 se conoció que los demandados habían iniciado por su cuenta la actividad de
avistamiento de cetáceos y que, con la única finalidad de aprovecharse del know- how del actor y de su
labor profesional, se habían apropiado de los derechos de propiedad intelectual e industrial del demandante,
pretendiendo y consiguiendo obtener para sí un beneficio económico y creando confusión entre ambas
empresas con la finalidad de captar ilegítimamente la clientela del actor. Las ACTUACIONES de los
DEMANDADOS han sido las siguientes:
1ª. Establecieron como puerto base de su actividad el puerto de Santurtzi, el mismo puerto base y pantalán
que viene utilizando el actor en su actividad profesional y sobre el que gira el programa que viene realizando
desde hace años con el Ayuntamiento de Santurtzi (doc. 4 a 9).
2ª.Establecieron como enlace de avistamiento de cetáceos en su página web el denominado "ver ballenas",
nombre protegido intelectual e industrialmente a favor del demandante, buscándose con ello la confusión e
identidad entre ambas empresas.
3ª. Los demandados han incluido en su página web fotografías sobre cetáceos y delfines realizadas por el
demandante. El vídeo que figura es el promocional de la campaña 2015 y en el mismo vienen indicados los
copirights de Elias y de verballenas.com, vídeo que ha sido manipulado y extraído un fotograma que es
insertado hasta tres veces en la página web de la sociedad demandada como un reclamo de su barco y de
su actividad.
4ª. Las fotografías insertadas en la web de la demandada contienen la firma y el copyright del demandante o
de su nombre comercial "verballenas". En algunos casos ha sido omitido dicho texto de las fotografías como
si se tratara de derechos de propiedad intelectual e industrial de los demandados.
5ª. El texto que acompaña a las fotografías referidas en la página web de los demandados, es una copia exacta,
en todas sus líneas, del texto debidamente registrado por el Sr. Laureano a su nombre. Los doc. 13 y 18
evidencian el plagio.
El enlace relativo a la contratación de las excursiones se encuentra situado a continuación del texto plagiado
del actor, lo que lleva a confusión.
El vídeo (doc. 20) incluido en la página del actor ha sido maliciosamente manipulado por la demandada,
capturando una instantánea del mismo e incorporándola a la página web de la demandada como si fuera
propia. En el minuto 4, segundo 21, aparece una ballena junto a la proa de una embarcación, imagen que se
inserta en su página web y supone una actuación meditada con fines comerciales. Y de tal imagen ha sido
suprimida la leyenda "verballenas".
Con todo ello se busca la confusión y error de los potenciales clientes. Y mayor confusión se produce cuando a
pesar de que la demandada tiene su domicilio en Ermua y el puerto base de su embarcación es Lekeitio, utiliza
el puerto de Santurtzi como punto de partida para el avistamiento de cetáceos, delfines y aves marinas. El doc.
19 acredita que la demandada conocía perfectamente que el nombre comercial "ver ballenas" se correspondía
con la empresa del demandante.
- El actor envió un burofax a la demandada (doc. 21) advirtiendo de la infracción y requiriendo fehacientemente
su cese, conminando a su vez a alcanzar un acuerdo de resarcimiento de daños y perjuicios. La comunicación
fue recogida en junio de 2016, mediada la campaña de avistamiento de cetáceos y cuando las reservas de los
meses de verano y otoño estaban prácticamente cerradas, por lo que el daño moral y económico es pleno. Con
posterioridad al requerimiento se retiraron algunas fotografías de la página web y modificado sustancialmente
el texto de la misma, pero no se han indemnizados los daños y perjuicios.
- Afirma el demandante que es difícil cuantificar el daño económico porque el cambio de embarcación,
con mayor número de pasajero, el menor coste de la misma, y el desconocimiento de la facturación de la
demandada impiden cuantificar exactamente un importe concreto. No obstante, la demandada ha obtenido
un beneficio industrial al haberse aprovechado del conocimiento del Sr. Laureano . Hace el demandante la
siguiente VALORACIÓN:
- Reproducción ilícita de fotografías sin autorización, con fin mercantil: 1000 .
- Ilícita y dolosa manipulación del vídeo comercial de la página web "verballenas.com", extrayendo hasta
tres fotogramas a fin de insertarlos en la página web de la demandada, publicándolos y retirando el nombre
comercial de dichos fotogramas a fin de hacerlos aparecer como propios, con fines mercantiles: 1000 .
- Plagio del texto cuya autoría intelectual pertenece al actor sin autorización en el enlace "ver ballenas", con
fines comerciales: 2.000 .
- Beneficio dejado de obtener y daños morales: 3000 .
Concluye el demandante que en la cuantificación ha tenido en cuenta que la demandada retiró algunas
fotografías, videos y nombre comercial, modificando también el texto de su página web.
SEGUNDO .- Alegaciones de la demandada
- Admite la titularidad del actor sobre el nombre comercial "verballenas" y el uso por su parte de la denominación
"ver ballenas", alegando que pretende el actor apropiarse de este último término sobre el que ninguna derecho
tiene, ni como nombre comercial ni como criterio de búsqueda de una actividad genérica.
- Admite la creatividad del trabajo del actor, añadiendo que el doc. 13 no acredita la concesión de derechos
de propiedad intelectual.
- Admite la relación contractual con el demandante, que afirma se inició en 2013, concluyendo en 2016 de cara
a la nueva temporada.
- La demandada solicitó el pantalán de Santurtzi en 2014, antes de que se rompiera la relación con el
demandante.
- La demandada arrienda su embarcación desde 2011, con anterioridad a la relación con el actor, con
finalidades diversas. Mientras duró la relación con el demandante, la vieja web de la demandada contenía
aportaciones gráficas y escritas del actor, pero éste era pleno conocedor, consentidor y diseñador de ella.
Ambas empresas podían aprovecharse de las sinergias que conocimiento de cada uno generaban (correo de
17 de octubre de 2013; doc. 4).
- Admite que, por error, publicó en su nueva página web material del demandante. Afirma que una vez resueltas
las relaciones comerciales era necesario distinguir ambas empresas, encargando el diseño de una nueva
página que desenganchara con la relación del actor, si bien, por algún error técnico, cuando se produjo la
nueva publicación de la web, la versión colgada fue la vieja. De dicho error se tuvo noticia el 21 de junio de
2016, corrigiéndose y publicándose otra que no se puede relacionar con el demandante. Afirma la demandada
que no lo hizo tras recibir el requerimiento, sino antes, y antes de tener conocimiento de cualquier malestar
o reivindicación por parte del actor.
- No justifica el demandante la indemnización que reclama.
Planteado el debate, procede analizar cada una de las acciones ejercitas.
TERCERO.- Acciones declarativa de infracción de derechos de propiedad industrial, de condena al cese de
la actividad infractora e indemnizatoria
Esta pretensión que el demandante formula de forma genérica, debe quedar circunscrita, según sus
alegaciones, a la infracción del nombre comercial nº 356.849 "VERBALLENAS", titularidad del demandante
(doc. 10 de la demanda), mediante la utilización de la denominación "ver ballenas" en la publicidad que de su
actividad realiza la demandada en su página web.
No puede prosperar esta acción por las siguientes razones:
El artículo 90 LM dispone que " El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo de
utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley ", lo que se traduce desde un punto de
vista positivo en la posibilidad de utilizarlo para designar su actividad empresarial ( art. 87.1 LM ) y desde
un punto de vista negativo en la facultad de impedir su utilización por un tercero para distinguir la misma
o mismas actividades comerciales en el tráfico económico, supuesto en el que no nos encontramos puesto
que el demandante ni siquiera alega esta circunstancia, y en la también facultad de oponerse al registro o
utilización como marca de un signo idéntico a su nombre comercial que designa actividades idénticas a los
productos o servicios para los que se solicita la marca, o al registro o utilización de un signo que por ser idéntico
a semejante a su nombre comercial y por ser idénticas o similares las actividades que designa tal nombre a los
productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión o asociación en el público
( art. 7.1 a ) y b) LM ). Pero en este caso tampoco se formula esta alegación, al menos claramente, ni utiliza la
demandada el término "ver ballenas" como distintivo de un servicio sino simplemente como indicativo de una
actividad que ofrece, como, por otra parte, no puede ser de otra manera porque la denominación "ver ballenas"
para una actividad consistente en ver ballenas no tiene aptitud para distinguir en el mercado tal servicio de otro
idéntico o semejante que pudiera prestar otra empresa, no concurriendo por lo tanto una de las características
básicas de la marca que es su aptitud distintiva. El doc. 18 de la demanda evidencia que la denominación "ver
ballenas" se usa como indicativo de esa actividad, no pudiendo el titular del nombre comercial "VERBALLENAS"
oponerse a tal uso. En este sentido, el artículo 37 LM , aplicable también al nombre comercial establece que
" El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico,
siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: b) De indicaciones
relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto
o de prestación del servicio y otras características de éstos."
Por todo ello debe desestimarse la acción declarativa de infracción de derechos de propiedad industrial y,
consecuentemente, también la acción de cese en la actividad infractora y de indemnización de perjuicios por
importe de 2000 .
CUARTO.- Acción de cesación de actos infractores de derechos de propiedad intelectual
Comenzando por la acción de cesación ( art. 139 TRLPI ) concretada en el cese de la actividad de "
difusión pública de fotografías, vídeos, dominio web y textos escritos que se encuentran bajo la titularidad del
demandante".
No puede prosperar esta acción porque a la fecha de la demanda no persistía la infracción. Así resulta de la
prueba practicada y de las propias alegaciones del demandante.
En efecto, el demandante admite (página 8) que con posterioridad al burofax (doc.21) de fecha 14 de junio de
2016, la demandada retiró algunas fotografías de la página web y que modificó sustancialmente el texto de
la misma. No indica el demandante qué fotografías permanecieron y el doc. 18 aportado por el actor como
prueba de la infracción es de fecha 14 de junio de 2016, coincidiendo con la fecha del burofax. Luego no existe
constancia documental de la infracción a partir de tal fecha. La demandada admite que hasta el 21 de junio de
2016, por error, publicó en su página los mismos contenidos que cuando colaboraba con el actor, pero sostiene
que los retiró a partir de la fecha dicha, y el testigo D. Segundo , creador de la página web de la demandada,
declaró que la página se publicó modificada definitivamente a finales de junio de 2016. Sea como fuere, lo
que no puede estimarse probado es que a la fecha de interposición de la demanda (6 de octubre de 2016)
persistiera la infracción. Consecuentemente, debe desestimarse la acción de cesación.
QUINTO.- Acción declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual
Debe prosperar el ejercicio de esta acción pues admite la demandada haber publicado en su página web
fotografías y textos cuya autoría corresponde al demandante, y aunque la demandada defiende que ello
tuvo lugar durante un breve periodo de tiempo, el testigo D. Segundo (V3; 10:32), creador de la página
web de la demandada, terminó admitiendo que la página se publicó en febrero de 2016, si bien luego se
"despublicó", modificándose definitivamente a finales de junio de 2016. Luego desde febrero hasta junio de
2016, la demandada, con fines publicitarios y comerciales, llevó a cabo actos de reproducción y comunicación
pública ( art. 18 y 19 TRLPI ) de las fotografías y textos del demandante sin su autorización. También la testigo
Dª. Eulalia , Técnico de turismo del Ayuntamiento de Santurtzi, declaró (V3; 00:26) que ella misma llamó
al demandado a principios de junio de 2016 para decirle que tenía en su página fotografías de Elias , no
pudiendo concretar cuándo se retiraron pero no haciéndolo inmediatamente. Y conforme al artículo 17 TRLPI
que " Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y,
en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán
ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley " y el artículo 2 TRLPI dispone
que " La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen
al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley ."
Alega la demandada que fue por error, lo que no sólo es irrelevante a efectos de la infracción sino que, además,
es inverosímil.
Por otra parte, no ha cuestionado la demandada la originalidad ( art. 10 TRLPI ) de la obra del demandante,
admitiendo incluso su creatividad. Sí aduce que no acredita el demandante la inscripción en el Registro de la
Propiedad Intelectual porque el doc. 12 de la demanda es una mera solicitud, pero no debe olvidarse que la
inscripción no tiene carácter constitutivo, naciendo el derecho del mero hecho de la creación ( art. 1 TRLPI ).
SEXTO.- Acción de indemnización de daños y perjuicios
A las acciones anteriores acumula el demandante la acción de responsabilidad extracontractual prevista en el
artículo 1902 del Código Civil en relación con el artículo 140 TRLPI , y cifra el daño indemnizable de la siguiente
forma: 1000 por la reproducción ilícita de fotografías e imágenes de vídeo; 1000 por la inserción en la web
de la demandada de tres fotogramas de un vídeo del demandante; plagio de texto 1000 ; 3000 daños morales
y beneficio dejado de obtener.
No puede prosperar esta acción porque el demandante no se ha ajustado para calcular la indemnización a los
criterios establecidos en el art. 140 TRLPI .
Dispone el artículo 140
"1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor
de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación
de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios
siguientes:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte
perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión
ilícita de la obra.
b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido
autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.
3. La acción para reclamar (-)."
En este caso, sólo la indemnización pretendida en concepto de beneficio dejado de obtener y daño moral
(3000) se acomoda al criterio del art. 140.2.a TRLPI , y dentro de estos conceptos:
- Sobre el beneficio dejado de obtener no ha aportado el demandante ningún elemento probatorio.
- En cuanto al daño moral, el art. 140.2.a), párrafo segundo, se ha interpretado en el sentido de que producida la
infracción de un daño moral del art. 14, que en este caso no se alega, y acreditada la misma, se debe entender
ocasionado un daños moral ( SAP de Barcelona, sección 15ª, de 28 de enero de 2000 .
Todo lo anteriormente expuesto conduce a la estimación parcial de la demanda,
SÉPTIMO.- Costas
Estimada parcialmente la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes
por mitad.
FALLO
ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por el procurador Sr. Núñez Irueta, en nombre y
representación de D. Laureano , frente a Dª. Beatriz , D. Romualdo y la sociedad civil "ROSA CONDE VICENTE
y ROBERTO ANDONEGUI MILIKUA S.C" (KARRASPIO ITSAS TURISMOA), y así:
1. Declarar que los demandados han infringido los derechos de propiedad intelectual (de carácter patrimonial)
de D. Laureano .
2. Absolver a los demandados de las restantes pretensiones contra ellos deducidas.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( artículo
455 LEC ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE
DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se
base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados ( artículo
458.2 LEC ).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no
será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 2755 0000 04 069316,
indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 02-Apelación.
La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso ( DA 15ª de la LOPJ ).
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, estando
mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración
de Justicia doy fe, en BILBAO (BIZKAIA), a 30 de noviembre de 2017.