ESPAÑA Plagio de página web

ESPAÑA Plagio de página web

Audiencia Provincial de Madrid, sección 28
Sentencia de 26 de abril de 2019
Roj: SAP M 13455/2019 - ECLI: ES:APM:2019:13455
Id Cendoj: 28079370282019101228
Ponente: GREGORIO PLAZA GONZALEZ



SENTENCIA nº 219/2019
En Madrid, a veintiséis de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada
por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Alberto Arribas Hernández y D. Francisco
de Borja Villena Cortés, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 187/2013 ante el
Juzgado de lo Mercantil núm. Doce de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado ambas partes la
Sentencia que dictó el Juzgado el día diecisiete de enero de dos mil diecisiete.
Ha comparecido en esta alzada D. Melchor , representado por el Procurador de los Tribunales D. Álvaro José
de Luis Otero y asistida del Letrado D. Antonio Martín Martín, así como ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L.
y Dª Lourdes , representadas por la Procuradora de los Tribunales Dª Mónica Oca de Zayas y asistidas del
Letrado D. Luis Ruiz-Rivas García.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor:
"1.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Don Álvaro José de Luis Otero, en
nombre y representación de Don Melchor y ESTUDIO ZONA 7, S.L. contra ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES,
S.L. y contra Dª Lourdes ; y consiguientemente:
A. Declaro el acto de vulneración de los derechos morales de autor de la obra multimedia descrita en el
expositivo segundo de la presente demanda.
B. Ordeno la cesación de la imitación de dicha obra, así como la abstención en el futuro de realizar cualquier
otra obra multimedia idéntica o de análogas características por los derechos de autor de Don Melchor y
ESTUDIO ZONA 7, S.L.
C. Condeno a los demandados a satisfacer indemnización por el daño moral causado a D. Melchor , en la
cantidad de tres mil euros (3.000 €).
Absuelvo a ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y contra Doña Lourdes de los demás pedimentos formulados
en su contra.
2.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Mónica Oca de Zayas, en
nombre y representación de ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Doña Lourdes , contra Don Melchor ,
ESTUDIO ZONA 7, S.L. y contra ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L.; y consiguientemente:
A. Declaro que el uso de la denominación `Esperanza Gracia llevado a cabo por las demandadas en Internet
y redes de comunicación telemática es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de
las actoras dimanantes de la Marca Nacional núm. M3009335.
B. En consecuencia, condeno a D. Melchor , ESTUDIO ZONA 7, S.L. y ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L.:
a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b) A cesar de inmediato en la actividad infractora, prohibiéndose su reiteración futura, y particularmente:
A cesar en toda forma de uso de la denominación `Esperanza Gracia en la presentación, publicidad y efectiva
prestación de servicios en Internet y redes de comunicación telemática.
A cesar en el uso de la denominación `Esperanza Gracia como nombre de dominio en Internet.
c) A indemnizar a las demandantes, conjunta y solidariamente, en concepto de resarcimiento por los daños y
perjuicios ocasionados, en la cantidad de 3.000 euros.
A abonar a las demandantes, conjunta y solidariamente, en concepto de indemnización coercitiva, la suma de
600 euros al día desde la notificación de la firmeza de la presente resolución.
d) Ordenar el bloqueo y cancelación de los dominios:
www.esperanza-gracia.com y www.esperanzagracia.es, librándose para ello los despachos y mandamientos
correspondientes.
No ha lugar a imponer las costas a ninguna de las partes."
SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso de apelación ambas partes y, evacuados los
traslados correspondientes, se presentaron los escritos de oposición respectivos, elevándose los autos a esta
Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló
para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La mercantil ESTUDIO ZONA 7, S.L. y D. Melchor interpusieron demanda de juicio ordinario contra
ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes por la que solicitaban:
1. Que se declare la vulneración de los derechos morales de autor de la obra multimedia descrita en el
expositivo segundo de la demanda.
2. Que se ordene la cesación de la imitación de dicha obra, así como la abstención en el futuro de realizar
cualquier otra obra inédita o de análogas características por los derechos de autor.
3. Que se condene a los demandados a satisfacer a D. Melchor la cantidad de tres mil euros en concepto
de daño moral.
4. Que se declare la existencia de actos de competencia desleal consistentes en la explotación de la reputación
ajena y en la imitación, ordenándose el cese de los mismos y la prohibición de la reiteración en el futuro, así
como la obligación de los demandados de reparar el daño causado, que se determinará en trámite de ejecución
de sentencia.
5. Todo ello con imposición de costas a los demandados.
La demanda se refiere como "obra multimedia" al sitio web www.esperanza-gracia.com.
Señala que D. Melchor "ideó" una obra multimedia consistente en un portal de Internet dedicado al tarot, la
astrología, el horóscopo y, en definitiva, el mundo astral. Añade que en ese momento era una novedad y existen
hoy otras webs en el sector todas ellas distintas en estructura diseño y contenido. Se presta un servicio de
videncia telefónica mediante una línea 806. Se trata de una página diáfana, con los contenidos precisos y bien
estructurados para garantizar un fácil acceso a los usuarios noveles y renovados contenidos a los visitantes
habituales. Presenta a tal efecto una zona superior amplia donde se promociona la línea 806 y dos zonas
laterales donde se promocionan accesos a las diferentes secciones de la web. Las secciones pretenden que
el usuario vuelva a la página actualizando el contenido diaria o semanalmente, se dedican otras también a
generar nuevos visitantes, en otras se pretende que el contenido sea de utilidad al visitante y, finalmente, en
otras se invita al visitante a contactar con el gabinete de videncia a través de una llamada telefónica. Destacan
entre las secciones la que aconseja al lector acerca de cómo irá su día según la posición de los astros y la que
responde a visitantes que consultan queriendo conocer su futuro.
Dicha creación se efectuó a través de su empresa ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L. En marzo de 2003 el Sr.
Melchor adquirió el dominio www.esperanza-gracia.com. Existió un acuerdo verbal con Dª Lourdes por el cual
ésta debía proporcionar varias fotografías para su incorporación a la página web a cambio de un porcentaje
sobre los ingresos netos del negocio. El acuerdo se formalizó por escrito en fecha 1 de febrero de 2011. Aportó
6 imágenes en 2003 y otras 5 en 2012. Se trata de un reclamo para atraer visitantes. Dª Lourdes se reservaba
el derecho a supervisar el empleo y colocación de su imagen en la web.
Respecto al contrato suscrito entre ESTUDIO ZONA 7, S.L. y ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. (sociedad
dedicada a la explotación de la imagen de Lourdes y representada por ésta) señala la demanda que se venía
cumpliendo desde 2003 a partir de los pagos efectuados a Dª Lourdes o a las personas por ella designadas.
Su objeto es la adquisición de los derechos de imagen de Dª Lourdes con la finalidad de desarrollar "sites"
de prestación de servicios electrónicos basados en la marca "Esperanza Gracia" por medio de la concesión
de una licencia no exclusiva para usar la marca y explotar, promocionar, reproducir y sub licenciar el conjunto
de páginas web sin límite de fecha. En otros apartados - estipulación séptima - se alude a la "licencia de
explotación de la imagen de Lourdes con la finalidad de crear y explotar sites". ZONA 7 es la propietaria de
las sites.
La licencia tendría una duración anual renovable automáticamente salvo preaviso con dos meses de antelación
a la respectiva finalización del plazo anual.
En 2008 D. Melchor traspasó la "creación multimedia" y los contratos con plataformas telefónicas a ESTUDIO
ZONA 7, S.L.
En definitiva, lo que sustenta la demanda es que D. Melchor es el "autor de la idea y titular del talento" y ostenta
la titularidad del dominio www.esperanza-gracia.com y ESTUDIO ZONA 7, S.L. es "titular de los derechos de
propiedad intelectual" sobre la web, que es la "obra multimedia", que tiene la consideración de "obra colectiva"
creada bajo la coordinación de dicha sociedad.
En fecha 21 de junio de 2012 ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. comunicó la no renovación del contrato de
explotación, por lo que se debería considerar extinguido a partir del 31 de enero de 2013. Señala la demanda
que la imagen desapareció por completo de la web, pero no podría pretender la desaparición del dominio
www.esperanza-gracia.com ni la desaparición del sitio web.
ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. dio de alta el dominio www.esperanzagraciaoficial.com y
"aprovechándose del esfuerzo ajeno, ha imitado la página web ideada" por los actores vulnerando así el derecho
de autor e incurriendo en actos de competencia desleal.
Se remite la demanda al informe pericial elaborado por un perito en informática (D. Darío , de LAMACOBA
APM, S.L.) relativo a la comparación de los sitios web. En cuanto a su estructura, se refiere al cuerpo superior
(Fotografía de Lourdes , título y promoción de líneas telefónicas), bajo el cuerpo superior (zona horizontal de
accesos con cuatro secciones de la misma temática) y zonas laterales de accesos y promos.
Añade el informe que coinciden 5 secciones (horóscopo, consultas, consejos, rituales y ránking semanal).
Respecto a la vulneración del derecho de autor señala la demanda que la propiedad intelectual sobre la "idea"
de crear la web pertenece al autor - D. Melchor - por el solo hecho de su creación, y añade que ESTUDIO ZONA
7, S.L. es la autora de la obra multimedia colectiva /sitio web www.esperanza-gracia.com y el informe pericial
acredita el plagio de la página web (estructura y contenidos).
Reclama la demanda un importe de 3.000 euros por vulneración del derecho moral de D. Melchor .
Respecto a los actos de competencia desleal alega la demanda la existencia de confusión del artículo 6 LCD,
que consiste en que Dª Lourdes se atribuye la propiedad de contenidos y secciones de su página web.
Añade la existencia de actos de imitación del artículo 11 LCD en cuanto la web de la demandada "sigue el
mismo modelo de negocio que su competidora, imitando las vías de promocionar las líneas telefónicas de la
página web" aprovechando la reputación ajena, con cita del artículo 12 LCD que no tiene mayor desarrollo. Los
codemandados adquieren a coste cero un negocio en el que no han intervenido en absoluto.
La indemnización por los actos de competencia desleal se remite a ejecución de sentencia.
SEGUNDO. Señala la contestación a la demanda que Dª Lourdes es una reconocida y prestigiosa astróloga
con presencia en distintos medios de comunicación.
El dominio www.esperanza-gracia.com fue registrado por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y de la
creación de la web se ocupó el hijo de Dª Lourdes , D. Cosme .
El dominio se registró en fecha 29 de mayo de 2003 y fue el Sr. Melchor quien en fecha 7 de diciembre de
2011, prevaliéndose de su condición de webmaster y licenciatario de la marca para la explotación de web sites,
transfirió a su nombre dicho registro sin consentimiento de ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L.
Por medio del contrato suscrito en fecha 1 de enero de 2006 entre ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L. (como
empresa dedicada a la gestión de líneas 806 mediante su promoción en medios televisivos y web) y D. Cosme
acordaron la colaboración para la explotación de una página web de contenido astrológico www.esperanzagracia.
com en la que el colaborador (D. Cosme ) prestaría sus servicios como "programador, diseñador y gestor
del contenido del sitio web".
Esta colaboración se articuló por medio del contrato de 1 de febrero de 2011. La realización, diseño y contenido
de cada "site" debía ser aprobado por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L.
Fue Dª Lourdes quien adoptó en todo momento las decisiones en cuanto a diseño y contenidos, suministrando
los textos y demás materiales para su incorporación a la web.
El contrato de 1 de febrero de 2011 estuvo en vigor hasta el 31 de enero de 2013. Los actores nunca invocaron
extrajudicialmente el derecho que ahora reclaman con el fin de entorpecer el uso pacífico del nombre y la marca
"Esperanza Gracia". Se hace referencia a las siguientes marcas:
- (Registrada) marca nacional 3009335, denominativa, "Esperanza Gracia" para designar servicios de las clases
38 (Telecomunicaciones) y 41 (Enseñanza, Formación), solicitada en fecha 09/12/2011 y concedida en fecha
12/03/2012.
- (Solicitada) marca nacional 3065792, denominativa, "Esperanza Gracia" para designar servicios de la clase 45
(Elaboración de horóscopos, facilitación de horóscopos, consulta astrológica, consulta del zodiaco, predicción
astrológica, servicios astrológicos, lecturas de tarot personales, adivinación del futuro, cartomancia), solicitada
en fecha 01/03/2013 y pendiente de concesión.
Apenas dos semanas antes de la interposición de la demanda se instó de la actora el cese de la ilícita
explotación de la denominación "Esperanza Gracia" a través de la web litigiosa. Actualmente dicha página web
redirecciona a otra web vinculada al Sr. Melchor : www.esperanzagracia.es
Se remite la contestación a la demanda al informe pericial de D. Pelayo , que señala que las web presentan la
misma estructura de tipo estándar. Destaca que la versión 4.0, posterior al cambio de titularidad del nombre
de dominio www.esperanza-gracia.com, es de notable similitud con la versión anterior y con otras anteriores
a ésta que se comparan.
Y la configuración actual de la web www.esperanza-gracia.com es distinta a su vez, pues está protagonizada
por un elenco de supuestos videntes cuya identidad es falsa, pues corresponden a imágenes adquiridas en
bancos de imágenes.
Respecto al alegado plagio señala la contestación a la demanda que no son protegibles las ideas y que la idea
de creación de la web tampoco fue original del actor.
Por lo que se refiere a la web solo coincide la estructura estándar, común a millones de páginas web.
TERCERO. Se acordó la acumulación al presente procedimiento del tramitado ante el Juzgado de lo mercantil
nº 5 de Madrid con el núm. 269/2013.
En dicho procedimiento se interpuso demanda por ESTUDIOS KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes contra D. Melchor
, ESTUDIO ZONA 7, S.L. y ESTUDIO 38 DREAM FÁCTORY, S.L. por la que se solicitaba:
- La declaración de infracción por las demandadas de la marca 3009335 "Esperanza Gracia" y de la notoriedad extrarregistral del signo distintivo.
- La declaración de que la conducta de las demandadas en conexión con el uso de la denominación "Esperanza
Gracia" es constitutiva de actos de competencia desleal.
- La condena al cese de la actividad infractora y a la prohibición de su reiteración, a cesar en el uso de la
denominación en servicios de Internet y redes de comunicación telemática y como nombre de dominio y
a cesar en la modalidad de actos de engaño, confusión y explotación de la reputación ajena respecto a la
actividad profesional de las demandante.
- La condena a indemnizar a las demandantes, solidariamente, en la cantidad de 5.752,37 euros por cada mes
transcurrido desde el día 31/01/2013 hasta el cese de la conducta infractora y a fijar como indemnización
coercitiva la suma de 600 euros al día desde la fecha en que se acuerde la cesación de la conducta.
- El bloqueo y cancelación de los dominios:
www.esperanza-gracia.com
www.esperanzagracia.es
www.hoytarot.com.
www.hoytarot.es
www.hoytarot.info
www.hoytarot.net
www.hoytarot.org
www.astrodiario.org
Se refiere la demanda acumulada a la titularidad de la marca nacional 3009335, denominativa, "Esperanza
Gracia", concedida en fecha 12/03/2012 para designar servicios de las clases 38 (Telecomunicaciones) y 41
(Enseñanza, Formación) y publicada la concesión en fecha 17 de abril de 2012 y a la solicitud de la marca
nacional 3065792, denominativa, "Esperanza Gracia" para designar servicios de la clase 45 (Elaboración de
horóscopos, facilitación de horóscopos, consulta astrológica, consulta del zodiaco, predicción astrológica,
servicios astrológicos, lecturas de tarot personales, adivinación del futuro, cartomancia).
Con posterioridad a la demanda se alegó como hecho nuevo que la marca fue concedida en fecha 13 de junio
de 2013.
Añade que existieron diversos acuerdos verbales para el desarrollo de una página web asociada a la marca
a los que hace referencia el contrato de 1 de enero de 2011. Se estableció entonces una licencia para el
uso de la marca "Esperanza Gracia" con la finalidad de crear sites y para explotar, promocionar, reproducir y
sublicenciar el conjunto de sites. ESTUDIO ZONA 7, S.L. adquiría los derechos de la imagen "Esperanza Gracia"
con la finalidad de desarrollar sites de prestación de servicios electrónicos basados en la marca. Finalizado el
contrato ESTUDIO ZONA 7, S.A. estaba obligada a eliminar la marca de cualquiera de las sites que estuviera
explotando.
El citado contrato fue resuelto con efecto 31 de enero de 2013.
La infracción se refiere a los siguientes dominios:
- www.esperanza-gracia.com
Fue registrado por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. hasta que en fecha 7 de diciembre de 2011 el Sr.
Melchor transfirió a su nombre dicha titularidad. Desde esta página se redirecciona a www.esperanzagracia.es.
Se utiliza la marca como nombre de dominio y en el contenido de la web creando una vinculación entre el
servicio y la denominación. Se ofrece el siguiente mensaje de bienvenida: "Esperanza-Gracia.com, tu web
de siempre con una nueva imagen". Utiliza también un mailing promocional encabezado con un banner que
incorpora el signo y se utiliza el signo como metatag.
Con posterioridad, como hecho nuevo, se alegó la incorporación a la web de un supuesto "Gabinete Astrológico
Oficial de www.EsperanzaGracia.es".
- www.esperanzagracia.es
Se registró unilateralmente en fecha 14 de diciembre de 2005 a nombre de ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L.
Dispone del mismo contenido que las anteriores.
Como hecho nuevo se alegó la incorporación a la web de un supuesto "Gabinete Astrológico Oficial de www.EsperanzaGracia.es".
- www.hoytarot.com, www.hoytarot.es, www.hoytarot.info, www.hoytarot.net y www.hoytarot.org
Han sido registrados por ESTUDIO ZONA 7, S.L. en fecha 3 de febrero de 2013.
En ocasiones se trata de una réplica del contenido de las web www.esperanza-gracia.com y
www.esperanzagracia.es y, más frecuentemente aloja un contenido promocional: "El Gabinete de
www.EsperanzaGracia.es"
- www.astrodiario.com
Ha sido registrado por ESTUDIO ZONA 7, S.L. en fecha 7 de febrero de 2012.
Presenta un contenido promocional de la web www.esperanza-gracia.com y www.esperanzagracia.es.
La infracción del derecho de marca se sustenta en la utilización del signo "Esperanza Gracia" en la presentación
de los servicios, en el ofrecimiento y prestación de servicios y en redes de comunicación telemática y como
nombre de dominio.
Debemos advertir que en ningún momento se invoca en la demanda la protección conferida a marcas notorias,
registradas o no, ni existe argumento alguno sobre la notoriedad en el sentido marcario.
Respecto a los actos de competencia desleal se hace mención a los previstos en los artículos 5.g), 6 y 12 LCD.
Se transmite a los usuarios que Lourdes participa, supervisa o convalida la actividad comercial desarrollada
por los demandados.
Por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios se remite a lo dispuesto en el artículo 43 LM,
optando por la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular de concesión de una
licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. A tal efecto toma como
referencia el promedio de facturación mensual en el último año de vigencia del contrato, que asciende a
5.732,37 euros.
CUARTO. En su contestación a la demanda, D. Melchor , ESTUDIO ZONA 7, S.L. y ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L. alegan que el Sr. Melchor adquirió el dominio www.esperanza-gracia.com en marzo de 2003 y comenzó la explotación de la obra multimedia que ya había creado a través de su empresa ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L.
Dª Lourdes , mediante acuerdo verbal, percibía una comisión por proporcionar varias fotografías para su
incorporación a la web. Este acuerdo fue posteriormente formalizado en el contrato de 1 de febrero de 2011.
En 2008 el Sr. Melchor decidió traspasar su creación multimedia a ESTUDIO ZONA 7, S.L. efectuando los
pagos esta otra sociedad.
Las actividades en Internet de Dª Lourdes y de su sociedad ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. se
realizan a partir de que deciden dar por concluido el contrato de 1 de febrero de 2011. La página web
www.esperanzagraciaoficial.es es un plagio de la estructura y modelo de negocio desarrollado en la web
www.esperanza-gracia.com.
Respecto a las marcas de la actora señalan que la marca nacional 3065792, denominativa, "Esperanza
Gracia" para designar servicios de la clase 45 (Elaboración de horóscopos, facilitación de horóscopos,
consulta astrológica, consulta del zodiaco, predicción astrológica, servicios astrológicos, lecturas de tarot
personales, adivinación del futuro, cartomancia) no había sido concedida y que la marca nacional 3009335,
denominativa, "Esperanza Gracia" para designar servicios de las clases 38 (Telecomunicaciones) y 41
(Enseñanza, Formación), solicitada en fecha 09/12/2011 y concedida en fecha 12/03/2012 se refiere a clases
del Nomenclátor Internacional que nada tienen que ver con las actividades del Sr. Melchor y de sus empresas.
Por lo que respecta al contrato de 1 de febrero de 2011, la titular del dominio www.esperanza-gracia.com
ha eliminado todas las imágenes de la astróloga y no realiza otra cosa que no sea la explotación de la web.
En la estipulación 2.1 del contrato se reconoce su derecho a "crear sites, explotar, promocionar, reproducir y
sublicenciar el conjunto de sites sin ningún límite de fecha".
El contrato tenía por objeto la explotación de los derechos de imagen, puesto que entonces no existía ninguna
marca registrada, simplemente se refieren al nombre (marca) y la imagen de la astróloga. Se reconoce a
ESTUDIO ZONA 7, S.L. como propietaria de los "sites" generados y de software creado para su desarrollo.
Respecto a los dominios a los que se refiere la demanda, todos han sido registrados por los demandados.
Reitera que el dominio www.esperanza-gracia.com fue registrado por D. Melchor . Añade que el domino www.esperanzagracia.es se creó para facilitar el acceso de los usuarios y se duplicaron los contenidos. Los
dominios www.hoytarot.com, www.hoytarot.es, www.hoytarot.info, www.hoytarot.net y www.hoytarot.org se
registraron como mera estrategia de márketing, para que webs satélites compartieran parte del contenido de
la página principal. El dominio www.astrodiario.com se registra para mandar el boletín diario del sitio web y
se dio de baja el 13 de mayo de 2013.
QUINTO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil resultó parcialmente estimatoria de la demanda
principal.
La sentencia declaró el "acto de vulneración de los derechos morales de autor de la obra multimedia" y ordenó
la cesación de la "imitación de dicha obra" y la abstención en el futuro de realizar cualquier otra obra multimedia
idéntica o de análogas características por los derechos de autor de D. Melchor y de ESTUDIO ZONA 7, S.L. y
condenó a los demandados a abonar a D. Melchor la suma de 3.000 euros en concepto de "daño moral".
La demanda acumulada también fue parcialmente estimada. Se declara la infracción por las demandadas de
los derechos dimanantes de la marca nacional 3009335, se condena a los demandados al cese de la actividad
infractora y la prohibición de su reiteración así como al abono a la actora, en concepto de indemnización, de
3.000 euros, fijando como indemnización coercitiva la suma de 600 euros al día desde la notificación de la
firmeza de la sentencia y ordenando el bloqueo y cancelación de los dominios www.esperanza-gracia.com y
www.esperanzagracia.es.
No se efectuó expresa imposición de costas en ambos casos.
Considera la sentencia que los pagos y las liquidaciones practicadas, además de la documental examinada (en
referencia al contrato suscrito en fecha 1 de enero de 2006 entre ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L. y D. Cosme
y al contrato de 1 de febrero de 2011, suscrito entre ESTUDIO ZONA 7, S.L., y ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES,
S.L.) conducen a la conclusión de que la autoría de la página web www.esperanza-gracia.com corresponde
a la parte actora (de la demanda principal), si bien, con otras personas, pues, de otro modo, no se alcanza a
comprender ni los términos del contrato de 1 de febrero de 2011, ni los pagos y liquidaciones.
Añade, respecto a los contenidos incorporados en la página web, que en la demanda no se aduce la creación
de los contenidos sino de la página web, su diseño.
Por lo que se refiere al plagio y tras exponer las conclusiones de los dictámenes periciales aportados por las
partes, señala que la segunda de las páginas webs (se refiere a www.esperanzagraciaoficial.es) asume gran
parte de la estructura de la primera de las páginas web creadas, siendo tales similitudes subsumibles en el
concepto de plagio, por su amplitud y relevancia. La demandada no ofrece una versión de la generación de
la página web, de qué técnicos o profesionales la han gestado y diseñado en cuanto a estructura, secciones,
apariencia, etc.
Considera la sentencia que la reclamación por importe de 3.000 euros en concepto de daño moral resulta
adecuada.
Rechaza la existencia de actos de competencia desleal, en referencia a los artículos 6 y 11 LCD, al entender
que no se individualizan conductas diversas de las analizadas al examinar la infracción de derechos de autor
de la página web.
A continuación analiza la sentencia la demanda interpuesta en el procedimiento acumulado y, en concreto, la
infracción fundada en el artículo 34 LM.
Se refiere la sentencia a la marca registrada en el momento de interposición de la demanda, es decir,
la marca nacional 3009335, denominativa, "Esperanza Gracia" para designar servicios de las clases 38
(Telecomunicaciones) y 41 (Enseñanza, Formación). Añade, en relación al principio de especialidad, que no
puede por menos que ponderarse la dificultad de subsumir la actividad a la que se dedica la actora Sra. Lourdes
en las citadas clases del Nomenclátor y que sería además discutible que se pudiera alcanzar la conclusión de
que la marca sea generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos distinguidos
con ella.
No obstante la sentencia no expresa ninguna conclusión al respecto del ámbito aplicativo, pese a las
afirmaciones que realiza, y posteriormente señala sin más que el registro de la marca en las clases 38 y 41, que
incluiría "Telecomunicaciones" y "Servicios de entretenimiento" (debe decir "Enseñanza, Formación"), supone
que la protección alcanza el uso que nos ocupa.
A continuación examina el contenido de las webs de las que son titulares los demandados, y mantiene que la
utilización de los términos "Esperanza Gracia" supone una vulneración de la marca nacional 3009335, a pesar,
como hemos señalado, de las objeciones realizadas previamente respecto al ámbito aplicativo.
En lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, señala que en el momento de la firma del contrato
de 1 de febrero de 2011 no constaba reconocido derecho marcario alguno, por lo que no puede aceptarse la
base de cálculo empleada en la demanda acumulada y añade que no puede aceptarse la traslación de los
conceptos de la previa relación contractual. Fija la indemnización en la misma cantidad solicitada de contrario
como daño moral (3.000 euros).
Y finalmente, respecto al bloqueo y cancelación de los dominios señala que el pronunciamiento
resulta adecuado a los nombres de dominio en que se utiliza la marca: www.esperanza-gracia.com y
www.esperanzagracia.es, no así en el resto, en que los comportamientos detectados han sido la redirección
y la promoción de los primeros.
Por último, rechaza la sentencia la declaración de la existencia de actos de competencia desleal por la
identidad de conductas en relación a las acciones derivadas de la infracción marcaria.
SEXTO. Recurso de apelación interpuesto por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes .
El primero de los motivos del recurso se refiere a la existencia de incongruencia omisiva en la sentencia dictada
en la primera instancia.
Se sustenta el defecto en que en la audiencia previa se efectuó una pretensión complementaria referente a la
infracción de la marca nacional 3065792. La acción entablada no solo se refería a la marca citada sino también
a la marca 3065792, que fue concedida después de la interposición de la demanda. Y señala que se acreditó la
concesión mediante escrito de ampliación de hechos. La sentencia omite todo pronunciamiento al respecto.
Solicitada subsanación y complemento se denegó la aclaración considerando que la pretensión declarativa
se limitaba a la marca nacional 3009335.
Valoración del Tribunal.
No podemos admitir que concurra el defecto de incongruencia omisiva invocado.
El suplico de la demanda se refería exclusivamente a la declaración de la infracción de los derechos
dimanantes de la marca nacional 3009335, no de la marca nacional 3065792.
Como señala la STS de 3 de febrero de 2016, con cita de otras anteriores, tampoco puede tacharse de
incongruente la sentencia que no resuelve sobre los hechos nuevos indebidamente introducidos en el proceso.
La apreciación de hechos nuevos tiene como límite la modificación de los aspectos fácticos o jurídicos de
la cuestión según fue planteada. Destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2010 - Rec.
175/2006 - en relación a la introducción de hechos nuevos por las partes, que la posibilidad de tomar en
consideración hechos posteriores a la presentación de la demanda solo es posible cuando tienen un carácter
complementario o interpretativo, pues prevalece la imposibilidad de alterar el objeto del proceso establecido
en la demanda, es decir, los hechos fundamentales que integran la pretensión. La vía de los hechos nuevos o
de nueva noticia no permite introducir nuevas cuestiones no planteadas al conformar la causa petendi o los
motivos de oposición:
A) La presentación de la demanda, si después es admitida, produce, entre otros, el efecto de delimitar
objetivamente la res in iudicio deducta [cuestión deducida en el juicio]. La causa de pedir, o conjunto de hechos
jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, delimitada en el escrito de demanda, no puede ser alterada en el proceso por el demandante, a quien se prohíbe la mutatio libelli [modificación de la petición] para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos por él (v. gr., SSTS 11 de diciembre de 2007, rec. 3927/2000 ; 22 de noviembre de 2007, rec. 4358/2000 ).
Puede admitirse que la pretensión procesal, conservando su existencia, experimente un cierto desarrollo durante el transcurso del proceso, producto de lo que metafóricamente se ha llamado biología de la pretensión procesal.
Pero la posibilidad de tomar en consideración hechos posteriores a la presentación de la demanda sólo es posible cuando tienen un carácter complementario o interpretativo. A este requisito debe entenderse subordinada la aplicación del artículo 426.4 LEC ("[s]i después de la demanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, o hubiese llegado a noticia de las partes alguno anterior de esas características, podrán alegarlo en la audiencia"), pues prevalece la imposibilidad de alterar el objeto del proceso establecido en la demanda (412.2 LEC), es decir, los hechos fundamentales que integran la pretensión.
Es decir, el registro de la marca nacional 3065792 posterior a la interposición de la demanda no permite
que, al amparo de la concurrencia de hechos nuevos, a la pretensión inicial se añada una nueva pretensión
correspondiente a la infracción de dicha marca - que, además, al momento de interposición de la demanda no
estaba registrada -, pues ello excede los límites establecidos para la introducción de hechos nuevos, que solo
pueden tener un carácter complementario o interpretativo respecto a las pretensiones ejercitadas. Es posible
por lo tanto alegar que la marca que había sido solicitada y a la que se aludía en la demanda fue finalmente
concedida, pero al amparo de este hecho no puede admitirse que se hubiera introducido una nueva pretensión
- ni como marca solicitada, cuya protección no se invocó, ni como marca registrada -.
Tampoco las alegaciones complementarias admisibles en la audiencia previa comprenden la introducción de
nuevas pretensiones en cuanto el artículo 426.3 LEC se refiere a la conformidad en alguna petición accesoria
o complementaria de las formuladas en los escritos de las partes. Ello no permite que el registro posterior de
la marca solicitada ampare una nueva pretensión.
Es más, la sentencia solo podría pronunciarse, de haber constituido pretensión expresa, sobre la situación
fáctica existente a la fecha de interposición de la demanda, que únicamente hubiera permitido interesar la
protección establecida para la marca solicitada y no concedida - lo que tampoco se interesó -. Por el contrario,
los derechos que se invocan son los previstos en el artículo 34 LM, es decir, lo que se invoca es el ius prohibendi
derivado del registro.
El derecho conferido por el registro de la marca solo puede hacerse valer ante terceros a partir de la publicación
de su concesión - artículo 38.1 LM -.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 413.1 LEC, "No se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones
que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las
personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención, excepto si la innovación
privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la
reconvención, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa."
Como señala, entre otras, la STS 511/2013, de 18 de julio de 2013:
Considera la Sala que el principio en juego, más que el de la "perpetuatio iurisdictionis" [perpetuación de la
jurisdicción] invocado, es el de la "perpetuatio actionis" [perpetuación de la acción], recogido actualmente en los
arts. 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y acogido por nuestra jurisprudencia ( sentencias del Tribunal
Supremo núm. 950/2005, de 30 de noviembre , núm. 1001/2007, de 28 de septiembre, recurso núm. 4050/2000
, y núm. 424/2010, de 30 de junio, recurso núm. 1785/2006 , entre otras). Conforme a este principio, los pleitos
deben fallarse con carácter general según la situación de hecho y de derecho en que estaban las partes y las
cuestiones objeto de litigio al presentarse la demanda.
Este principio no excluye la posibilidad de tomar en consideración hechos posteriores a la presentación de la
demanda cuando tienen un carácter complementario o interpretativo ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo núm. 828/1993, de 2 septiembre, recurso núm. 3417/1990 , y núm. 446/2008, de 29 de mayo, recurso
núm. 2693/2001 ).
En consecuencia, no cabe en este caso apreciar ninguna excepción al principio de la "perpetuatio actionis". En
ningún caso además podría afirmarse una infracción "retroactiva" de marca una vez publicada la concesión
del registro.
SEPTIMO. Alega también el recurso como defecto de incongruencia omisiva el que la sentencia no se
pronunció respecto a la cuestión de la falta de legitimación activa de D. Melchor .
Señala a tal efecto que la incomparecencia de la demandante ESTUDIO ZONA 7, S.L. a la audiencia previa
dio lugar a que se tuviera por desistida a dicha sociedad de las acciones ejercitadas. Al tiempo se suscitó
la posible afectación sobrevenida de la legitimación activa del colitigante D. Melchor , acordándose que se
resolvería en sentencia. Añade el recurso que en la audiencia previa se tuvo por formulada la excepción de
falta de legitimación activa del Sr. Melchor , desestimándose dicha excepción como cuestión procesal, sin
perjuicio de su resolución en sentencia.
La pretendida incongruencia omisiva debe ser rechazada en cuanto, como puede comprobarse en el escrito
de subsanación y complemento presentado por la recurrente, nada se interesó al respecto, ya que el escrito se
refería exclusivamente a la inclusión en el fallo de la declaración de la infracción de los derechos dimanantes
de la marca 3065792.
El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia,
por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para
denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC, y
extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC, de forma que la falta de ejercicio de la
petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva ( STS
336/2017, de 29 de mayo, entre otras muchas). En virtud de lo expuesto no es posible estimar el defecto que
se atribuye a la sentencia recurrida.
OCTAVO. En el motivo del recurso ya examinado se anunciaba lo que viene a sustentar el segundo motivo del
recurso - pg. 13 - (en realidad, se trata del motivo tercero ya que se incluye por duplicado el apartado segundo).
Se refiere a la resolución por la que se tuvo por desistida a ESTUDIO ZONA 7, S.L., a la falta de legitimación de
D. Melchor y a la ausencia de protección sobre las ideas y, subsidiariamente, a la inexistencia de plagio.
Alegan las recurrentes que la sentencia efectúa pronunciamientos en relación a los derechos de propiedad
intelectual de ESTUDIO ZONA 7, S.L., e incluso analiza las acciones de competencia desleal ejercitadas en la
demanda inicial cuando se tuvo por desistida a dicha sociedad de las acciones ejercitadas.
Ciertamente en el acto de la audiencia previa se tuvo por desistida a ESTUDIO ZONA 7, S.L. de las acciones
ejercitadas (00:05:00 y ss. de la grabación de 8 de abril de 2016, lo que se reitera posteriormente - 00:07:00
y ss. -).
Hemos de añadir que expresamente se ofreció la posibilidad de interponer recurso de reposición frente a dicha
decisión, sin que ninguna de las partes interpusiera recurso, por lo que el pronunciamiento devino firme.
En consecuencia, el procedimiento continuó únicamente en relación a las pretensiones de D. Melchor y, en
concreto, como expresamente señaló en la audiencia previa su representación, a las acciones sobre infracción
del derecho de propiedad intelectual que se atribuía al mismo.
Por lo tanto no podía efectuarse pronunciamiento alguno relacionado con las acciones de propiedad intelectual
y competencia desleal ejercitadas por ESTUDIO ZONA 7, S.L. por lo que procede estimar el recurso en este
aspecto.
Y con carácter previo a analizar las acciones relacionadas con D. Melchor es necesario determinar su alcance.
Esto es lo que cuestiona el apartado que analizamos del recurso al señalar que la propiedad intelectual no
protege las ideas.
Hemos reseñado en fundamento previo el objeto de la demanda principal para advertir que la misma se
sustenta en dos derechos - pg. 8 - , lo que se reitera a lo largo de la misma:
- D. Melchor es el autor de la idea y titular del talento.
- ESTUDIO ZONA 7, S.L. es la autora de la obra multimedia y titular de los derechos de propiedad intelectual
e industrial sobre la misma.
Incluso la demanda se refiere a los mismos como "autores de sus respectivas obras" - pg. 20 - y se añade que
D. Melchor es el "titular de la idea, considerada como activo intangible o inmaterial, obtenida como resultado
de su actividad creativa" - pg. 21 -.
La demanda contempla la idea de creación de la web como una obra en sí misma que es objeto de derechos
de propiedad intelectual.
No es posible aceptar tal planteamiento.
La propiedad intelectual no protege las ideas o motivos inspiradores de una obra, por originales que resulten,
como tampoco se protegen por esta vía los métodos, los estilos o las técnicas de creación. Las ideas resultan
de libre utilización. Aunque dicho alcance de la protección no aparece expresamente recogido en la Ley de
Propiedad Intelectual sí se contempla en los ADPIC - artículo 9.2 - o en el TDA - artículo 2 -. Ambos señalan, en
relación al ámbito de protección del derecho de autor, que no abarca las ideas.
En consecuencia, procede estimar el recurso en este aspecto y, revocando la sentencia recurrida, desestimar
la demanda principal en lo que constituye su limitado objeto - referido exclusivamente a la acción ejercitada
por D. Melchor -, tras haberse producido el desistimiento al que nos hemos referido y que fue aceptado por
las partes.
Debemos añadir, no obstante, que tampoco hubiéramos podido admitir la existencia de una obra original. Como
se desprende del informe pericial aportado por Dª Lourdes y ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L., el diseño
de la página web no va más allá de una estructura común a multitud de webs y sus secciones tampoco van
más allá de secciones propias de webs dedicadas a la astrología y adivinación. Además, tal diseño procede
del hijo de la misma Sra. Lourdes , según el contrato en su día suscrito, y los contenidos a los que se hace
alusión proceden de ésta.
La desestimación de la demanda principal conlleva la imposición a la parte actora de las costas causadas en
la primera instancia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 LEC.
No obstante hemos de añadir, en relación a la falta de legitimación de D. Melchor en la que se sustenta el
recurso, que dicho desistimiento relacionado con ESTUDIO ZONA 7, S.L. no afectaría a la legitimación que
pudiera ostentar aquel, ni determina una pérdida sobrevenida de legitimación, sin perjuicio de examinar las
acciones que ejercita, que es lo que hemos hecho.
NOVENO. Para seguir un orden lógico hemos separado los motivos del recurso relacionados con los
pronunciamientos que afectan a la demanda principal, de aquellos otros que afectan a los pronunciamientos
relativos a la demanda acumulada, es decir, a la interpuesta por los recurrentes frente a D. Melchor , ESTUDIO
ZONA 7, S.L. y ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L.
El recurso se circunscribe, en este segundo aspecto, a la vulneración de la marca nacional 3065792 y parte de
la omisión de pronunciamiento en la sentencia.
Debemos rechazar el propio planteamiento del recurso remitiéndonos a lo ya expuesto. El objeto de
pronunciamiento se circunscribe a la infracción de los derechos derivados de la marca nacional 3009335.
El recurso confunde por otra parte las alegaciones de la demanda con las pretensiones ejercitadas para
mantener que cualquier hecho de la demanda ya da lugar a una pretensión (que vendría además fundada en los
derechos de exclusiva que confiere el registro - cuando no existía tal registro al interponer la demanda, y cuando
la protección derivada del registro posterior no se otorga de modo retroactivo -). El hecho de que se alegase la
solicitud de marca no supone que la pretensión ejercitada afectase a la infracción de dicha marca (solicitada),
y no se incluyó tal pretensión en la demanda que, como hemos expuesto, además no podía sustentarse en los
derechos derivados del registro, que es en lo que se sustenta la demanda.
Debemos recordar que en la delimitación del objeto del proceso no se comprenden todos los hechos de la
narración histórica, ni siquiera siempre todos los constitutivos, sino sólo aquellos con relevancia jurídica para
individualizar e identificar la pretensión procesal ( SSTS, entre otras, de 19 de junio, 24 de julio y 16 noviembre
de 2000, 3 de diciembre de 2001, 18 de septiembre de 2003 y 17 de octubre de 2005).
La protección que se invocaba es la que corresponde a los derechos derivados del registro de marca.
Y, por el contrario de lo que sostiene el recurso, existiría un evidente óbice procesal para incluir una nueva
pretensión a partir de la publicación de la concesión de la marca, dado que la alegación de hechos nuevos o la
admisión de pretensiones complementarias en la audiencia previa no permite introducir una nueva pretensión.
Nos remitimos a lo expuesto en fundamento precedente. En el momento de interposición de la demanda la
única protección que pudo invocarse es la que corresponde a la solicitud del registro de marca y tampoco se
invocó tal protección. Y el alcance de la protección derivado del registro - que, repetimos, no es objeto de las
actuaciones en relación a dicha marca - solo se reconoce a partir de la publicación de la concesión, nunca
con efectos retroactivos.
En definitiva, el recurso pretende un inaceptable cambio del planteamiento inicial de la demanda.
El recurso en este aspecto no puede prosperar.
Dada la estimación parcial del recurso no procede efectuar expresa imposición de costas, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 398 LEC.
DÉCIMO. Recurso de apelación interpuesto por D. Melchor .
Previamente debemos rechazar las objeciones que en relación al alcance del recurso se efectúan en el escrito
de oposición de ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y de Dª Lourdes . Efectivamente el encabezamiento
del recurso menciona únicamente la condena al recurrente a indemnizar a los actores en la cantidad de 3.000
euros. Sin embargo, tanto de la fundamentación del recurso como del suplico se desprende con claridad
que interesa la revocación de la estimación parcial de la demanda acumulada, incluyendo la totalidad de los
pronunciamientos estimatorios.
Se refiere el primero de los motivos a la "incongruencia" de la sentencia en cuanto, en el momento de
interposición de la demanda acumulada por parte de ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes ,
la marca nacional 3065792, denominativa, "Esperanza Gracia" solicitada en fecha 01/03/2013 para designar
servicios de la clase 45 (Elaboración de horóscopos, facilitación de horóscopos, consulta astrológica, consulta
del zodiaco, predicción astrológica, servicios astrológicos, lecturas de tarot personales, adivinación del futuro,
cartomancia), no había sido registrada.
No existe tal incongruencia precisamente por que, como hemos señalado en relación al recurso interpuesto por
ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes , la sentencia no efectúa ningún pronunciamiento relativo
a dicha marca, refiriéndose exclusivamente a la registrada en el momento de interposición de la demanda,
como se expresa en el fallo.
En segundo lugar se refiere el recurso, dentro del mismo motivo, a los presupuestos de la infracción de la
marca 3009335.
Se discute previamente el ámbito aplicativo de la marca registrada, en cuanto fue concedida para designar
servicios de las clases 38 (Telecomunicaciones) y 41 (Enseñanza, Formación), no de la clase 45.
Valoración del Tribunal. El ámbito aplicativo de la marca 3009335.
La obligación de utilizar la Clasificación de Niza deriva del artículo 2, punto 3, del Arreglo de Niza, que dispone
que las Administraciones competentes de los Estados de la Unión especial harán figurar en los títulos y
publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación de Niza a
los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.
La finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades
competentes y al público, en particular, a los operadores económicos.
Por ello se exige que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean
identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades
competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección
solicitada.
Como señala la STJUE de 19 de junio de 2012, C-307/2010, apartado 54, "algunas de las indicaciones generales
que figuran en los títulos de clases de la clasificación de Niza son en sí mismas suficientemente claras y
precisas para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen la amplitud
de la protección conferida por la marca, mientras que otras no se ajustan a esa exigencia porque son
demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función
de origen de la marca."
En consecuencia, la claridad y concreción son esenciales para determinar el alcance de la protección conferida
por el registro.
La comparación de los servicios debe referirse a aquellos para los que está registrada la marca cuya protección
se invoca y no aquellos para los cuales se haya utilizado efectivamente la marca. El ámbito aplicativo debe
compararse con los servicios a los que se aplica el signo controvertido para determinar si, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34.2.b) LM, existe similitud entre los servicios.
Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para apreciar la similitud entre los
productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan
la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su
utilización y su carácter competidor o complementario ( sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre
de 1998 en el asunto C-39/97 CanonKabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc ., ("Canon") ap. 23).
Otros factores incluyen los canales de distribución (en particular, los puntos de venta) o de prestación, el
público relevante y el origen usual de los productos o servicios.
La pertenencia a la misma clase del Nomenclátor Internacional no determina por sí misma la existencia de
similitud entre los productos o servicios, como señalan el art. 9.2 del Tratado sobre el Derecho de Marcas y
el art. 3.4 del RLM, pero constituye un factor más a considerar e incluso, dependiendo del caso, determinante,
teniendo en cuenta que la propia clasificación atiende a la función y destino de los productos o a las diferentes
ramas de actividades. Lo mismo cabría señalar de la pertenencia a distintas clases.
Según la Guía Explicativa de la Clasificación de Niza, la clase 38 comprende principalmente los servicios que
permitan la comunicación, por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular: 1) la conversación
entre dos personas; 2) la transmisión de mensajes entre dos personas; 3) la comunicación oral o visual (radio
y televisión). Esta clase comprende en particular: - los servicios que consisten principalmente en la difusión
de programas radiofónicos o de televisión. Esta clase no comprende en particular: - los servicios de publicidad
radiofónica (cl. 35); - los servicios de marketing telefónico (telemarketing) (cl. 35).
En consecuencia, la marca fue concedida para designar servicios de telecomunicaciones. Debemos destacar
que el sitio web www.esperanza-gracia.com ofrece servicios relacionados con el horóscopo, la publicidad
sobre las líneas telefónicas de contacto y las consultas, además de consejos y rituales.
Por un lado, quedan excluidos los servicios de publicidad de líneas telefónicas dedicadas a las predicciones
sobre tarot o astrológicas. Tampoco se incluyen en dicha clase el horóscopo o los rituales y consejos que
aparezcan en el sitio web.
Es cierto que las consultas astrológicas pueden realizarse a través de la web, pero este no es un factor
determinante.
Como señala la Guía Explicativa, los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades
definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas. Añade la Guía que los servicios
de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios
sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta. Por ejemplo, consultas en materia de
transporte (cl. 39), consultas en materia de gestión de negocios comerciales (cl. 35), consultas en materia
financiera (cl. 36), consultas en materia de cuidados de belleza (cl. 44). La comunicación por vía electrónica
de este asesoramiento, información o consulta (por teléfono, por vía informática) no tiene efectos sobre la
clasificación del servicio.
En definitiva, las consultas astrológicas, de tarot o sentimentales a través de la web son las que deberían
determinar la relación con una u otra clasificación, no el que la consulta se efectúe a través de Internet.
Por lo tanto, lo relevante es el servicio concreto que se presta a través del sitio web, no el hecho de que se
preste por Internet. De otro modo podríamos entender que la indicación "telecomunicaciones" comprende todo
tipo de productos o servicios ofrecidos por Internet - no en concreto los servicios de telecomunicación -, lo
que vendría a introducir un ámbito de protección determinado por la indicación de la clase 38 absolutamente
desproporcionado y que se solaparía o confundiría con multitud de clases, lo que resulta contrario a las
exigencias de claridad y precisión en la identificación de los servicios.
Y como elemento no determinante, pero como factor relevante a considerar, debemos añadir que los
servicios de elaboración de horóscopos, facilitación de horóscopos, consulta astrológica, consulta del
zodiaco, predicción astrológica, servicios astrológicos, lecturas de tarot personales, adivinación del futuro y
cartomancia se incluyen en una clase distinta, la clase 45, que es precisamente la clase para la que se solicitó
un nuevo registro como marca del signo "Esperanza Gracia".
Estas apreciaciones excluyen la extensión del ámbito de protección de la marca registrada para considerar los
servicios para los que ha sido concedida la marca y los servicios a los que se aplica el signo controvertido
como "similares".
Por supuesto, tampoco los servicios que se prestan en la web son de enseñanza o formación, que son para
los que se registró la marca en la clase 41.
Debemos recordar además que la prohibición de los actos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 34 LM
(uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, utilización del signo en sitios web, etc.) solo
resulta aplicable cuando "se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior", es decir, sobre la
base de la existencia de riesgo de confusión.
Lo expuesto supone que no existe similitud en el ámbito aplicativo, lo que descarta que exista riesgo de
confusión y determina la estimación del recurso y la consiguiente desestimación de la demanda, ya que el
pronunciamiento desestimatorio de las acciones de competencia desleal fue consentido. Hemos de señalar
al respecto que las acciones de competencia desleal no fueron ejercitadas de manera subsidiaria - ni siquiera
alternativa - por lo que los actores disponían de gravamen para recurrir. Como señala la STS 977/2012, de 12 de
enero, cuando se desestima por medio del recurso del demandado la acción principal, el Tribunal de segunda
instancia viene abocado a entrar en el examen de las acciones actuadas subsidiariamente, sin necesidad de
que el demandante realice gestión alguna, pues estimada la acción principal carecía de falta de interés que le
legitimase para recurrir en apelación; desestimada la acción principal, la competencia del Tribunal de apelación
se extiende al examen de la acción subsidiaria. No es este el caso. Es más, si lo que se desestima es la acción
principal y se estima la subsidiaria también tiene el demandante gravamen para recurrir - STS 558/2017, de 16
de octubre -. Aquí no se efectuó más que una acumulación simple de acciones, no subsidiaria o alternativa.
En este caso, el pronunciamiento desestimatorio de las acciones de competencia desleal - fuese cual fuese el
motivo - no fue recurrido, a pesar de que afectaba desfavorablemente a los demandantes. Los demandantes no
pueden pretender que la estimación del recurso en relación a las acciones marcarias estimadas en la demanda
comporte que deban examinarse de nuevo los pronunciamientos desestimatorios de acciones de competencia
desleal cuando no recurrieron o impugnaron dicho pronunciamiento y todas las acciones se ejercitaron con
carácter principal. Hay que recordar que la demanda fue parcialmente estimada.
Finalmente debemos advertir que el pronunciamiento desestimatorio debe extenderse a todos los
demandados, ya que la pretensión se refería al uso de la denominación "esperanza gracia" que llevaban a cabo
en Internet y redes telemáticas, y teniendo en cuenta que la desestimación se produce por causas objetivas
derivadas del ámbito de protección de la marca registrada en relación a la similitud de servicios.
A la extensión de lo resuelto en el recurso a los no recurrentes se refiere la STS 712/2011, de 4 de octubre:
"El principio general de que, en segunda instancia, no cabe favorecer la situación de quien no apela ni se
adhiere a la apelación, ni es posible entrar en cuestiones consentidas por ese litigante que se ha aquietado a
lo resuelto por la sentencia de primera instancia, quiebra en aquellos supuestos en que los pronunciamientos
deban ser absolutos o indivisibles por su naturaleza y también en aquellos supuestos en los que exista
solidaridad procesal por ejercitarse conjuntamente la misma acción frente a varias personas colocadas en
idéntica situación procesal ( SSTS de 29 de junio de 1990 , 9 de junio de 1998, RC n.º 1039/1994 )"
La estimación del recurso conlleva la revocación de la sentencia en relación al pronunciamiento
correspondiente a la demanda acumulada, que debe ser íntegramente desestimada, con imposición de costas
a la parte actora por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 LEC.
Dada la estimación del recurso, no procede efectuar expresa imposición de costas, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 398 LEC.
FALLAMOS
ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y
Dª Lourdes contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Doce de Madrid en el proceso del
que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia,
revocamos dicha resolución en cuanto se refiere al pronunciamiento referido a la demanda principal y, en su
lugar,
Desestimamos la demanda interpuesta por D. Melchor contra ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª
Lourdes , absolviendo a los demandados de las pretensiones ejercitadas, con imposición al actor de las costas
causadas en la primera instancia.
No se efectúa expresa imposición de las costas del recurso.
ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Melchor contra la citada Sentencia y, en consecuencia,
revocamos dicha resolución en cuanto se refiere al pronunciamiento relativo a la demanda acumulada y, en
su lugar,
Desestimamos la demanda interpuesta por ESTUDIOS ASTRALES KARVIDES, S.L. y Dª Lourdes contra D.
Melchor , ESTUDIO ZONA 7 S.L. y ESTUDIO 38 DREAM FACTORY, S.L., absolviendo a los demandados de la
pretensión ejercitada, con imposición a la parte actora de las costas causadas.
No se efectúa expresa imposición de las costas del recurso.
La estimación total o parcial del recurso conlleva la devolución del depósito en su caso constituido por las
partes apelantes, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ.
Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.
La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de
concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el
plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del
depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ. De dichos recursos conocerá
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.