Audiencia Provincial de Madrid, sección 28
Sentencia del 15 de octubre de 2018
Roj: SAP M 13812/2018 - ECLI: ES:APM:2018:13812
Id Cendoj: 28079370282018100433
Ponente: PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
S E N T E N C I A nº 554/2018
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)
D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
En Madrid, a 15 de octubre de 2018.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Don PEDRO MARÍA GÓMEZ
SÁNCHEZ y Don JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, ha visto el recurso de apelación bajo el número de
Rollo 91/2017 interpuesto contra la Sentencia de fecha 31/03/2014 dictado en el proceso número 606/2011
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante-apelados, EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., UNILEVER
ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L. y SUPERCHARANGO, S.A., ambas representadas y defendidas por
los profesionales más arriba especificados.
Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de noviembre
de 2011 por la representación de la mercantil EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., contra UNILEVER ESPAÑA,
S.A., LOWE & PARTNERS, S.L., y SUPERCHARANGO, S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba
de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que:
"Que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan y las copias de
todo ello legalmente prevenidas, se sirva admitirlos, y teniendo por evacuado el trámite de interposición de
demanda en juicio ordinario contra las mercantiles UNILEVER ESPAÑA, S.A. y LOWE AND PARTNERS, S.L. y tras
los trámites legales que sean oportunos y dando al pleito el curso correspondiente, se sirva dictar sentencia,
estimando por completo la demanda interpuesta y que, en su virtud:
Se declare: Que la utilización de la Obra Musical MY DOORBELL realizada por las demandados, transformada
e incorporada a una obra de carácter publicitario, constituyó una infracción de los derechos de explotación de
dicha composición musical de los que es titular mi mandante, EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A.
Y, en virtud de lo anterior, se condene a las codemandadas:
1°- A estar y pasar por la anterior declaración.
2°- A cesar en el uso del anuncio referido en esta demanda incluyendo la composición musical "My Doorbell",
destruyendo a su costa todas las copias de dicho Anuncio que incluyan la referida composición musical y a
no reanudar dicha actividad infractora en el futuro, quedándole a la demandada prohibido volver a utilizar la
composición musical "My Doorbell" en el Anuncio referido.
3°- A abonar a mi mandante, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por su ilícito
proceder, la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (422.840 €, IVA
incluido), así como la cantidad que resulte de aplicar el interés legal que corresponda a dicha deuda y que
deberá liquidarse en trámite de ejecución de sentencia.
4°.-A que a su costa se difunda el texto del fallo de la sentencia que les condene en horario similar al de emisión
del mencionado anuncio, en una cadena de TV nacional.
5°- Al pago de las costas de este juicio.".
SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Madrid dictó sentencia con fecha 31/03/2014 cuyo fallo es del siguiente tenor:
"Que debo ESTIMAR Y ESTIMO EN PARTE la demanda interpuesta por EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A.,
contra UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L y SUPERCHARANGO, S.A., por lo que:
Debo DECLARAR Y DECLARO que la utilización de la obra musical MY DOORBELL realizada por los
demandados, transformada e incorporada a una obra de carácter publicitario, constituyó una infracción de
los derechos de explotación de dicha composición musical de los que es titular la demandante EMI MUSIC
PUBLISHING SPAIN, S.A..
2) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a no reanudar dicha actividad infractora en el futuro;
3) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a abonar solidariamente a la demandante en concepto
de indemnización por los daños y perjuicios causados por su ilícito proceder la suma de TREINTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (34348 EUR), más intereses;
4) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a que a su costa se publique el texto del fallo de la
sentencia que les condena en dos diarios de tirada nacional, uno de ámbito general y otro de prensa económica.
Sin expreso pronunciamiento en materia de costas.".
Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN,
S.A., UNILEVER ESPAÑA, S.A., LOWE & PARTNERS, S.L y SUPERCHARANGO, S.A., se interpuso recurso de
apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente
rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación, votación
y fallo el día 11/10/2018.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La mercantil EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. (en adelante, EMI SPAIN) interpuso demanda
contra UNILEVER ESPAÑA S.A. y LOWE & PARTNERS S.L. en ejercicio de diversas acciones de infracción
de sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra músical titulada "My Doorbell" (declarativa, cesatoria,
indemnizatoria y publicitaria), derechos que la demandante habría adquirido por cesión en virtud de contrato
de subedición celebrado con su matriz inglesa EMI MUSIC PUBLISHING LIMITED, quien, a su vez, los habría
adquirido, mediante contrato de edición, de su autor Don Constantino , conocido artísticamente como Tirantes
y componente del grupo musical THE WHITE STRIPES".
La infracción habría consistido en la transformación inconsentida de la referida obra "My Dorbell" mediante la
creación de la obra titulada "Sweet Lady" y la posterior sincronización de esta última en un spot publicitario de
la marca de helados "Magnum", spot elaborado por la agencia de publicidad LOWE & PARTNERS S.L. por
encargo de la anunciante UNILEVER ESPAÑA S.A., titular de dicha marca y fabricante del producto publicitado.
Las demandadas se opusieron a dicha demanda. Además, en el curso del proceso se admitió la intervención
voluntaria en el seno del mismo de la mercantil SUPERCHARANGO S.A., quien invocó su interés en el asunto por
su condición de productora musical de la obra "Sweet Lady", creada por el compositor argentino Don Isidoro
y que en la demanda se identifica como el resultado de la transformación inconsentida de la obra "My Dorbell".
La sentencia de primera instancia consideró que la obra "Sweet Lady" constituía un plagio de la obra "My
Dorbell" y, sobre esta base, declaró que las demandados habían infringido los derechos de explotación de la
demandante al utilizar una transformación no consentida de esta última obra para su incorporación a una obra
audiovisual de carácter publicitario, acogiendo también las acciones cesatoria y de publicidad, y parcialmente
la acción indemnizatoria.
Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo interponen individualmente recurso de apelación
las entidades UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A.
A su vez, la actora EMI SPAIN recurrió el pronunciamiento parcialmente estimatorio de su pretensión
indemnizatoria.
SEGUNDO.- Las apelantes UNILEVER ESPAÑA S.A., y LOWE & PARTNERS S.L. han reproducido en esta
segunda instancia el argumento esgrimido en la anterior y con arreglo al cual la demandante no habría realizado
esfuerzo alguno por acreditar, según le incumbía por aplicación del Art. 281-2 de la L.E.C., el contenido y
vigencia del derecho extranjero - legislación inglesa- al que se habrían sometido las partes en la cláusula 28
del contrato de edición celebrado entre el autor y la matriz de la actora (folio 103), entendiendo que el alcance
de los derechos adquiridos por esta no sería otro que el que definiera la norma británica aplicable, a saber, la
"Copyright, Designs and Patents Act" de 1988 de acuerdo con el subapartado k) del apartado de "Definiciones"
de dicho contrato (folio 81).
Ahora bien, resultando evidente que no ha sido incorporada al proceso prueba alguna del mencionado derecho
extranjero, las apelantes no extraen ninguna consecuencia de dicha circunstancia. Y, desde luego, en ningún
caso podría conducir esa ausencia de prueba, siempre que, en efecto, el derecho aplicable para la decisión
del presente proceso fuera el derecho inglés, a la desestimación de la demanda. En tal sentido, la S.T.S. de 17
de abril de 2015 nos indica, con abundante cita de doctrina jurisprudencial anterior (SS.T.S. de 10 de junio de
2205, 4 de julio de 2006, 4 de julio de 2007, 30 de abril de 2008, 24 de junio de 2010 y 14 de octubre de 2014)
que "La consecuencia de la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, o
la desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha
declarado reiteradamente esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional
en su sentencia 155/2001, de 2 de julio , como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que
establece el art. 24 de la Constitución". De nada sirve, en consecuencia, invocar la ausencia de prueba del
derecho extranjero cuando la consecuencia de este vacío no es otra que la aplicabilidad del derecho español,
que es justamente el que la sentencia apelada ha aplicado.
En todo caso, ni siquiera consideramos que la presente controversia deba ser abordada aplicando el derecho
británico. Téngase en cuenta que tal sometimiento lo acuerdan los contratantes (el autor de la obra y la
matriz de la actora) y que en el presente litigio no se dirimen diferencias entre dichos contratantes en torno
a la interpretación o ejecución del contrato: lo que se ejercita es una acción de naturaleza extracontractual
motivada por la eventual infracción en que un tercero pudiera haber incurrido al infringir derechos nacidos
mediate aquél contrato para la parte actora. Pues bien, precisamente en relación con esa clase de acciones,
hemos de indicar que en la época en que tienen lugar las conductas supuestamente infractoras se encontraba
ya en vigor el Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007,
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II") cuyo Art. 8 establece lo siguiente:
"1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad
intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección.
2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad
intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la
infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.
3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud
del artículo 14".
Se trata, obviamente, de una norma de conflicto que consagra el tradicional principio de la "lex loci proteccionis"
y que no solo nos conduce en el caso examinado a la aplicación de la legislación española sino que ni siquiera
esta legislación sería eludible mediante pacto. Cierto es que, en tanto que norma de conflicto destinada a
determinar la legislación aplicable para dirimir hipótesis de infracción de derechos de propiedad intelectual,
su contenido no se extiende a materias tales como el régimen de transmisión y adquisición de tales derechos.
Lo que sucede es que para determinar la normativa aplicable a tales extremos contamos con una norma de
conflicto interna que consagra idéntico principio y que nos conduce también a la legislación española, a saber,
el Art. 10-4 del Código Civil a cuyo tenor "Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro
del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados
internacionales en los que España sea parte". Este panorama conflictual se complementa con el Art. 201 de
la Ley de Propiedad Intelectual que estipula la aplicación de sus propias normas para la protección, entre
otros, de los productores de fonogramas cuando sean "...empresas domiciliadas en España", cualidad esta que,
precisamente, concurre en la demandante.
A mayor abundamiento, debemos reparar en que, con independencia del voluntario sometimiento de las partes
del contrato de edición a la legislación inglesa, lo cierto es que, a la hora de determinar el objeto de la cesión
que el autor de "My Doorbell" efectuaba en favor de la matriz de la demandante (y que esta cedió a su vez a
la actora), lo transmitido no fue una sola clase de derechos sino dos, a saber: a) Los derechos de autor en el
sentido establecido en la Ley de Derechos de Autor [la "Copyright, Designs and Patents Act" de 1988 de acuerdo
con el subapartado k) del apartado de "Definiciones"], y b) Los derechos de autor y similares conferidos por las
legislaciones de los países del Territorio (que incluye a España). Consiguientemente, al invocar la normativa
española, la parte actora no habría hecho otra cosa que de optar legítimamente por la protección conferida
por una de las dos clases de derechos que el contrato le estaba otorgando.
No ha de prosperar, en consecuencia, este argumento impugnatorio.
TERCERO.- Las tres entidades apelantes invocan en sus recursos que la sentencia impugnada ha incurrido
en vicio de incongruencia al basar su decisión en la consideración de que la obra "Sweet Lady" constituía
un simple plagio de la obra "My Dorbell", siendo así que el planteamiento hecho valer en la demanda había
sido en todo momento el de que "Sweet Lady" era una obra derivada fruto de la infracción del derecho de
transformación que ostentaría la demandante sobre la obra "My Dorbell" de acuerdo con el Art. 21 de la Ley de
Propiedad Intelectual, derecho que se habría infringido también al procederse a un nuevo acto de explotación
de la obra derivada mediante su sincronización en una obra audiovisual (spot publicitario). Consciente de que
en la demanda fue constante y reiterada la invocación del referido Art. 21 relativo al derecho de transformación
y la realización de comentarios interpretativos de dicho precepto legal, el juzgador advirtió en la sentencia
apelada que el argumento que realmente se había hecho valer en la demanda fue el de que la segunda obra
era un plagio de la primera y que por lo tanto no resultaba vinculante, en aplicación del Art. 218 de la L.E.C.,
la incorrecta mención del derecho aplicable en la que habría incurrido la demandante al invocar el derecho de
transformación y el Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Así las cosas, el examen del argumento de la incongruencia pasa por dilucidar dos clases de cuestiones:
en primer lugar, determinar si plagio y transformación inconsentida son o no la misma cosa, y en segundo
lugar, supuesto que se trate de cosas diferentes, determinar si la línea argumental seguida por la demandante
consistió o no, en lo sustancial, en patrocinar la existencia de plagio, o lo que es igual, determinar si la
invocación del Art. 21 de la Ley de Propiedad Intelectual y la exégesis en torno al mismo que llevó a cabo la
demandante constituyó o no un mero "desacierto en la cita de la norma aplicable" de los que habla el Art. 218-1,
segundo párrafo, de la L.E.C., y si, como consecuencia de ello, puede o no el juzgador soslayar o ignorar ese
virtual desacierto decidiendo el litigio con arreglo a la norma aplicable a la causa de pedir verdaderamente
esgrimida sin incurrir por ello en vicio de incongruencia.
En lo que ahora interesa, el mencionado Art. 21 L.P.I., regulador del derecho de transformación, establece que
"1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su
forma de la que se derive una obra diferente.(...) 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado
de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra
preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de
esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública
o nueva transformación". Como complemento de este precepto, el Art. 11-5º de la ley considera como "obras
derivadas" susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual, sin perjuicio de los derechos del autor de la
obra original, a "...Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica...".
Mediante la transformación, un tercero distinto del autor de una obra lleva a cabo sobre ella una actividad
creativa dotada del grado suficiente de originalidad como para hacerse merecedora de protección, dando lugar
a una obra distinta que se conoce como "obra derivada". Es por ello inherente a toda obra derivada, sin perjuicio
de resultar reconocible en ella la obra preexistente de la que parte, la característica de que las aportaciones del
tercero que dan lugar a su transformación son aportaciones sustanciales en el sentido de que están dotadas
de originalidad suficiente como para gozar de la protección del derecho de autor.
Cuando la modificación acometida por el tercero sobre la obra preexistente no tiene carácter sustancial y
carece de originalidad no estamos en presencia de una transformación (consentida o inconsentida, esta es otra
cuestión) ni, por consiguiente, se origina a consecuencia de esa modificación obra derivada alguna. Hablamos
entonces de que la resultante de esa transformación no sustancial constituye un simple plagio de la obra de
que se trate. Por "plagio", fenómeno carente de definición legal en la Ley de Propiedad Intelectual, se entiende
"la acción y efecto de plagiar" , y por "plagiar", "Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias."
(Diccionario de la Real Academia Española). Es conocida la definición jurisprudencial del concepto que, sin
apartarse de esa idea propia del lenguaje ordinario, considera plagio "todo aquello que supone copiar obras
ajenas en lo sustancial", tratándose de una actividad "carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o
talento humano" (SS.T.S. de 28 de enero de 1995, 17 de octubre de 1997, 23 de marzo de 1999, 23 de octubre de
2001 y 26 de noviembre de 2003). Y es que si la copia de la obra preexistente que tiene lugar en el plagio es una
copia "sustancial", parece lógico colegir que las ligeras modificaciones que en aquella introduce el autor de la
obra plagiaria sean variaciones de carácter "insustancial" que no dan lugar a la aparición de una "obra derivada"
porque dichas aportaciones carecen de la originalidad necesaria para hacerse merecedoras de protección.
En definitiva, pues, concurra o no el consentimiento del autor de la obra preexistente (en el caso del plagio, dado
el carácter normalmente taimado de la conducta, la ausencia de ese consentimiento parece consustancial a la
figura), existen notables diferencias de carácter objetivo, referidas a las cualidades del producto o resultado de
la actividad, entre el plagio y la transformación. Esta última da lugar a una obra derivada que resulta protegible
por sí misma en razón a la circunstancia de que el acto transformador está dotado del grado de originalidad
necesario; en cambio, las modificaciones que introduce el artífice del plagio en la obra plagiada tienen carácter
insustancial y carecen de originalidad, con lo que la obra plagiaria no es en modo alguno una obra distinta ("obra
derivada"), ni por tanto protegible, sino que se trata de la obra preexistente misma que el artífice del plagio
se limita a reproducir. Como consecuencia de ello, sin perjuicio de la posible vulneración de determinados
derechos morales que no hace ahora al caso (derecho a la intangilibidad de la obra y derecho al reconocimiento
de su paternidad) el plagio atenta contra el derecho de explotación conocido como "derecho de reproducción"
pues no otra cosa que una réplica sustancial de la obra preexistente es la obra plagiaria (según el Art. 18 L.P.I.
"Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en
cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias" )
. En cambio, la transformación incorpora elementos originales dando lugar a un resultado que, incluso en el
caso de no haber sido consentido por el autor de la obra preexistente, es diferente de esta última. De ahí que
la transformación inconsentida no atente contra el derecho de reproducción del Art. 18 L.P.I. (pues la obra
resultante no es una simple réplica ligeramente alterada de la obra originaria) sino que atenta contra otro
derecho de explotación distinto: el derecho de transformación contemplado por el Art. 21 L.P.I.
Establecido, pues, que concurren diferencias sustanciales entre ambas figuras -plagio y transformación
inconsentida- y que se trata de entidades diferentes, hemos de indicar, siendo fieles al guion propuesto al
inicio, que la lectura de la demanda no nos permite alcanzar la conclusión de que la tesis que la parte actora
quiso realmente hacer valer fuera la tesis del plagio ni que las continuas referencias que en el escrito rector
se efectúan al derecho de transformación del Art. 21 obedezcan a un mero desacierto en la elección de la
norma jurídica que sea susceptible de corrección de oficio en aplicación del Art. 218-1 de la L.E.C. En efecto,
en su demanda la parte actora no se limita a una simple cita mecánica de dicho precepto legal regulador
del derecho de transformación sino que lleva a cabo una auténtica exégesis del mismo en relación con las
particularidades del caso sometido a examen así como de su complemento natural, el Art. 11-º L.P.I. relativo a
las obras derivadas. Así, a título meramente ejemplificativo, nos dice la demandante en la página 12 del escrito
rector lo siguiente:
"En efecto, al crear una versión de una obra musical (como ha sido el caso según evidencian los informes
periciales aportados) se modifica la obra y con ello se afecta al derecho de transformación recogido
expresamente en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual y definido en el 21 de la misma (según el cual
"La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma
de al que se derive una obra diferente").
Como resultado de dicha transformación (transformación que ha de ser autorizada) se obtiene lo que la citada
Ley (artículo 9) denomina una "obra derivada" ..." (el énfasis es nuestro).
Todo invita, pues, a pensar que, al razonar de tal modo, la demandante era perfectamente conocedora de
dichas categorías jurídicas y que las empleó a conciencia. En contrapartida, no encontramos en el cuerpo de la
demanda señal alguna que nos revele que el argumento que se quiso hacer valer fuera distinto del expresado
ni, en particular, que la demandante hubiera querido sostener la tesis del plagio. En ningún fragmento de
dicho escrito encontramos alusiones a la característica esencial del plagio, es decir, a la ausencia en las
modificaciones introducidas por el autor de "Sweet Lady" del grado de originalidad necesario para hacer de
ella una obra distinta de "My Doorbell", es decir, de una "obra derivada", siendo como es precisamente este el
carácter que la demandante le atribuye explícitamente por más que, al propio tiempo, le niegue protección en
razón al carácter inconsentido de la transformación operada. Las alusiones a la existencia de un gran parecido
entre ambas obras son en este terreno inespecíficas, porque también constituye una nota característica de
toda obra derivada la circunstancia de ser reconocible en ella la obra original de la que parte, y, por lo tanto,
el parecido, incluso el parecido acusado, sería una característica externa predicable tanto del plagio como de
la transformación inconsentida.
Cierto es, como señala la sentencia apelada, que en una sola ocasión la actora utiliza la palabra "plagio" (último
párrafo de la página 4), pero el contexto en el que dicha utilización se produce no nos permite alcanzar
la conclusión de que la demanda haya pretendido fundar su acción en esa modalidad de infracción. En
efecto, en dicho fragmento la demandante nos refiere que ciertos internautas habían efectuado comentarios
al respecto destacando el gran parecido que habían apreciado entre "Sweet Lady" y de "My Doorbell". Sin
embargo, esas referencias inespecíficas a la acusada similitud entre ambas obras no permiten sostener que
las personas a las que el fragmento se refiere sostuvieran una concreta tesis técnico jurídica al respecto,
tesis a la que la actora se estuviera adhiriendo al mencionarlas en su demanda, pues tales nociones (similitud
o el parecido) son, como acabamos de indicar, compatibles tanto con la tesis del plagio como con la de la
transformación. Consecuentemente, no podemos advertir en lo relatado en dicho fragmento de la demanda la
intención de la actora de sostener la tesis del plagio por contraposición a la tesis de la infracción del derecho
de transformación, especialmente porque esa utilización aislada del vocablo no va acompañada de mención
alguna a la característica esencial de todo plagio (ausencia de originalidad o sustancialidad en las alteraciones
introducidas) y porque, como se ha dicho, sí fue en cambio generosamente sustanciada en la demanda la tesis
de la transformación.
Por lo tanto, recapitulando: si plagio y transformación inconsentida son cosas diferentes, y si la demanda se
fundó de modo explícito en la segunda de dichas figuras sin que concurran méritos para poder afirmar que esa
calificación jurídica fue fruto de un error susceptible de corrección oficial en aplicación del Art. 218-1, párrafo
2º, de la L.E.C., la conclusión de todo ello no puede ser otra que la de que, al fundar la decisión del litigio en la
concurrencia de plagio, la sentencia apelada sobrepasó el ámbito de las facultades que dicho precepto otorga,
incurriendo por ello en vicio de incongruencia al apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos
distintos de los que la demandante había querido hacer valer. Esa sola consideración, en cuanto comporta un
obligado pronunciamiento revocatorio respecto de la sentencia apelada, justifica -ya lo anticipamos- el éxito
del recurso de apelación en torno a este punto y consiguientemente la estimación, cuando menos parcial, del
mismo. A su vez, la revocación de la sentencia apelada por dicho motivo sitúa a este tribunal frente a los
mismos términos en los que el litigio fue planteado en primera instancia.
A mayor abundamiento, detectamos un motivo adicional de incongruencia específicamente referido a la
circunstancia de que la sentencia apelada haya hecho extensivos sus pronunciamientos condenatorios a la
mercantil SUPERCHARANGO S.A. toda vez que, sin perjuicio de su intervención voluntaria en el proceso, la
demandante no había ejercitado pretensión alguna contra ella. Y es que, como ha señalado, entre otras, la
S.T.S. de 20 de diciembre de 2011, "...el tercero cuya intervención ha sido acordada solo adquiere la cualidad
de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al tercero. Si el demandante no se
dirige expresamente una pretensión frente al tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación del
elemento pasivo del proceso. El tercero no será parte demandada y la sentencia que se dicte no podrá contener
un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero".
CUARTO.- La incongruencia detectada, de acuerdo con lo razonado hasta ahora, incidió de modo relevante en
el derecho de defensa de las demandadas toda vez que, en el entendimiento -por lo demás correcto- de que la
actora había basado su demanda en la infracción del derecho de transformación, una de las líneas defensivas
fundamentales esgrimidas frente a ella y cuya eventual apreciación excluiría el examen del fondo del asunto,
consistió en invocar la falta de legitimación de la actora para ejercitar una acción fundada en la vulneración
de dicho derecho sobre la base de que carecía del mismo al no haberle sido cedido por el autor de la obra
preexistente. Argumento que, sin embargo, se vería abocado al fracaso si la demanda se hubiera fundado
en el plagio toda vez que, siendo el de reproducción (y no el de transformación) el derecho de explotación
concretamente afectado por esta modalidad de infracción, no ha sido objeto de controversia que tal derecho
-el de reproducción- sí había sido objeto de cesión.
Pues bien, compartimos el punto de vista de las apelantes con arreglo al cual no se deduce de la lectura
del contrato de edición celebrado entre el autor de "My Doorbell" y la matriz de la demandante que entre los
derechos cedidos a esta se encontrase el de transformación. En efecto, de acuerdo con los Arts. 17 y 21
L.P.I., el de transformación es una modalidad de derecho de explotación que confiere al autor, por una parte, la
facultad de autorizar o impedir que un tercero lleve a cabo sobre su obra modificaciones de carácter original
dando lugar con ello a una obra derivada y, por otro lado, la prerrogativa de autorizar o prohibir a ese tercero
la realización sobre la obra derivada tanto de otros actos de explotación (reproducción, comunicación pública
y distribución) como de transformar, a su vez, la propia obra derivada. Existe, no obstante, consenso a la hora
de considerar que, tratándose de obras como la que ahora nos ocupa en las que no resulta discernible un
"corpus mechanicum" (obra musical), el mero acto de transformar constituye un acontecimiento puramente
doméstico, inocuo y jurídicamente intrascendente, de manera que la doble autorización a la que nos acabamos
de referir se resuelve, en definitiva, en una sola: el otorgamiento de autorización para transformar implica en
realidad la autorización para la explotación de la obra derivada fruto de la transformación.
Dos son las cláusulas del contrato litigioso que guardan relación con esta cuestión:
1.- En el apartado c) de la Estipulación 3 del contrato de edición (folio 83), aun cuando se comienza
proclamando que la editora queda autorizada para "...modificar y ampliar las composiciones...", ello es con la
siguiente acotación: "...si bien la Editora deberá obtener siempre la previa aprobación por escrito del cedente a
cualesquiera modificaciones del título, la letra, la estructura o la melodía de cualquiera de las composiciones...".
No existe, pues, una autorización del autor a transformar la obra "My Doorbell" porque lo que precisamente
establece el contrato es que cualquier transformación que la editora desee llevar a cabo exige que se alcance
un nuevo convenio entre los contratantes fruto del cual el autor emitiría la verdadera y única autorización.
En tal sentido, se ha destacado en el terreno doctrinal que, a diferencia de lo que ocurre con los restantes
derechos de explotación (reproducción, comunicación pública y distribución), la íntima relación existente entre
el derecho de transformación y el derecho moral a la intangibilidad de la obra hace que el consentimiento para
la transformación no se otorgue "in genere" y de modo apriorístico sino solamente en relación con cada acto
o proyecto transformativo concreto, y a esa idea se adecua, precisamente, la cláusula que comentamos. No
es extraño, por ello, que en la regulación legal del contrato de edición musical el derecho de transformación
sea el único de los derechos de explotación que no se entiende cedido con la celebración de aquel ( Art. 71
en relación con el Art. 58 de la Ley de Propiedad Intelectual). El consentimiento del autor caso por caso no
constituye, pues, un requisito añadido: se trata del único requisito.
Con todo, ha de tenerse en cuenta que, en tanto que derecho de explotación ( Art. 17 L.P.I.), el de transformación
obedece a la estructura típica de cualquier derecho de exclusiva toda vez que su contenido esencial consiste
en la capacidad de prohibir -o de autorizar- a terceros el ejercicio de la actividad de que se trata. Siendo ello así,
la redacción de la cláusula nos evidencia que la voluntad del autor no fue la de ceder tal derecho de exclusiva
sino, precisamente, la de conservarlo. Dicho de otro modo: cuando, en aplicación de dicha cláusula, el autor
presta su consentimiento a una determinada transformación de su obra y a su consiguiente explotación, lo
que lleva a cabo no es una cesión de su derecho de transformación sino que, mucho más sencillamente, se
limita a hacer uso de ese derecho, ya que el consentimiento, circunscrito a una específica obra derivada, no
implica en absoluto la cesión a la editora de la facultad de autorizar o de prohibir a terceros la ejecución y
explotación de otras obras derivadas distintas.
2.- El apartado a) ii) de la Estipulación 3 otorga a la editora el derecho exclusivo para conceder licencias no
exclusivas de sincronización. Este supuesto se encuentra, sin duda, más cercano a lo que sería una cesión
del derecho de exclusiva, al menos en lo concerniente a la modalidad de transformación conocida como
"sincronización". No obstante, entendemos que esa cláusula resulta igualmente inoperante en lo que se refiere
al objeto del presente litigio por dos razones:
a.-) Porque, en lo referente a la dimensión positiva del derecho de exclusiva (derecho a autorizar a terceros
la sincronización de "My Doorbell"), la facultad se encuentra también absolutamente supeditada, como en el
caso anterior, al otorgamiento de consentimiento escrito en cada caso por parte del cedente (apartado k),
con lo que nos encontramos ante un nuevo caso de conservación por parte del autor, más que de cesión,
del derecho de que se trata. La demandante EMI SPAIN subestima el valor del condicionamiento contractual
al consentimiento expreso del autor indicando que se trata de una cuestión "estrictamente operativa" que
no empaña la consideración de que el derecho se encuentra "...cedido ya...". No entendemos que se pueda
considerar una prerrogativa como ya cedida cuando el ejercicio de la misma se condiciona a la libre voluntad
de quien ostenta originariamente tal prerrogativa. Lo único que implica la exclusiva concedida a EMI MUSIC
(para el otorgamiento de licencias no exclusivas de sincronización) es que, caso de estar dispuesto el autor
a autorizar una determinada sincronización, no podría hacerlo en favor de persona o entidad diferente de la
editora y de su eventual licenciatario, pero en modo alguno puede considerarse que ese mero compromiso
de exclusividad comporte la cesión del derecho cuando claramente se establece a continuación que la
autorización se otorgará caso por caso a discreción del autor y sobre la exclusiva base de su libérrima voluntad.
Tampoco cabe, pues, considerar a EMI MUSIC, a la luz del contrato, como verdadera cesionaria del derecho
de sincronización.
b).- Porque, en lo referente a la dimensión negativa del derecho de exclusiva, la cláusula, incluso en el caso
-que acabamos de descartar- de que EMI MUSIC pudiera ser considerada como una verdadera cesionaria
del derecho de sincronización, solamente le facultaría para prohibir a terceros la sincronización de la obra
musical "My Dorbell" pero no para prohibir la sincronización de "Sweet Lady", siendo como sería esta, de
acuerdo con la tesis que se sostiene en la demanda, una obra derivada de la anterior producto de su
transformación inconsentida. Téngase en cuenta que el Art. 48 de la Ley de Propiedad Intelectual otorga al
cesionario exclusivo legitimación para el ejercicio del "ius prohibendi", pero solo y exclusivamente en defensa
"...de las facultades que se le hayan concedido", y en el presente caso tales facultades (que, por lo dicho,
ni siquiera pueden considerarse cedidas al estar absolutamente condicionadas al consentimiento del autor)
estarían circunscritas a la sincronización de "My Dorbell" pero no de sus posibles obras derivadas, sean
estas consentidas o inconsentidas. Para que la cláusula que comentamos pudiera conferir a EMI MUSIC la
facultad de prohibir a terceros la sincronización de "Sweet Lady" sería necesario reconocer previamente que
dicha entidad editora ostenta un derecho a prohibir la transformación de "My Dorbell", cosa que, como hemos
indicado en el subapartado 1 anterior, no sucede en el caso.
Para finalizar, tampoco consideramos aceptable el argumento de la apelada con arreglo al cual los
planteamientos de la apelante se fundarían en el examen de un solo medio probatorio (el contrato de edición)
con preterición de otros: siendo el contrato de edición la única fuente posible de los derechos que ostenta la
demandante, ni el certificado emitido por su propia matriz ni la certificación de la S.G.A.E. podrían tener otro
contenido fiable en relación con el alcance de los derechos cedidos que aquel al que pueda conducir la recta
interpretación de dicho contrato. Y, por lo que se refiere a la reserva de derechos que consta en las portadillas
del CD que contiene la obra "My Dorbeell", no vemos que tal declaración pueda por sí misma justificar la cesión
de un derecho de explotación tan específico como lo es el derecho de transformación.
En vista, pues, de las precedentes consideraciones, entendemos que asiste la razón a las apelantes cuando
argumentan que, no habiendo justificado EMI SPAIN la obtención por cesión del derecho de transformación
regulado por el Art. 21 de la L.P.I en relación con la obra musical "My Doorbell", y no pudiendo ser considerada,
en consecuencia, como titular de tal derecho, carece de legitimación para el ejercicio de acciones fundadas
en la infracción del mismo. Lo que determina, obviamente, el éxito del recurso examinado y, correlativamente,
el fracaso del interpuesto por la demandante.
QUINTO.- Estimándose los recursos de apelación de UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y
SUPERCHARANGO S.A., no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por
los mismos de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C., debiendo imponerse a la EMI SPAIN las
causadas por su recurso.
Las costas originadas en la instancia precedente habrán de imponerse a la demandante en vista de la total
desestimación de su demanda de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L O
En atención a lo expuesto la Sala acuerda:
1.- Estimar los recursos de apelación interpuestos por la representación de UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE
& PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.
2.- Revocamos dicha sentencia y, en su lugar, desestimamos la demanda interpuesta por EMI MUSIC
PUBLISHING SPAIN S.A. contra UNILEVER ESPAÑA S.A. y LOWE & PARTNERS S.L. imponiendo a la actora
las costas causadas en la instancia precedente.
3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por los recursos interpuestos
por UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L. y SUPERCHARANGO S.A. e imponemos a EMI MUSIC
PUBLISHING SPAIN S.A., las originadas por su recurso.
De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución a UNILEVER ESPAÑA S.A., LOWE & PARTNERS S.L.
y SUPERCHARANGO S.A. del depósito consignado para recurrir, produciéndose para EMI MUSIC PUBLISHING
SPAIN S.A. la pérdida de su depósito.
Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días
siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción
procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a
los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.
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